T 0566/10 07-07-2015

1. Hauptantrag - Neuheit und erfinderische Tätigkeit

1.1 Die Kammer stellt zunächst fest, dass im Beschwerdeverfahren nicht bestritten wird, dass das Dokument D1 den nächstkommenden Stand der Technik bildet, von dem sich der Gegenstand von Anspruch 1 im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass

- das die Teilbahnen quergefalzt werden (vgl. Verfahrensschritt j)), und

- die dem Druckvorgang zugeordneten Verfahrensschritte Schritte a) bis c) mit einer höheren Geschwindigkeit der Materialbahn (04) durchgeführt werden als die dem nachfolgenden Vereinzelungsvorgang zugeordneten Schritte d) bis j) (vgl. Verfahrensschritt k)).

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist also unbestritten neu, Artikel 54 (1) und (2) EPÜ 1973.

1.2 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin habe ein Fachmann keinerlei Veranlassung, die in den beiden Unterscheidungsmerkmalen definierten Schritte in das spezielle Verfahren nach dem Dokument D1 einzufügen. Sie wendet sich damit gegen die Schlussfolgerung in der angefochtenen Entscheidung, in der diese Maßnahme unter Hinweis auf das allgemeine Fachwissen und die Dokumente D3 oder D8 als naheliegend angesehen wird.

1.3 Hinsichtlich des ersten Unterscheidungsmerkmals ist festzuhalten, dass das Querfalzen für sich genommen mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen bekannt ist. Es bietet einerseits eine größere Flexibilität hinsichtlich der herstellbaren Produktformate, beschränkt jedoch andererseits die Produktions­geschwindigkeit, da es am geschnittenen Produkt vorgenommen wird. Die Tatsache, dass das Querfalzen im konkreten Ausführungsbeispiel des Dokuments D1 nicht implementiert ist, ändert nichts daran, dass es sich dabei um eine im Rahmen der Herstellung von Druckerzeugnissen fachübliche, durch das Format des herzustellenden Produkts bedingte Maßnahme handelt, die ein Fachmann im Bedarfsfall nach Abwägung der genannten Vor- und Nachteile ergreifen wird. Insofern ist das Querfalzen weder mit einer überraschenden Wirkung noch mit einem technischen Vorurteil verbunden. Folglich kann das Querfalzen im beanspruchten Verfahren für sich genommen keine erfinderische Tätigkeit begründen.

1.4 Bezüglich des zweiten Unterscheidungsmerkmals ist festzuhalten, dass in der nächstkommenden Entgegenhaltung D1 der Druckvorgang abgeschlossen ist, bevor mit der Vereinzelung begonnen wird (D1, Spalte 1, Zeilen 58 bis 65). Aufgrund dieser Entkopplung der Prozesse sind die Bahngeschwindigkeiten während des Druck- und des Vereinzelungsvorgangs unabhängig voneinander wählbar. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der Drucktechnik, der mit der Aufgabe konfrontiert ist, die Effizienz des Herstellungsverfahrens zu erhöhen, folgt daraus unmittelbar, dass er die Arbeitsgeschwindigkeit während des Druckens ohne Rücksichtnahme auf die (niedrigere) Vereinzelungsgeschwindigkeit einstellen und so die optimale, mit der Rollendruckmaschine erreichbare Verarbeitungsgeschwindigkeit ausnutzen kann. Das zweite Unterscheidungsmerkmal stellt somit das Ergebnis einer für einen Fachmann selbstverständlichen Produktivitäts­optimierung dar, die schon im Stand der Technik, beispielsweise im Dokument D3, Seite 4, zweiter und dritter Absatz im Grundsatz diskutiert wird.

1.5 Zur Frage eines möglichen Zusammenwirkens der beiden Unterscheidungsmerkmale ist zu berücksichtigen, dass insbesondere der quer zur Bahnlaufrichtung stattfindende Prozessschritt des Falzens die Geschwindigkeit des gesamten Vereinzelungsvorgangs begrenzt und somit die Differenz zur maximalen Druckgeschwindigkeit erhöht. Insofern wird durch das Vorsehen des ersten Unterscheidungs­merkmals in dem aus dem Dokument D1 bekannten Verfahren die Veranlassung des Fachmanns zur Produktivitäts­optimierung nach dem zweiten Unterscheidungsmerkmal noch verstärkt, sodass er die gestellte technische Aufgabe, hohe Produktionseffizienz bei gleichzeitiger Produktvielfalt zu erreichen, ohne erfinderische Tätigkeit lösen und dabei zum Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag gelangen würde, Artikel 56 EPÜ 1973.

2. Zulässigkeit der Hilfsanträge 1, 2 und 3

2.1 Die Ansprüche der Hilfsanträge 1, 2 und 3 wurden mit Schreiben vom 19. Mai 2015, also etwa sechs Wochen vor der mündlichen Verhandlung und etwa drei Monate nach deren Anberaumung eingereicht. Die Beschwerdegegnerin beantragt, diese Hilfsanträge wegen der späten Vorlage nicht zum Verfahren zuzulassen.

2.2 Grundsätzlich steht es gemäß Artikel 13 (1) VOBK im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrens­ökonomie berücksichtigt. Nach Artikel 13 (3) VOBK werden Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung jedoch nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

2.3 Im vorliegenden Fall weisen sämtliche Hilfsanträge 1, 2 und 3 jeweils einen unabhängigen Verfahrensanspruch auf, der auf dem Anspruch 1 des Hauptantrags basiert und weitere, dem letzten Absatz der Seite 5 und ersten Absatz der Seite 6 der ursprünglichen Anmeldung entnommene Merkmale umfasst. Die auf Grundlage der Beschreibung in den unabhängigen Anspruch eingeführten Einschränkungen stellen im Wesentlichen auf die konkrete Ausgestaltung der Falztrichter der beiden Falzapparate ab, auf die die beiden Teilbahnen nach dem Mischen verteilt werden. Somit verlagert die Beschwerdeführerin mit den Hilfsanträgen 1 bis 3 ihr Schutzbegehren in einem späten Verfahrensstadium, nämlich etwa drei Monate nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren, auf Aspekte, deren Bedeutung bisher weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren absehbar war. Hinzu kommt, dass sie nur rudimentär begründet, warum die so geänderten Ansprüche die bestehenden Defizite hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit beheben sollen. Die Kammer und die Beschwerdegegnerin sind folglich damit konfrontiert, diese Frage ohne umfassende Substantiierung vor allem im Hinblick auf Merkmale beurteilen zu müssen, die weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerde­gegnerin auf ihren Beitrag zur Patentfähigkeit hin haben bewerten können, da sie nicht als mögliche Rückzugspositionen, beispielsweise als Gegenstand eines (abhängigen) Anspruchs, erkennbar waren. Dies kollidiert mit dem Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerde­verfahrens, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, und die Richtigkeit dieser Entscheidung in einem vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrennten, unabhängigen Verfahren überprüfen zu lassen (siehe G 9/91 und G 10/91, ABl. EPA 1993, 408, 420, Entscheidungsgründe 18). Damit soll in einem Verfahren vor der Beschwerdekammer, dem ein verwaltungs­gerichtlicher Charakter zuzusprechen ist (siehe G 7/91, ABl. EPA 1993, 356 und G 8/91, ABl. EPA 1993, 346), die Entscheidung im Prinzip auf der Basis des Streitstoffs erster Instanz ergehen, was im Falle der neu vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 3 nicht möglich wäre.

2.4 Unter diesen Umständen müsste die Sache zur Sicherstellung eines ausgewogenen Verfahrens an die Einspruchs­abteilung zurückverwiesen werden, auch um der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit einer zusätzlichen Recherche zu geben. Dem steht jedoch die nach Artikel 13 (1) VOBK zu beachtende Verfahrensökonomie entgegen. Da die Zurückverweisung der vorliegenden Beschwerdesache einer Verlegung der mündlichen Verhandlung gleichkäme, wäre sie zudem in Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 13 (3) VOBK, wonach Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten nicht ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung zuzumuten ist. Hier räumt die Verfahrensordnung den Kammern beim Zulassen von geändertem Vorbringen in der Regel also keinen Ermessensspielraum mehr ein.

2.5 Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer in diesem Zusammenhang noch fest, dass das Vorbringen der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen immer noch ihrem Vortrag vor der ersten Instanz entspricht. Damit sind die Hilfsanträge 1 bis 3 der Beschwerdeführerin auch nicht als eine adäquate Reaktion auf ein ins Verfahren zugelassenes, geändertes Vorbringen der Beschwerdegegnerin zu werten, die zur Wahrung des Grundrechts auf rechtliches Gehör abweichend von den Vorschriften des Artikels 13 (3) VOBK unter Umständen selbst dann ins Verfahren zugelassen werden könnte, wenn dies eine Verlegung der bereits anberaumten mündlichen Verhandlung nach sich ziehen würde (vgl. "Die Behandlung verspäteten Vorbringens in den Verfahren vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", B. Günzel, Sonderausgabe 2 ABl. EPA 2007, 30, Nr. 10.2).

2.6 Aus den genannten Gründen können die vorliegenden Hilfsanträge 1 bis 3 gemäß Artikel 13 (1) und (3) VOBK nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden.

2.7 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Vorlage der Hilfsantrage 1 bis 3 eine unmittelbare Folge der im Ladungsbescheid geäußerten vorläufige Auffassung der Kammer sei, nach der der ursprüngliche, während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren zurückgenommene und mit der Beschwerdeschrift wieder eingereichte Hilfsantrag der gängigen Rechtsprechung folgend nach Artikel 12 (4) VOBK unzulässig sein dürfte. Dem hält die Kammer entgegen, dass die Ursache für diese von der Beschwerdeführerin offenbar als unerwartet wahrgenommene Entwicklung in ihrer eigenen Verfahrensführung im Einspruchs- und Beschwerde­verfahren zu suchen ist und, im Unterschied zur oben im Abschnitt 2.52.5 beschriebenen Situation, nicht bei der Beschwerdegegnerin (oder der Beschwerdekammer). Im Übrigen gibt der Ladungsbescheid keinerlei Veranlassung dafür, als Ersatz für den möglicherweise unzulässigen Hilfsantrag drei neue Hilfsanträge vorzulegen, in denen der vorläufig als nicht erfinderisch angesehene Hauptantrag nicht mit Merkmalskombinationen aus den als Rückfallpositionen prädestinierten abhängigen Ansprüchen eingeschränkt ist, sondern dafür trotz des fortgeschrittenen Verfahrensstandes auf ausschließlich in der Figurenbeschreibung offenbarte Merkmale zurückgegriffen wird, was für das Nichtzulassen der Hilfsanträge 1 bis 3, wie oben dargelegt, entscheidungserheblich war.

2.8 Schließlich kann auch der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass sie beim Einreichen der Hilfsanträge die von der Kammer im Ladungsbescheid gesetzte einmonatige Frist eingehalten habe, nicht überzeugen, da die Kammer dort im Abschnitt 8. ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass das Zulassen von geändertem Vorbringen auch bei Beachtung der dafür gesetzten Frist nach Artikel 13 VOBK grundsätzlich im Ermessen der Kammer liegt. Insofern begründet eine fristgerechte Vorlage allein kein Anrecht auf Berücksichtigung eines geänderten Vorbringens. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass das geänderte Vorbringen von der Art ist, dass es zumindest eine Verlegung der mündlichen Verhandlung notwendig gemacht hätte, weshalb die Kammer trotz des fristgerechten Einreichens nach Artikel 13 (3) VOBK kein Ermessen mehr hatte, es zuzulassen (vgl. Punkt 2.32.3 oben).