T 2704/18 04-03-2020

1. Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ)

1.1 Die Kammer stimmt mit der Feststellung der Prüfungsabteilung überein, dass die Erfindung gemäß Anspruch 1, insbesondere der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 nicht ausführbar ist (Artikel 83 EPÜ).

1.2 Zur Begründung verweist die Kammer auf die in der angefochtenen Entscheidung gegebene Begründung (siehe weiter oben, Punkt II), da die Ausführungen zur Ausführbarkeit in der Beschwerdebegründung (siehe dort Seiten 4 bis 6) identisch sind zu denen aus dem Schreiben der Anmelderin vom 12. März 2018, die in der angefochtenen Entscheidung bereits berücksichtigt wurden (siehe oben Punkt II, unter 3).

1.3 Die Kammer sieht es allerdings als erforderlich an, noch auf die Argumente der Beschwerdeführerin einzugehen (siehe oben, Punkt V), die die angefochtene Entscheidung kritisieren (siehe Beschwerdebegründung, Seite 3) bzw. ergänzend in der mündlichen Verhandlung vorgetragen wurden:

1.3.1 Offenbart die Patentanmeldung kein Ausführungsbeispiel der beanspruchten Erfindung, so ist nach gefestigter Rechtsprechung für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung zu bewerten, ob der Fachmann in der Lage ist, die Erfindung ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten. Das Kriterium des "unzumutbaren Aufwands" ist dabei nicht als Alternative zu betrachten, sondern beschränkt die Beurteilung des erfinderischen Zutuns dahingehend, dass beispielsweise einem dem Fachmann zuzumutenden Herumexperimentieren oder einer zu treffenden Auswahl gewisse Grenzen gesetzt werden. Bei Beurteilung der Ausführbarkeit ist dabei der gleiche Wissensstand des Fachmanns wie bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde zu legen. Die in der Anmeldung enthaltenen Informationen (unter Auswertung der Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) kann der Fachmann durch sein allgemeines Fachwissen ergänzen und auch erkannte Fehler berichtigen (siehe z. B. die von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen T 169/83, T 206/83, T 629/05).

1.3.2 Die Kammer stimmt mit der Prüfungsabteilung überein, dass der Fachmann nicht ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen würde. Dies hat die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auch dadurch ausgedrückt, dass sie die von der Anmelderin zur Ausführbarkeit vorgeschlagene becherartige Konstruktion als "künstlich" oder "rückschauend" bezeichnet hat, also mit Begriffen, die zum Nachweis des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit verwendet werden. Dies ist nicht zu beanstanden.

Strittig ist, wie bei Beurteilung der Ausführbarkeit die Frage zu beantworten ist, ob der Fachmann erfinderisch tätig sein muss, um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen.

1.3.3 Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Maßnahmen, um ausgehend von dem in der Patentanmeldung gezeigten Ausführungsbeispiel bzw. den in der Patentanmeldung offenbarten Informationen zu einer im Sonnenrad integrierten SHV zu gelangen, stellen nach Auffassung der Kammer grundlegende strukturelle Änderungen dar, zu denen der Fachmann nicht im Rahmen seines routinemäßigen Handelns durch Versuche oder Herumexperimentieren gelangen würde. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die ein Experimentieren im Falle von behaupteten Wirkungen, Parametern oder Grenzen von Bereichen (insbesondere im Bereich der Chemie) sowie der Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten (z. B. Auswahl geeigneter Materialien, Dimensionierungen und Verfahrensparameter, ohne Angabe mindestens eines Weges zur Ausführung der beanspruchten Erfindung, siehe T 1133/08) als vertretbar ansieht, trifft nach Auffassung der Kammer vorliegend also nicht zu.

1.3.4 Unabhängig davon, ob der Fachmann von einem einteiligen oder zweigeteilten Sonnenrad ausgeht, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, ist zum einen die Lagerung der Statorachse gegenüber der offenbarten Ausführungsform zu modifizieren und nur noch einseitig einzuspannen, zum anderen ist noch ein becherförmiger Kragen am Sonnenrad anzubringen, um das kennzeichnende Merkmal der Integration der SHV in das Sonnenrad zu erfüllen. Diese Modifikationen setzen nach Auffassung der Kammer ein erfinderisches Zutun voraus, wie durch die nachfolgende Betrachtung verdeutlicht werden soll:

Die Patentanmeldung offenbart eine SHV, die - dem Argument der Beschwerdeführerin folgend - aus zwei Getrieberädern und einem gehäusefesten Stator besteht und einem Planetengetriebe (dessen Sonnenrad auf einem Lagerzapfen des Elektromotors sitzt) nachgeschaltet ist. Zusätzlich findet sich im kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 der zur Prüfung eingereichten Unterlagen (aus Anspruch 11 der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen stammend) die Information, dass "die Selbsthemmungsvorrichtung (SHV) in das Sonnenrad (32) des Planetengetriebemechanismus (34) integriert ist". Damit wird also eine Alternative zu der im Detail in den Figuren und der Beschreibung offenbarten Ausführungsform vorgeschlagen. Dies ist vergleichbar mit der Situation bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, dass in einem Dokument des Standes der Technik ein Ausführungsbeispiel gezeigt ist und an anderer Stelle dieses Dokuments oder in einem weiteren Dokument rein textlich eine Alternative dazu vorgeschlagen wird, ohne dass diese Alternative detaillierter beschrieben wird.

Die zu lösende Aufgabe kann nicht darin bestehen, dass der Fachmann angewiesen wird, die SHV in das Sonnenrad zu integrieren, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, da dem Fachmann damit schon ein Hinweis auf die zu erwartende Lösung gegeben wird. Ist mit dem unterscheidenden Merkmal kein weiterer Vorteil oder technischer Effekt verbunden, besteht die zu lösende Aufgabe darin, eine Alternative zu dem bekannten Ausführungsbeispiel zu suchen. Vorliegend mag sogar ein Vorteil darin zu sehen sein, dass (wie in Bezug auf das Ausführungsbeispiel der Figur 7 der Patentanmeldung angesprochen) eine noch größere Untersetzung erreicht wird, wenn die SHV näher an den Elektromotor rückt.

Der mit der letztgenannten Aufgabe befasste Fachmann würde vielleicht noch daran denken, zur Erzielung einer größeren Untersetzung die in der Patentanmeldung offenbarte SHV zwischen dem Elektromotor und dem Planetengetriebe vorzusehen. Es mag auch noch im Rahmen des allgemeinen Fachwissens liegen, das erste Getrieberad der SHV von einem Ritzel des Elektromotors antreiben zu lassen und das zweite Getrieberad zum Antrieb des Sonnenrades zu nutzen, indem das zweite Getrieberad die Achse des Sonnenrades antreibt. Wieso der Fachmann aber noch zusätzlich einen becherförmigen Kragen am Sonnenrad vorsehen würde, kann die Kammer nicht erkennen. Wie in der angefochtenen Entscheidung (unter 3) festgestellt, zielt diese Modifikation nur darauf ab, das unterscheidende Merkmal der Integration der SHV in das Sonnenrad zu realisieren, würde also nur in Kenntnis der Erfindung und damit rückschauend vorgenommen und wäre erfinderisch. Vor diesem Hintergrund kann es dahingestellt bleiben, ob dem Fachmann eine einseitige Lagerung der Statorachse im Gehäuse als weitere Modifikation geläufig ist.

Wenn der Fachmann aber aufgrund seines Fachwissens nicht ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand gelangen würde, ist nach Auffassung der Kammer die Ausführbarkeit der Erfindung nicht gegeben.

1.3.5 Eine Umkehr der Beweislast zugunsten der Anmelderin bei Zweifeln an der Frage der Ausführbarkeit ist gemäß Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht generell geboten, sondern bei sich widersprechenden und unsubstantiierten Aussagen zur Ausführbarkeit. Dies ist vorliegend nicht der Fall, da sowohl die Anmelderin als auch die Prüfungsabteilung sich argumentativ mit der strittigen Frage auseinandergesetzt haben, ob der Fachmann erfinderisch tätig werden muss, um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Die Kammer kann deshalb nicht erkennen, dass die Prüfungsabteilung die Frage der Ausführbarkeit im Zweifel für die Anmelderin hätte entscheiden müssen. Gemäß der Entscheidung T 63/06 ist zudem die Patentinhaberin (bzw. vorliegend die Anmelderin) für die Behauptung beweispflichtig, dass das allgemeine Fachwissen es dem Fachmann tatsächlich ermöglichen würde, die Erfindung auszuführen, wenn im Patent (bzw. vorliegend in der Anmeldung) keinerlei Angaben dazu gemacht, wie ein Merkmal der Erfindung (vorliegend: die Integration der SHV in das Sonnenrad) in die Praxis umgesetzt werden kann und glaubhaft ist, dass das allgemeine Fachwissen diese Umsetzung dem Fachmann nicht ermöglichen würde.

Vor diesem Hintergrund ist sogar fraglich, ob die Patentanmeldung einen Weg zur Ausführung der Erfindung zeigt, da die Erfindung gerade in der Integration der SHV in das Sonnenrad bestehen soll.