T 0100/07 09-07-2009

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 18. Januar 2007 gegen die am 15. Dezember 2006 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent EP 1 122 151 widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdeschrift enthielt bereits eine Beschwerdebegründung, die mit weiteren Schriftsätzen vom 29. Januar 2007, 19. Februar 2007 und 16. April 2007 ergänzt wurde.

II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents sich in naheliegender Weise aus dem im Einspruchsverfahren zitierten Stand der Technik ergibt. Als Stand der Technik hat sie insbesondere die Vorbenutzungen von drei Anhängern "D4", "D5" und "D7" gemäß den jeweiligen Unterlagen D4a bis D4j, D5a bis D5p und D7a bis D7h und die Entgegenhaltungen

D3: DE-A-26 18 465

D6: GB-A-1 457 311

berücksichtigt.

Die Unterlagen D5a bis D5p sind schriftliche Beweismittel für die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung eines Anhängers mit der Typenbezeichnung OSD-58-05V, nachfolgend Vorbenutzung "D5" genannt.

III. Am 9. Juli 2009 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe, ihre erneute Entscheidung über Aufrechterhaltung und Widerruf des angegriffenen Patentes auf der Grundlage ihrer verfahrensleitenden Verfügungen bezüglich verspätet vorgebrachter Beweismittel der Einsprechenden in der Stellungnahme vom 31. Juli 2006 zu fällen (Hauptantrag), hilfsweise die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit den mit Schreiben vom 16. April 2007 eingereichten Rechtsfragen zu befassen (1. Hilfsantrag), weiter hilfsweise, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs (2. Hilfsantrag), weiter hilfsweise, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung (3. Hilfsantrag).

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung.

IV. Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Fahrzeug mit ausziehbarem Tiefbett zum Transport einer schweren Sattellast mit einem vorderen Trägerverband (1), der mit einer vorderen Lastaufnahme auf dieser dreh- bzw. schwenkbar verbunden ist, einer Lastfläche (3), einem hinteren Trägerverband (2) und zumindest einem Fahrwerk (4), das unterhalb, vor und/oder hinter der Lastfläche (3) angeordnet und von gegenüberliegenden Rädern (4') gebildet ist, wobei der vordere Trägerverband (1) über eine Teleskopverbindung mit dem hinteren Trägerverband (2) verbunden ist und die Teleskopverbindung ein Verschieben des vorderen Trägerverbandes (1) relativ zum hinteren Trägerverband (2) in Längsrichtung ermöglicht und von einer in eine hülsenartige Aufnahme (5) eingeschobenen und in dieser verschieb- und festlegbar gelagerten Schubstange (6) gebildet ist, wobei die Schubstange (6) in einem eingeschobenen Zustand des Fahrzeugs mit einem ihrer Enden zwischen und/oder neben den Rädern (4') des Fahrwerks (4) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Räder (4') in einer Einzelradaufhängung an dem Fahrwerk (4) gelagert sind und die Schubstange auf oder unterhalb der Höhe der Radachse der Räder (4') angeordnet ist."

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zum Hauptantrag

In der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2006 habe die Einspruchsabteilung nicht nur Ausführungen zur Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes gemacht, die unter den Vorbehalt der Vorläufigkeit fallen würden, sondern in einem gesonderten Absatz IV mit der Überschrift "Hinweis zum weiteren Verfahren" auch klare verfahrensleitende Verfügungen abgegeben, für die der Vorbehalt der Vorläufigkeit selbstverständlich nicht gelten könne. Diese Verfügungen lauteten: "Die Mängel beim Nachweis der Vorbenutzungen D4 und D5 hätten gemäß Regel 55 EPÜ vor Ablauf der Einspruchsfrist behoben werden müssen. Eine spätere Mängelbehebung ist auch durch eine spätere Zeugenvernehmung nicht möglich. Dieser Sachverhalt geht auch aus den vergleichbaren veröffentlichten Beschwerdekammerentscheidungen T 328/87 und T 28/93 hervor. Auf eine Ladung des von der Einsprechenden angebotenen Zeugen, Herrn R. van den Berg kann daher verzichtet werden". Laut diesen Verfügungen habe sich die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ darauf festgelegt, Beweismittel, die die Vorbenutzungen "D4" und "D5" beträfen und von der Einsprechenden verspätet vorgebracht würden, nicht zu berücksichtigen. Insbesondere würde aus der Verfügung, den angebotenen Zeugen nicht zu laden, klar hervorgehen, dass diese Verfügungen nicht vorläufig gewesen sein konnten. Denn andernfalls hätte die Einspruchsabteilung für den Fall, dass sie im Laufe der mündlichen Verhandlung die Zeugenvernehmung doch für erforderlich gehalten hätte, eine neue mündliche Verhandlung anberaumen müssen, was nicht angehen könne. Nachdem die Einspruchsabteilung ihr Ermessen gemäß Artikel 114 (2) EPÜ ohne Einmischung der Parteien nun einmal ausgeübt und den beteiligten Parteien mit den genannten verfahrensleitenden Verfügungen mitgeteilt habe, hätte sie sich an diese Verfügungen festhalten lassen müssen und zwar unter dem übergeordneten allgemeinen Gesichtspunkt der Rechtssicherheit für die vor dem EPA Recht Suchenden. Der Artikel 114 (2) sei geschaffen worden, um dem EPA die Möglichkeit zu geben, Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Er sei jedoch nicht dazu geschaffen worden, eine einmal erfolgte Festlegung des EPA auf eine Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu einem späteren Verfahrenszeitpunkt willkürlich und ohne Begründung wieder umzuwerfen, wie dies im vorliegenden Fall geschehen sei.

Bei dem Entschluss der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung, die eigenen, im schriftlichen Verfahren erlassenen Verfügungen zu desavouieren und die verspätet eingereichten Unterlagen zu den Vorbenutzungen "D4" und "D5" zu berücksichtigen, habe es sich um einen Akt der Willkür gehandelt, der noch dazu in seinen Auswirkungen der Patentinhaberin entgegen Artikel 113 EPÜ das rechtliche Gehör beschnitten habe. Die Einspruchsabteilung habe ersichtlich ihre Entscheidung auf Gründe gestützt, zu denen die Patentinhaberin nicht adäquat habe Stellung nehmen und reagieren können. Darüber hinaus hätte die Einspruchsabteilung begründen müssen, warum sie nicht mehr an ihren Verfügungen festhalten wollte. Dies habe sie jedoch trotz mehrfachen Nachfragen seitens der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung nicht getan.

b) Zum ersten Hilfsantrag (Vorlage an die Große Beschwerdekammer)

Im Hinblick auf die Grundsätzlichkeit der Bedeutung der Entscheidung des hier vorliegenden Sachverhalts und die divergierenden Entscheidungen T 22/89 und T 669/90, werde hilfsweise beantragt, die Große Beschwerdekammer mit der folgenden Rechtsfrage zu befassen (Artikel 112 (1) a) EPÜ):

"Ist das Europäische Patentamt an eine einmal getroffene und den Beteiligten mit eingehender Begründung unter Bezugnahme auf einschlägige Entscheidungen von Beschwerdekammern mitgeteilte Verfügung gemäß Artikel 114 (2) dahingehend, dass es von einem Beteiligten verspätet vorgebrachte oder noch vorzubringende Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigen werde, für das gesamte nachfolgende Verfahren gebunden oder ist es ihm gestattet, zu jedwedem Zeitpunkt während des laufenden Verfahrens, z. B. auch noch in einer mündlichen Verhandlung eines Einspruchsverfahrens, eine solche Verfügung zu kassieren, noch dazu ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich durch die Verfügung eingetretenen Verfahrensfolgen?

Mit anderen Worten und speziell auf den vorliegenden Fall angewandt:

Ist das EPA an eine nach pflichtgemäßem Ermessen entweder gesondert oder im Rahmen einer vorläufigen Stellungnahme zur Patentfähigkeit eines durch Einspruch angegriffenen Patents (eines sogenannten Zwischenbescheids) erlassene Verfügung nach Artikel 114 (2) gebunden oder kann es dieselbe wahlweise im weiteren Verfahren auch wieder kassieren, noch dazu ohne Rücksicht auf die durch die Verfügung während deren Existenz eingetretenen Verfahrensfolgen?"

c) Zum zweiten Hilfsantrag

Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht unterstellt, dass es sich bei dem Fahrzeug nach der Vorbenutzung "D5" um ein Fahrzeug mit Tiefbett nach dem Verständnis der Fachwelt handele. Obwohl die Patentschrift keine Definition des Begriffs "Tiefbettfahrzeug" enthalte, sei unter einem Tiefbettfahrzeug ein Fahrzeug zu verstehen, das eine Lastfläche aufweise, die in ihrer gesamten Ladebreite, die in der Regel der Fahrzeugbreite entspreche, gegenüber dem Fahrwerk mit seinen Rädern abgesenkt sei. Die Lastfläche eines Tiefbettfahrzeugs erstrecke sich zwischen einem vorderen und einem hinteren Trägerverband und liege etwa 400 mm über dem Boden und somit wesentlich tiefer als die Lastfläche eines Tiefladers, welche sich in einem Höhenbereich von 800-900 mm über dem Boden befinde. Der Anhänger gemäß der Vorbenutzung "D5" sei ein Tieflader aber kein Tiefbettfahrzeug.

Des Weiteren zeigten nach den eigenen Angaben der Beschwerdegegnerin die Konstruktionszeichnungen D5d und D5e nicht, dass die Räder des Fahrwerks in einer Einzelradaufhängung an dem Fahrwerk gelagert seien. Das Fahrzeug nach der Vorbenutzung "D5" verwende nämlich ein Fahrwerk mit verkröpften Starrachsen, was ein altbekanntes und bewährtes Prinzip sei. Aus dem Dokument D6 sei zwar eine Einzelradaufhängung für Anhänger bekannt, der Fachmann sei jedoch seit Jahrzehnten und trotz des entsprechenden Bedarfs nicht auf den Gedanken gekommen, eine solche Aufhängung bei einem Tiefbettfahrzeug zu verwenden. Auch die Beschwerdegegnerin, die eine langjährige Erfahrung beim Bau derartiger Fahrzeuge gewonnen habe, sei auf diese erfinderische Lösung nicht gestoßen. Die Einspruchsabteilung habe deshalb die erfinderische Tätigkeit zu Unrecht in Abrede gestellt.

d) Zum dritten Hilfsantrag

Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Kammer den Einspruch nicht zurückweise, werde die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß den mit Schreiben vom 16. April 2007 eingereichten Hilfsanträgen II bis VI angestrebt, wobei der mit Schreiben vom 16. April 2007 gestellten Hilfsantrag I ausdrücklich zurückgenommen werde.

Durch die überraschende Wendung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung sei der Beschwerdeführerin damals die Möglichkeit genommen worden, sich auf die neue Sachlage einzustellen und angemessen zu reagieren. Die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge zeigten, welche Reaktionsmöglichkeiten die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung gehabt hätte. Die Zurückverweisung des Verfahrens an die erste Instanz zur Prüfung der Hilfsanträge würde daher der Billigkeit entsprechen. Ferner habe auch die Beschwerdegegnerin die Zurückverweisung an die erste Instanz zur Prüfung der Hilfsanträge beantragt, so dass es nicht angebracht erscheine, den Parteien einen Instanzenverlust aufzuerlegen.

VI. Die Beschwerdegegnerin brachte im Wesentlichen folgendes vor:

a) Die Einspruchsabteilung habe weder gegen die Bestimmungen des Artikels 114 (2) EPÜ noch gegen die des Artikels 113 (1) EPÜ verstoßen.

Wie den ersten drei Absätzen des Ladungsbescheids der Einspruchsabteilung zu entnehmen sei, handele es sich auch bei den verfahrensrechtlichen Verfügungen um eine vorläufige Stellungnahme. In dieser vorläufigen Stellungnahme seien erstmalig Einwände gegen die Vorbenutzungen seitens der Einspruchsabteilung erhoben worden. Es sei aufgrund der zitierten Entscheidungen offensichtlich gewesen, dass die Einspruchsabteilung die Zulässigkeit eines Einspruchs mit der Substantiierung einer Vorbenutzung verwechselt habe. Die Beschwerdegegnerin habe auf diese vorläufige Stellungnahme reagiert und dargelegt, warum aus ihrer Sicht die Vorbenutzungen sehr wohl ausreichend substantiiert worden seien. Des Weiteren habe sie in Reaktion auf diese unerwarteten und neuen Einwände seitens der Einspruchsabteilung neue Beweismittel eingereicht, die im Einklang mit der Rechtsprechung in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren zugelassen worden seien.

Im Übrigen seien diese neuen Beweismittel nicht verspätet eingereicht worden, da die Einspruchsabteilung gemäß Regel 59 EPÜ 1973 weitere Unterlagen angefordert habe. Daher sei Artikel 114 (2) EPÜ vorliegend gar nicht anwendbar. Doch selbst wenn dem so wäre, wäre Artikel 114 (1) EPÜ in jedem Fall vorrangig.

Die Einspruchsabteilung habe sich nicht an ihre vorläufige Stellungnahme halten müssen. Würde man dies anders sehen, so wäre eine mündliche Verhandlung überflüssig gewesen. In der mündlichen Verhandlung habe eben auch die Beschwerdegegnerin das Recht gehabt, ihren Standpunkt zu vertreten. Von diesem Recht habe sie auch Gebrauch gemacht, was die Beschwerdeführerin aufgrund der Vorläufigkeit der Stellungnahme nicht habe überraschen dürfen. Außerdem seien die Vorbenutzungshandlungen bereits in der Einspruchsschrift geltend gemacht und Beweismittel angekündigt worden, wobei der Beschwerdegegnerin geläufig hätte sein müssen, dass nach der Rechtsprechung hochrelevante Beweismittel nachgereicht werden können.

b) Die von der Beschwerdeführerin beantragte Vorlage an die Große Beschwerdekammer sollte abgelehnt werden, da sie nicht zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung beitrage und keine grundsätzliche Entscheidung im vorliegenden Verfahren benötigt werde.

c) Die Einspruchsabteilung habe zu Recht dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 die erfinderische Tätigkeit aberkannt.

d) Die mit Schreiben vom 16. April 2007 eingereichten Hilfsanträge II bis VI seien nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, da die Beschwerdeführerin ausreichend Gelegenheit gehabt habe, Hilfsanträge im erstinstanzlichen Verfahren zu stellen, jedoch davon keinen Gebrauch gemacht habe. Für den Fall, dass die Kammer diese Hilfsanträge dennoch in das Verfahren zulassen sollte, werde die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung beantragt.