T 0907/91 (Rotationsverbrennungssystem/ Gukelberger) 08-10-1993

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In dem geltenden, mit der Eingabe vom 14. Mai 1991 eingereichten Anspruch 1 wurden, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt wird, gegenüber dem in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 1990 eingereichten Anspruch 1 neben redaktionellen Änderungen Merkmale weggelassen, so z.B. das die abgerundete Form des Rezirkulationskanals betreffende Merkmal in Zeile 16, und es wurde ein neues Merkmal gemäß Zeilen 26 und 27 hinzugefügt. Diese Änderungen im Anspruch 1 sind nach Sicht der Kammer als relativ geringfügig anzusehen, so daß die Prüfungsabteilung sich nicht vor die Aufgabe gestellt sah, einen völlig neuen Gegenstand zu prüfen. Hinzu kommt, daß die Prüfung der abhängigen Ansprüche sowie der angepaßten Beschreibung in der mündlichen Verhandlung nicht zum Abschluß gebracht wurde (siehe "Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 1990, Seite 3, Absatz 2 bis Seite 4, Absatz 2).

Es hat sich somit schon aus verfahrensökonomischen Gründen angeboten, neben der ohnehin noch ausstehenden Prüfung der abhängigen Ansprüche und der Beschreibung den neuen Anspruch 1 auf das Erfordernis der Regel 86 (3) EPÜ hin zu prüfen.

Es ist der Akte des Prüfungsverfahrens jedoch nicht zu entnehmen, daß eine Prüfung der neu eingereichten Unterlagen gemäß Regel 86 (3) EPÜ erfolgt ist.

3. In der "Niederschrift über die mündliche Verhandlung" vom 10. Dezember 1990 ist auf dem Titelblatt angegeben, der Anmelder werde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß keine weiteren Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen ohne Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden könnten.

Der Beschwerdeführer konnte sich somit schon gemäß diesem von der Prüfungsabteilung selbst gegebenen Hinweis darauf verlassen, daß die Prüfungsabteilung neu eingereichte Unterlagen daraufhin überprüfen würde, ob sie dazu ihre Zustimmung geben könne, und dem Anmelder das Ergebnis dieser Überprüfung mitteilen würde. Abgesehen von diesem Umstand konnte der Anmelder auch erwarten, daß eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über das Schicksal der Anmeldung auf Gründe gestützt sein würde, zu denen er sich äußern konnte, wie dies im Artikel 113 (1) EPÜ als allgemeine Rechtsmaxime niedergelegt ist.

4. Nach Auffassung der Kammer hätte die Prüfungsabteilung vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen oder mündlichen Verfahren darlegen müssen, aus welchen Gründen sie ihre Zustimmung zu den neu eingereichten Unterlagen verweigerte.

Solche Gründe können formaler oder materiell- patentrechtlicher Natur gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ sein.

Es können aber auch Gründe zum Tragen kommen, die auf allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts beruhen (vgl. Artikel 125 EPÜ), wie beispielsweise die Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren verschleppenden Änderungsanträgen seitens des Anmelders, die auf einem offensichtlichen Mißbrauch des Patenterteilungsverfahrens beruhen.

In dem vorliegenden Fall sind die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Unterlagen Gegenstand der zweiten Änderung der Unterlagen nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids. In einem solchen Fall kann nicht von einer planmäßigen Verzögerung und damit von einem Mißbrauch des Verfahrens gesprochen werden, die es rechtfertigen könnten, den geltenden Antrag als unzulässig zu bewerten und die Anmeldung mangels Vorlage eines zulässigen Antrags zurückzuweisen.

5. Die in der angefochtenen Entscheidung (vgl. Seite 4, Absatz 1) angeführte Begründung für die Zurückweisung der Anmeldung, der Beschwerdeführer habe keine berechtigten Gründe dafür vorgetragen, daß in den mit ihm in der mündlichen Verhandlung vereinbarten Unterlagen substantielle Änderungen vorgenommen werden müßten, enthält keine auf den Bestimmungen des EPÜ beruhenden Gründe im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ.

Der Versuch des Beschwerdeführers, eine in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbarte Ausführungsform der Erfindung in die für die Erteilung des Patents vorgesehenen Unterlagen aufzunehmen und dafür die Zustimmung der Prüfungsabteilung zu erhalten, ist - abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall des Verfahrensmißbrauchs - als legitime Maßname zur Verteidigung der Interessen des Beschwerdeführers anzusehen. In einem solchen Fall wäre die Prüfungsabteilung verpflichtet gewesen, dem Beschwerdeführer die formal-patentrechtlichen, materiell- patentrechtlichen bzw. verfahrensrechtlichen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung vor Erlaß der Entscheidung mitzuteilen (vgl. auch Entscheidung T 183/89 - 3.2.1 vom 30. Juli 1990).

6. Wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, war für die Prüfungsabteilung nicht erkennbar, warum die neu eingereichte Fassung der Unterlagen von der in der mündlichen Verhandlung erarbeiteten Fassung abweichen sollte. Aus dieser Aussage geht hervor, daß die Sachprüfung zu einem Zeitpunkt abgebrochen wurde, zu dem noch keine Klarheit über die Patentfähigkeit eines wesentlichen Teils des neu vorgelegten Schutzbegehrens, insbesondere des Gegenstands von Anspruch 14, seitens der Prüfungsabteilung bestand.

Eine rechtswirksame Bindung der Abgabe des Einverständnisses eines Anmelders mit den zur Patenterteilung vorgesehenen Unterlagen tritt zumindest nicht vor der Erklärung des Einverständnisses gemäß Regel 51 (4) EPÜ ein (vgl. Entscheidung T 1/92 - 3.3.2 vom 27. April 1992), wobei dieser Erklärung die Zustellung der gesamten für die Patenterteilung vorgesehenen Unterlagen unter Gewährung einer Frist zur Äußerung von mindestens zwei Monaten vorausgeht. Im vorliegenden Fall war dieses Verfahrensstadium zum Zeitpunkt der Zurückweisung der Anmeldung noch nicht erreicht, so daß von einer unwiderruflichen Bindung des Beschwerdeführers an die im Rahmen der mündlichen Verhandlung erarbeiteten Unterlagen aufgrund des in der Verhandlung abgegebenen Einverständnisses nicht gesprochen werden kann.

Selbst in dem Fall, daß ein Anmelder zu einem relativ späten Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens, nämlich nach Zustellung der Unterlagen gemäß Regel 51 (4) EPÜ, noch Änderungen vorschlägt, denen die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zustimmt, hat die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe aufzufordern, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen (Regel 51 (5) EPÜ).

In gleicher Weise ist eine solche Aufforderung seitens der Prüfungsabteilung zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens erforderlich; sie ist überdies im Artikel 113 (1) EPÜ als allgemeine Maxime verankert.

7. Der Erlaß der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung, ohne daß dem Beschwerdeführer zuvor die Gründe für das Nichteinverständnis der Prüfungsabteilung mit den geänderten Unterlagen unter Aufforderung zur Stellungnahme mitgeteilt wurden, stellt einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Dies hat zur Folge, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist und die Sache zur weiteren Prüfung in Anwendung des Artikels 111 (1) EPÜ an die Vorinstanz zurückverwiesen wird.

Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht und daher gemäß Regel 67 EPÜ anzuordnen ist.

8. Der hilfsweise Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung ist unter den gegebenen Umständen gegenstandslos, da die Kammer dem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entsprochen hat und die Durchführung der materiell-rechtlichen Sachprüfung der Erstinstanz obliegt.