c)
Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un autre produit – Article 64(2) CBE 

Dans l'affaire T 912/91, la chambre a estimé que le changement de catégorie des revendications, à savoir que les revendications de produit du brevet tel que délivré ayant pour objet des corps composites sont devenues des revendications portant sur l'utilisation de graphite pour obtenir un corps en céramique composite frittée présentant certaines caractéristiques, n'étendait pas la portée de la protection conférée par les revendications du brevet délivré. Même si l'on considère que la revendication d'utilisation équivalait à une revendication de procédé comprenant l'étape consistant à utiliser le graphite dans le corps fritté, et que l'art. 64(2) CBE 1973 a pour effet de conférer également une protection au produit résultant de ce procédé, il ne s'agit pas là d'une extension de la protection au sens de l'art. 123(3) CBE 1973, car le corps composite fritté était défini dans la revendication d'utilisation de manière plus restrictive que le corps composite de la revendication délivrée (plage plus étroite de la teneur en graphite, etc.).

Dans l'affaire T 37/90, le changement d'une revendication de produit comprenant un matériau déterminé en une revendication d'utilisation du matériau pour la fabrication du produit a été admis.

Dans l'affaire T 282/09, les revendications de la requête principale telles que modifiées ne comportaient que des revendications relatives à une utilisation, lesquelles avaient remplacé les revendications de produit du brevet délivré, qui avaient pour objet une entité physique. La chambre a jugé que, conformément à la pratique de l'OEB (cf. T 401/95), une revendication concernant "l'utilisation d'une entité physique en vue d'obtenir un produit" devait être considérée comme une revendication de procédé comprenant des étapes physiques en vue de l'obtention du produit à l'aide de l'entité physique, si bien que ce type de revendication d'utilisation était une revendication de procédé au sens de l'art. 64(2) CBE. Conformément à cette disposition de la CBE, le produit est également protégé s'il est obtenu directement par ce procédé. Lorsque le produit est obtenu par ce procédé, il entre donc dans le champ de la protection conférée par ce type de revendication d'utilisation (cf. décision G 2/88, JO 1990, 93, point 5.1 des motifs). En l'espèce, la protection conférée après la modification était plus étendue que celle offerte auparavant, ce qui contrevenait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, puisque le produit obtenu à l'aide de l'entité physique n'était pas protégé avant la modification des revendications, alors qu'il l'était désormais suite à cette modification. Voir aussi T 1471/14.

Dans l'affaire T 1954/12, la revendication 3 du brevet tel que délivré portait sur une cellule caractérisée par la présence d'un acide nucléique recombiné codant le VKOR. Les revendications 2 et 3 de la requête principale portaient sur l'utilisation de la cellule de la revendication 3 du brevet tel que délivré pour réaliser une protéine VKD. La chambre a fait observer que décision la G 2/88 fait la distinction entre "les brevets revendiquant l'utilisation d'un produit en vue d'obtenir un effet donné … [et] … les brevets ... dont l'objet technique est un procédé d'obtention d'un produit". En ce qui concerne ce dernier cas, la chambre a estimé, en se référant à l'art. 64(2) CBE, que "la protection est conférée non seulement au procédé d'obtention revendiqué, mais aussi au produit obtenu directement par ce procédé". La chambre a estimé que les méthodes qui faisaient l'objet des revendications 2 et 3 visaient directement la fabrication d'un produit particulier, à savoir la protéine VKD, et donc, que la protection conférée par ces revendications n'était pas limitée au procédé de fabrication revendiqué mais s'étendait également à ce produit. La protection conférée par la revendication 3 du brevet délivré ne s'étendait pas à ce produit et, à cet égard, la protection conférée par les revendications 2 et 3 s'étendait au-delà de la protection conférée par la revendication 3 du brevet délivré. La décision G 2/88 a toutefois exigé de faire la comparaison entre l'ensemble des revendications avant la modification et après celle-ci. Dans l'affaire en cause, la protection conférée par les revendications 4 à 7 du brevet délivré s'étendait, conformément à l'art. 64(2) CBE, au produit obtenu, à savoir, la protéine VKD. La chambre a conclu que les revendications 4 à 7 du brevet délivré protégeaient le produit obtenu par les méthodes des revendications 2 et 3 de la requête principale, à savoir, une protéine VKD. Il était satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE.

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