La jurisprudence des États parties à la CBE

Date de publication en ligne: 15.12.2017

E. Revendications

1. Clarté des revendications

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 27 octobre 2015 (X ZR 11/13) – Bande de jointoiement

Mots-clés : revendications – examen de la clarté après la délivrance du brevet

Le brevet litigieux (EP 0 792 973) concernait, dans sa version défendue au titre de la présente procédure, l'utilisation, dans la construction routière, d'une bande en tant que bande de jointoiement travaillable à froid.

Le demandeur a fait valoir qu'il y avait lieu de vérifier si le terme "séparé" employé dans la caractéristique 4 de la revendication qui avait été limitée lors de l'action en nullité du brevet satisfaisait à l'exigence de clarté. La Cour fédérale de justice a indiqué qu'un tel examen ne pouvait être effectué.

La Cour fédérale de justice a fait observer que lorsque le titulaire du brevet limite lui-même son brevet au cours d'une action en nullité, il convient d'établir si la limitation envisagée est admissible, car il se pourrait par exemple que l'objet ainsi défini aille au-delà de la divulgation initiale ou qu'il ait pour effet d'élargir l'étendue de la protection conférée par le brevet. Il est également possible d'apprécier si des caractéristiques et termes introduits dans la revendication sont admissibles en déterminant si la revendication, du fait de cet ajout, est rédigée de manière suffisamment claire et précise (cf. Arrêt de la Cour fédérale de justice X ZR 88/09 – Système de traitement par faisceau d'électrons). Cette exigence découle de l'art. 84, deuxième phrase CBE et, en ce qui concerne le droit allemand, du § 34, alinéa 3, point 3 de la Loi sur les brevets ensemble le § 9, alinéa 6 du décret relatif à la procédure régissant les affaires de brevets (PatV).

Cependant, ni la Convention sur le brevet européen ni la Loi allemande sur les brevets ne prévoient la possibilité d'examiner la clarté de revendications contenues dans un brevet qui a déjà été délivré. Le brevet tel que délivré, ou tel que modifié pendant la procédure d'opposition, confère à son titulaire des droits dont il ne peut être privé, en totalité ou en partie, que dans les cas prévus par la loi, à savoir lorsqu'il existe un motif d'opposition ou de nullité. Ces motifs sont énoncés de manière exhaustive dans la Convention sur le brevet européen ainsi que dans le droit allemand (art. 100 et 138 CBE ; §§ 21 et 22 de la Loi sur les brevets). Or, l'absence de clarté n'en fait pas partie. Par conséquent, il ne peut être procédé à un examen de la clarté dans la mesure où les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées de l'absence de clarté présumée (cf. décision G 3/14 de la Grande Chambre de recours de l'OEB).

En vertu de ces principes, il n'était donc pas possible d'examiner dans le cadre du présent litige les revendications du brevet qui avaient été transformées en revendications d'utilisation. Le terme contesté, à savoir "séparé", n'a pas été ajouté à la revendication du brevet reformulée en revendication d'utilisation. Il figurait déjà dans la revendication de produit telle que modifiée pendant la procédure d'opposition, laquelle, mis à part le fait qu'elle revêtait désormais la forme d'une revendication d'utilisation, était restée inchangée.

La Cour fédérale de justice a résumé sa position comme suit : lorsque le titulaire du brevet limite lui-même son brevet au cours d'une action en nullité, il n'est en tout état de cause pas possible d'examiner si la revendication du brevet limitée satisfait à la condition de clarté dans la mesure où les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées de l'absence de clarté présumée.

2. Interprétation des revendications et étendue de la protection

AT Autriche

Cour d'appel régionale de Vienne, 15 mars 2016 (34 R 146/15p)

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – étendue de la protection – objection "Formstein"

Conformément au § 163(1) de la Loi sur les brevets, il est possible de demander à l'office des brevets de faire constater à l'encontre du titulaire d'un brevet qu'un objet ou un procédé n'entre pas dans l'étendue de la protection conférée par ce brevet. Cette disposition est une lex specialis, de sorte qu'une telle constatation ne peut être obtenue par une action déclaratoire devant une juridiction. Lorsqu'une action en contrefaçon est en instance devant une juridiction, une demande de constatation est irrecevable.

La cour d'appel régionale de Vienne, se référant au protocole interprétatif de l'art. 69 CBE, a fait observer que, pour déterminer le contenu de la revendication d'un brevet, il importe d'établir comment il convient d'interpréter le texte du brevet délivré, en s'appuyant sur les explications fournies par la description et les dessins. La question de savoir si le dossier de délivrance plaide en faveur d'une étendue plus limitée n'est pas déterminante (Cour suprême, 17 Ob 35/09k ; 4 Ob 214/12t).

Dans la procédure relative à une demande de constatation, le § 163(5) de la Loi sur les brevets fait obligation à l'office des brevets de tenir également compte, pour évaluer l'étendue de la protection conférée par le brevet, de l'état de la technique indiqué par les parties à la procédure. L'étendue de la protection est dès lors limitée par l'état de la technique à la date de dépôt ou à la date de priorité, une revendication de brevet ne pouvant pas englober des éléments qui faisaient déjà partie de l'état de la technique avant la date de dépôt (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 3/02 ; Op 2/13 ; Cour suprême, 4 Ob 9/06m).

Compte tenu de la primauté de l'état de la technique public, il est permis d'objecter, lors de la détermination de l'étendue de la protection, que le mode de réalisation contesté n'est pas une invention brevetable au vu de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité (objection dite "Formstein"; cf. Cour fédérale de justice allemande, X ZR 28/85 – Formstein). Lorsqu'une telle objection est formulée dans une action en contrefaçon instruite en vertu du droit allemand, le mode de réalisation attaqué ne doit pas mettre en œuvre les caractéristiques du brevet en litige à l'identique, c'est-à-dire au sens littéral. Si tel était le cas et que la contrefaçon n'était pas confirmée, la délivrance du brevet serait remise en question de manière implicite. Or, la juridiction statuant sur l'action en contrefaçon n'est pas habilitée à le faire, puisqu'elle est liée par la délivrance du brevet. Dans le cas d'un brevet litigieux mis en œuvre à l'identique, il faut invoquer le défaut de validité juridique dans une action en nullité distincte. L'objection "Formstein" n'est donc pertinente que dans le cas où un brevet est contrefait par équivalence (Cour fédérale de justice, X ZR 74/14).

Selon la cour d'appel régionale de Vienne, une telle différenciation n'est pas nécessaire dans une procédure au titre du § 163 de la Loi sur les brevets, puisque, en l'occurrence, la question de la nullité (partielle) de l'objet litigieux – et donc au moins indirectement la question de la validité de la délivrance – peuvent être soulevées. Il convient de tenir compte de l'état de la technique sans faire une quelconque distinction entre identité au sens littéral et équivalence. En outre, la validité formelle de la délivrance du brevet n'entre pas en ligne de compte en tant que critère déterminant. Lorsque l'objection "Formstein" est invoquée dans la procédure inter partes qui est instruite en première instance par l'office des brevets en tant qu'administration de délivrance, il se peut que le brevet doive être considéré de facto comme nul. Contrairement à la situation en Allemagne, la délivrance du brevet n'a donc pas d'effet contraignant.

La cour d'appel régionale de Vienne a finalement confirmé la décision de l'office des brevets, selon laquelle le brevet du requérant, en ce qu'il découle de l'état de la technique à la date de priorité du brevet en litige, n'entre pas dans l'étendue de la protection conférée par le brevet de l'intimé (brevet en litige EP 1 989 066).

BE Belgique

Cour de cassation, 12 mars 2015 (C.14.0098.F) – Saint-Gobain c. Knauf

Mots-clés: revendications – interprétation des revendications – équivalents

La Cour de cassation énonce que le brevet étant un monopole qui déroge au principe de la liberté d'entreprendre, il est d'interprétation restrictive. Il doit cependant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet, de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

Note de la rédaction : Confirmation par la Cour de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Liège, 19 septembre 2013 (2011/RG/1503) Saint-Gobain c. Knauf, publié dans "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2011-2014, publication supplémentaire – JO 2/2015, page 155 (brevet européen 0 399 320).

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 14 octobre 2014 (X ZR 35/11) – Droits d'accès

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – modes de réalisation non compris dans l'interprétation

L'invention portait sur un procédé d'attribution de droits d'accès à un canal de télécommunication (EP 1 186 189).

La Cour fédérale de justice a estimé que le Tribunal fédéral des brevets avait interprété la revendication de telle manière qu'aucun des modes de réalisation présentés dans le fascicule de brevet n'était compris dans l'objet du brevet.

La Cour fédérale de justice a jugé qu'une telle interprétation n'était envisageable que si les autres interprétations possibles, conduisant à la prise en compte d'au moins une partie des modes de réalisation, étaient nécessairement exclues ou que la revendication contenait suffisamment d'indices clairs laissant penser que l'objet revendiqué s'écartait bel et bien dans une large mesure de la description.

Ces conditions n'étaient pas réunies dans la présente espèce. Au contraire, il ressortait suffisamment clairement de la revendication que les deux modes de réalisation présentés dans la description devaient être considérés comme étant compris dans les caractéristiques de la revendication.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 12 mai 2015 (X ZR 43/13) – Éléments de rotor

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications

Les demandeurs ont fait valoir que l'objet du brevet litigieux avait été étendu de manière inadmissible et n'était pas brevetable.

La Cour fédérale de justice a estimé qu'une juridiction doit d'abord interpréter la revendication en cause à la lumière de la description et des dessins, avant de pouvoir se demander si l'objet du brevet litigieux, tel que révélé par l'interprétation, a été divulgué dans les pièces initiales comme étant l'invention ou comme faisant partie de celle-ci. L'examen d'une extension inadmissible doit donc être précédé par la détermination du contenu de la revendication à examiner.

Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, une revendication doit toujours être interprétée, y compris lorsque le libellé de la revendication semble clair. Il arrive en effet que la description du brevet donne sa propre définition des expressions utilisées, lesquelles constituent alors un "lexique propre au brevet"(Cour fédérale de justice XZR 85/96 – Vis de serrage). De la même manière, le principe selon lequel la revendication l'emporte sur la description en cas de contradiction parce que c'est elle et non la description qui définit et, par là même, délimite l'objet protégé (Cour fédérale de justice X ZR 16/09 – Dispositif d'occlusion) n'exclut pas que la compréhension de la revendication qui résulte de la description et des dessins diffère de celle qui résulte de son seul libellé.

Le rôle de la description est d'expliciter l'invention protégée. En cas de doute, il convient d'avoir une compréhension de la description et de la revendication d'où il ressort, non pas que ces deux parties du fascicule de brevet sont en contradiction, mais qu'elles constituent au contraire des éléments connexes de l'enseignement technique que le brevet met à la disposition de l'homme du métier sous la forme d'un ensemble cohérent. Ce n'est que si une telle compréhension est impossible qu'il est légitime de ne pas s'appuyer sur certaines parties de la description pour l'interprétation. Une interprétation de la revendication d'où il ressortirait qu'aucun des modes de réalisation présentés dans le fascicule de brevet n'est compris dans l'objet du brevet ne serait envisageable que si les autres interprétations possibles, conduisant à la prise en compte d'au moins une partie des modes de réalisation, étaient nécessairement exclues ou que la revendication contenait suffisamment d'indices clairs laissant penser que l'objet revendiqué s'écartait bel et bien dans une large mesure de la description (Cour fédérale de justice X ZR 35/11 – Droits d'accès). Lors de la détermination du sens d'une revendication, même une formulation qui, prise isolément, est claire n'est pas prépondérante si l'interprétation de la revendication à la lumière de la description et des autres revendications exige d'intervertir deux expressions utilisées dans la revendication.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 2 juin 2015 (X ZR 103/13) – Tringlerie à croisillon

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – ajout d'éléments

Le brevet litigieux (EP 1 366 968) portait sur une poussette pliante pour enfants ou pour poupées, comprenant un châssis de poussette.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la description et les dessins, qui permettent à l'homme du métier de comprendre et de visualiser l'enseignement revendiqué, doivent être pris en compte non seulement pour déterminer l'étendue de la protection (art. 69(1) CBE, § 14 de la Loi allemande sur les brevets), mais également pour interpréter la revendication, et ce indépendamment de la question de savoir si cette interprétation sera retenue pour l'examen d'une contrefaçon, pour l'évaluation de la brevetabilité de l'objet revendiqué ou pour l'examen de tout autre moyen de nullité (Cour fédérale de justice X ZR 117/11 – Mousse de polymère I ; X ZR 43/13 – Éléments de rotor).

Il convient à cet égard de lire le fascicule de brevet de façon cohérente et, en cas de doute, de comprendre la revendication de telle sorte qu'il n'en résulte aucune contradiction par rapport aux développements de la description et aux représentations sous forme d'images dans les dessins (Cour fédérale de justice X ZR 16/09 – Dispositif d'occlusion). Les fascicules de brevet constituent par eux-mêmes un lexique propre des expressions qu'ils utilisent. Si ces expressions sont utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans l'usage courant, la seule signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du fascicule de brevet (Cour fédérale de justice X ZR 85/96 – Vis de serrage). Ce n'est que lorsqu'il est impossible de concilier l'enseignement revendiqué avec la description et les dessins, et qu'il subsiste une contradiction insoluble, qu'il est permis, lors de la détermination de l'objet du brevet, d'ignorer les éléments constitutifs de la description n'ayant pas été repris dans la revendication (Cour fédérale de justice X ZR 16/09 – Dispositif d'occlusion). En conséquence, une interprétation de la revendication d'où il ressortirait qu'aucun des exemples de réalisation présentés dans le fascicule de brevet n'est compris dans l'objet du brevet ne serait envisageable que si les autres interprétations possibles, conduisant à la prise en compte d'au moins une partie des exemples de réalisation, étaient nécessairement exclues ou que la revendication contenait suffisamment d'indices clairs laissant penser que l'objet revendiqué s'écartait bel et bien dans une large mesure de la description (Cour fédérale de justice X ZR 35/11 – Droits d'accès). Si plusieurs exemples de réalisation sont présentés dans la description comme conformes à l'invention, les expressions utilisées dans la revendication doivent, en cas de doute, être comprises de telle sorte que l'ensemble des exemples de réalisation puissent servir à l'exécution de l'invention.

La Cour fédérale de justice a également fait observer que les juridictions saisies d'une action en contrefaçon devaient interpréter le brevet litigieux de manière indépendante. Ce faisant, elles ne sont liées, ni en droit, ni en fait, par l'interprétation donnée par la Cour fédérale de justice dans le cadre d'une procédure de révocation du brevet litigieux.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 9 juin 2015 (X ZR 101/13) – Mousse de polymère II

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – ajout d'éléments

Le brevet litigieux portait sur des objets composés d'une mousse de polymère, ainsi que sur un procédé de fabrication de ces objets.

La Cour fédérale de justice a confirmé sa jurisprudence selon laquelle l'examen d'une extension inadmissible doit être précédé d'une interprétation de la revendication à examiner, afin de déterminer la signification de la revendication et en particulier la contribution de l'éventuelle caractéristique litigieuse au résultat escompté de l'invention. Le Tribunal fédéral des brevets a omis de déterminer l'objet du brevet litigieux à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués dans le fascicule de brevet avant de se demander si cet objet avait été étendu de manière inadmissible par rapport aux pièces initiales. La revendication d'un brevet délivré présente les caractéristiques d'une norme juridique (Cour fédérale de justice X ZB 13/06 – Axe instantané de rotation II), et la question de savoir ce qu'il advient d'une revendication en tant qu'objet protégé constitue une question de droit (jurisprudence constante depuis l'arrêt de la Cour fédérale de justice X ZR 156/97 – Lame de niveleuse). Une fois saisie, une juridiction est tenue de répondre aux questions de droit posées, et elle ne peut se soustraire à cette obligation même lorsque la règle de droit n'est pas claire ou que son interprétation est difficile. Elle ne peut s'abstenir de déterminer l'objet de l'invention au motif qu'une caractéristique est indéterminée et qu'elle ne permet pas (par conséquent) de délimiter l'état de la technique (suivant l'arrêt de la Cour fédérale de justice X ZR 95/05 – Machine de construction de chaussée).

Le sens d'une caractéristique doit être dégagé en tenant compte du résultat qu'elle est censée produire selon l'homme du métier au vu de l'invention. À cet égard, l'usage linguistique courant ainsi que l'usage professionnel général peuvent livrer des indices de ce que comprend l'homme du métier. Cependant, étant donné que les expressions utilisées dans une description de brevet peuvent être utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans la langue courante, la signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du contexte général du fascicule de brevet. Plus le contenu du fascicule de brevet laisse à penser qu'une expression est prise dans une acception différente de celle de la langue courante, moins il est justifié de recourir à l'usage général des termes employés (Cour fédérale de justice X ZR 85/96 – Vis de serrage).

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 13 octobre 2015 (X ZR 74/14) – Système de capuchon de sortie d'air

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications

Dans cette affaire, le demandeur faisait valoir des prétentions en raison de la contrefaçon du brevet européen 0 596 939, relatif à un système de capuchon de sortie d'air pour un pistolet pulvérisateur de peinture.

Pour interpréter la revendication du brevet (et notamment la caractéristique "empêcher une circulation d'air"), la cour d'appel avait pris comme point de départ le sens général du terme, qu'elle avait déterminé sur la base de la signification au niveau linguistique. La Cour fédérale de justice n'a pas remis en question cette manière de procéder sur le principe. Cependant, la cour d'appel s'était ensuite bornée, pour l'essentiel, à examiner si le fascicule du brevet faisait ressortir des éléments permettant une interprétation différente. Selon la Cour fédérale de justice, cette approche était en contradiction avec les principes suivants.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, un brevet doit être interprété non pas en fonction de la signification au niveau linguistique, ou sur le plan de la logique scientifique, des termes employés dans la revendication, mais en fonction de leur signification sur le plan technique, laquelle doit être déterminée en tenant compte du problème et de la solution, tels qu'ils découlent de manière objective du brevet (cf. notamment Cour fédérale de justice X ZR 76/68 – Cylindre d'étirage ; Cour fédérale de justice X ZR 85/96 – Vis de serrage). La signification d'une revendication dans sa totalité et la contribution que les différentes caractéristiques apportent au résultat produit par l'invention brevetée constituent à cet égard les critères déterminants (cf. notamment Cour fédérale de justice X ZR 72/05 – Unité de traction pour une machine d'étirage I). Il convient de déduire de la fonction des différentes caractéristiques, dans le contexte de la revendication, le problème technique que ces caractéristiques résolvent réellement de manière individuelle et dans leur globalité (cf. notamment Cour fédérale de justice X ZR 113/11 – Cuve-palette III).

Le terme "empêcher [la circulation d'air]" tout comme les termes "obturer", "obstruer" et "bloquer", cités par la cour d'appel en tant que synonymes, peuvent fréquemment impliquer, dans le contexte d'une circulation d'air, que le but est de rendre toute entrée d'air impossible. La cour d'appel en a conclu implicitement que le brevet litigieux enseigne qu'un blocage partiel de l'entrée d'air est insuffisant. Selon la Cour fédérale de justice, la cour d'appel a négligé ce faisant d'examiner, dans le contexte de la solution au problème défini, si cette interprétation est compatible avec le sens technique de la caractéristique, qui est déterminant. Elle aurait dû établir si la caractéristique contestée exige d'empêcher totalement la circulation d'air ou s'il suffit d'empêcher celle-ci en partie. Selon la Cour fédérale de justice, c'est cette deuxième interprétation qui est correcte, la description faisant apparaître qu'il suffit d'empêcher partiellement la circulation d'air dès lors que l'effet visé par l'invention peut être obtenu.

La Cour fédérale de justice a résumé sa position comme suit : si, dans un fascicule de brevet, deux mesures qui ne se distinguent que sur le degré d'action (en l'occurrence "empêcher" et "restreindre" la circulation d'air) et qui ne sont pas différenciées de manière plus précise sont mentionnées comme point de départ pour une difficulté survenant dans l'état de la technique, on ne saurait conclure d'emblée, en s'appuyant sur le fait que la revendication indique seulement la mesure ayant une action plus prononcée (en l'occurrence "empêcher [la circulation d'air]"), que la mesure ayant une action plus faible ne suffit pas pour réaliser l'enseignement protégé.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 10 mai 2016 (X ZR 114/13) – Échangeur de chaleur

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – interprétation de la revendication principale à partir d'une revendication dépendante

Le brevet litigieux (DE 196 54 370) portait sur un système de chauffage doté de canaux de ventilation destiné à des véhicules ouverts (cabriolets) et permettant de ventiler la tête avec de l'air chaud. La revendication 1 prévoyait à cet effet un chauffage distinct muni d'un échangeur de chaleur séparé, et la revendication dépendante 3 des fils de chauffage électriques dans au moins une partie des canaux de ventilation.

Selon la Cour fédérale de justice, pour comprendre le concept d'"échangeur de chaleur", le tribunal de seconde instance s'est appuyé avant tout sur la relation entre la revendication 1 et la revendication dépendante 3, et sur le fait qu'un élément décrit comme étant un fil chauffant était prévu dans cette dernière revendication dépendante comme moyen supplémentaire de chauffage du flux d'air. Le tribunal de seconde instance en a conclu qu'un appareil ne peut être qualifié d'échangeur de chaleur si la chaleur est produite de la même manière qu'avec un fil chauffant. La Cour fédérale de justice ne partage pas ce raisonnement.

Déterminer la signification d'une revendication dépendante peut en principe aider à interpréter correctement la revendication principale. En effet, les revendications dépendantes développent la solution protégée par la revendication principale et peuvent donc fournir, de manière indirecte, des informations quant à l'enseignement technique de celle-ci. À cet égard, il convient toutefois de noter que les revendications dépendantes ne limitent pas l'objet de la revendication principale, mais en exposent simplement, à l'instar des modes de réalisation (Cour fédérale de justice X ZR 255/01 – Dispositif d'individualisation du côté du fond), des formes possibles, qui présentent éventuellement un avantage supplémentaire.

Du reste, ce sont les circonstances de l'espèce, et notamment la nature de l'ajout proposé dans la revendication dépendante pour compléter l'enseignement technique de la revendication principale, ainsi que la manière dont cet ajout développe l'objet de la revendication principale, qui déterminent dans quelle mesure il est possible de tirer, à partir de l'objet d'une revendication dépendante, des conclusions valables pour comprendre la revendication principale et les concepts qu'elle utilise. Si une caractéristique est complétée par un aspect qui la développe à des fins d'optimisation fonctionnelle, cela permet éventuellement de tirer des conclusions valables quant à la compréhension qu'il convient d'avoir de ladite caractéristique au vu de l'enseignement du brevet litigieux. Il en va cependant autrement lorsqu'un élément supplémentaire est ajouté aux caractéristiques de la revendication principale.

Or, tel est le cas en l'espèce, puisqu'un moyen de chauffage autonome supplémentaire (fils chauffants) a été ajouté en vue d'accroître l'efficacité du système de chauffage. Par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de seconde instance, il n'est possible de tirer aucune conclusion quant au fonctionnement du principal moyen de chauffage prévu, à savoir l'échangeur de chaleur.

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (15e chambre), 7 janvier 2016 (3/2016) – Gamesa Corporación Tecnológica et al c. Aloys Wobben

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – étendue de la protection

Le brevet européen (ES) 0 847 496, détenu par M. Wobben, portait sur un procédé permettant d'actionner une centrale éolienne. Gamesa avait affirmé, devant le Tribunal de première instance no 6, que le brevet était nul, entre autres pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive. Parallèlement, M. Wobben avait poursuivi Gamesa (devant le Tribunal de première instance no 8 de Barcelone), alléguant que ce dernier avait contrefait le brevet en installant en Espagne des turbines pour vent fort à l'aide de la technologie revendiquée. Les deux procédures avaient été jointes par le Tribunal de première instance no 6. Celui-ci avait conclu que le brevet était valable et qu'il avait été contrefait par certaines turbines de Gamesa.

En appel, la cour d'appel de Barcelone (15e chambre) a estimé que la question principale du litige était de savoir si le critère appliqué pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet était le même en matière de validité qu'en matière de contrefaçon. Gamesa a estimé que le Tribunal de première instance n'avait pas appliqué le même critère. Tandis que l'effet technique de la caractéristique pertinente était le seul élément qui rendait le brevet nouveau et inventif, ce même effet technique n'avait pas été pris en compte pour exclure la contrefaçon.

La cour d'appel a considéré que l'interprétation des revendications et la détermination de l'étendue de la protection qu'elles conféraient étaient essentielles à la fois pour juger de la validité du brevet et pour déterminer s'il y avait eu contrefaçon. L'étendue de la protection est définie par le contenu des revendications, qu'il convient d'interpréter en tenant compte de la description et des dessins (art. 26 et 60.1 de la loi espagnole sur les brevets et art. 69 CBE). Il ressort clairement de la description du brevet que la caractéristique essentielle et distinctive du procédé breveté est qu'en cas de vent d'une vitesse extrême, la turbine éolienne continue de fonctionner sans s'arrêter, en réduisant sa puissance et la vitesse du rotor, alors que les turbines conventionnelles s'arrêtent soudainement lorsque le vent atteint une certaine vitesse ("vitesse maximale d'arrêt"). La cour d'appel a estimé que la protection conférée par le brevet s'étendait uniquement aux turbines éoliennes qui continuent de fonctionner sans interruption et évitent l'arrêt, ce qui résoud du même coup le problème d'hystérésis due à l'alternance marche/arrêt. Elle a conclu que les turbines éoliennes pour vent fort installées par Gamesa n'étaient pas couvertes par le brevet, car elles s'arrêtaient à une vitesse de vent élevée (vitesse maximale). La cour d'appel a par conséquent annulé le jugement de première instance et considéré que le brevet n'avait pas été contrefait.

Pour des procédures parallèles concernant ce brevet européen dans d'autres États, voir le chapitre H.3. Procédé permettant d'actionner une centrale éolienne.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 26 Mai 2016 (14/05090) – Mme W et France Brevets c. Nintendo

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – estoppel et historique du dossier

Le brevet français 0 608 323 a été déposé le 22 septembre 2006 et délivré le 6 mars 2009. Il a pour titre "Pèse-personne postural dynamique permettant une détection d'une posture bipède équilibrée". Un des objets de l'invention est de permettre à un utilisateur de se concentrer sur la répartition du poids de son corps sur ses appuis plantaires en situation de verticalité (en appui sur une surface plane, mobile) en lui faisant prendre conscience d'un déséquilibre.

Estimant que la Wii Balance Board et le logiciel Wii Fit de la société Nintendo (société N), associés à la console Wii, reproduisaient les caractéristiques de son brevet 0 608 323, Mme W a fait assigner la société N en contrefaçon de son brevet français. La société N demandait à titre reconventionnelle la nullité des revendications en litige.

L'homme du métier selon Mme W est un masseur-kinésithérapeute, ayant en outre des connaissances de base en mécanique et en électronique (lesquelles relèvent d'ailleurs de son cursus scolaire et universitaire). Selon le tribunal tout comme pour la société N, l'homme du métier est une équipe composée d'un spécialiste de posturologie et d'un ingénieur dans le domaine des instruments de mesure, en particulier des pèse-personnes disposant aussi de connaissances dans le traitement du signal.

Pour l'interprétation du brevet, les parties ne donnent pas la même définition à deux caractéristiques du brevet. Le tribunal relève que les réponses faites par le mandataire de Mme W dans le cadre de l'examen du brevet européen 2 067 009 qui couvre la même invention constituent des indices qui doivent être pris en compte lors de l'interprétation des revendications d'un brevet, au regard notamment de sa description. En effet, les réponses faites dans le cadre de la procédure d'examen à l'OEB éclairent le tribunal sur la signification que l'inventeur entend donner lui-même à un certain nombre de notions et dans certains cas les explicitent ou les limitent. Elles constituent donc nécessairement un bon indicateur de ce que l'inventeur a voulu protéger et de ce que représente réellement son invention ; elles sont un indice important de la portée de l'invention et de l'interprétation qui doit en être faite.

Le tribunal juge qu'en l'espèce, Mme W ne peut pas soutenir devant le tribunal une position complètement opposée à celle affirmée devant l'OEB et ce en application du principe "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui".

Finalement le tribunal conclut à la nullité des revendications litigieuses notamment après examen de la nouveauté au regard de l'appareil Multitest (antériorité ayant date certaine - manuel d'utilisation et mémoire universitaire).

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 24 juin 2015 – Smith & Nephew plc c. ConvaTec Technologies Inc [2015] EWCA Civ 607

Mots-clés : revendications - interprétation des revendications – plages de valeurs numériques

Lord Justice Kitchin a estimé, dans son jugement concernant le brevet européen 1 343 510, que l'approche générale exposée dans les décisions Kirin Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd [2004] UKHL 46 et Virgin Atlantic Airways Ltd c. Premium Aircraft Interiors UK Ltd [2009] EWCA Civ 1062 concernant l'interprétation d'une revendication de brevet était tout autant applicable à une revendication contenant une plage de valeurs numériques. La question cruciale était de savoir ce que l'homme du métier aurait compris du sens que l'auteur entendait donner aux termes et aux valeurs numériques utilisés dans la revendication. Les scientifiques ont pour habitude d'exprimer les valeurs numériques avec un degré de précision choisi de manière délibérée ; le degré de précision utilisé pour chaque nombre indique donc au lecteur la manière dont l'auteur souhaite que le nombre soit compris.

Selon Lord Justice Kitchin, certains points pertinents pour les revendications de ce type ont été soulevés dans la jurisprudence des juridictions anglaises et des chambres de recours de l'OEB. Premièrement, la portée de toute revendication de ce type doit être exactement la même, que l'on envisage la contrefaçon ou la validité du brevet. Deuxièmement, rien ne peut justifier d'utiliser des arrondis ou toute autre sorte d'approximation en vue de modifier l'enseignement de l'état de la technique ou la contrefaçon alléguée. Troisièmement, la signification et la portée d'une plage de valeurs numériques figurant dans une revendication de brevet doivent être vérifiées à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier et au regard du fascicule du brevet considéré dans son ensemble. Quatrièmement, il peut arriver qu'en s'appuyant sur ses connaissances générales et sur l'enseignement du fascicule du brevet, l'homme du métier comprenne que le titulaire du brevet a choisi d'exprimer les valeurs numériques figurant dans la revendication avec un degré de précision déterminé mais limité, de manière à ce que la revendication inclue toutes les valeurs qui sont comprises dans la plage revendiquée lorsqu'elles sont exprimées avec le même degré de précision. Cinquièmement, la question de savoir si tel est le cas ou non dépend de l'ensemble des circonstances, notamment du nombre de décimales ou de chiffres significatifs avec lesquels les valeurs numériques de la revendication semblent avoir été exprimées.

Note de la rédaction : La question de l'interprétation des plages de valeurs numériques s'est posée également dans les affaires Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Dr Reddy's Laboratories UK Ltd & Sandoz Ltd [2016] EWHC 1517 (Pat) et [2016] EWCA Civ 1053.

NL Pays-Bas

Cour suprême, 5 février 2016 – Bayer c. Sandoz

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – étendue de la protection – équivalents

Les procédures de référé en question concernaient deux brevets européens délivrés à Bayer pour la drospirénone (EP 0 918 791 et EP 1 149 840), tous deux revendiquant une priorité du 12 août 1996.

La drospirénone est un des principes actifs utilisés dans deux contraceptifs oraux que Bayer commercialise aux Pays-Bas sous les marques Yasmin et Yaz. Sandoz commercialise une version générique de Yasmin qui contient de la drospirénone produite par Industriale Chimica à l'aide d'un composé organique connu sous le nom de TEMPO comme catalyseur d'oxydation, au lieu du ruthénium, un sel métallique revendiqué dans le brevet européen 0 918 791. C'était cette méthode adaptée de production de la drospirénone qui était en question dans la présente affaire.

Selon Bayer, cette méthode était équivalente à l'un des procédés protégés par ses deux brevets (ou aux deux procédés) et, étant donné que le contraceptif générique de Sandoz devait être considéré comme directement obtenu par application de cette méthode, sa commercialisation aux Pays-Bas constituait une contrefaçon de brevet.

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, Bayer a fait valoir que la juridiction de degré inférieur n'avait pas appliqué le bon test pour établir qu'un brevet ne couvrait pas des équivalents, à savoir si son titulaire avait eu de bonnes raisons de ne pas les protéger, alors qu'il aurait pu le faire. La cour a estimé que la position de Bayer n'était pas fondée en droit.

D'après la cour, la juridiction inférieure s'était demandé, à juste titre, si l'homme du métier de compétence moyenne aurait compris, à partir de la revendication 1 du brevet européen 0 918 791, que Bayer avait délibérément choisi d'utiliser du sel de ruthénium comme catalyseur d'oxydation. Pour ce faire, elle avait pris en considération le contenu du brevet, l'état de la technique, la finalité du procédé breveté, les avantages associés à ce procédé, la connaissance de l'existence des substances en question, leur nature, ainsi que leur relation entre elles, et elle s'était demandé dans quelle mesure et de quelle manière cela permettait d'atteindre le résultat escompté – le tout en partant du point de vue de l'homme du métier de compétence moyenne. Après avoir mis en balance toutes ces circonstances, la juridiction inférieure avait conclu que Bayer avait délibérément choisi le sel de ruthénium et que, par conséquent, le fait d'utiliser TEMPO comme catalyseur ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen 0 918 791. La Cour n'était pas compétente pour interférer dans l'appréciation des facteurs pertinents par la juridiction inférieure et les motifs avancés dans la conclusion de cette dernière n'étaient ni obscurs, ni insuffisants.

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, Bayer n'avait tout d'abord pas tenu compte du fait qu'il ressortait clairement du jugement de la juridiction inférieure que, d'après elle, l'homme du métier n'aurait pas considéré que TEMPO était une substance capable de produire le même résultat que le sel de ruthénium, si bien que son utilisation ne pouvait pas être considérée comme un équivalent. Bayer avait également fait abstraction du fait qu'en l'espèce, il y avait lieu de déterminer si, du point de vue de l'homme du métier, les revendications, lues à la lumière de la description et des dessins, laissaient de la place à des équivalents, compte tenu du double objectif qui était d'offrir à la fois une protection suffisante au titulaire du brevet et une sécurité juridique aux tiers. Pour trancher cette question, il importait peu de savoir si, lors du dépôt de la demande de brevet, le titulaire du brevet avait eu l'intention de se passer d'une telle protection pour des équivalents.

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (15e chambre), 2 février 2016 (20/2016) – Oatly AB c. Liquats Vegetals SA et al.

Mots-clés : revendications – revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention – étendue de la protection – critères de validité et de contrefaçon

Le brevet européen 0 731 646 portait sur une suspension de céréales homogène et stable ayant le goût et l'arôme de l'avoine naturelle et pouvant être obtenue par un procédé spécifique. La revendication 1 avait pour objet un produit caractérisé par son procédé d'obtention. La juridiction de première instance avait rejeté l'action en contrefaçon introduite par le titulaire du brevet.

En appel, la cour d'appel de Barcelone a été appelée à statuer sur l'interprétation de la revendication 1 et l'étendue de la protection conférée par cette revendication. Le titulaire du brevet a fait valoir que les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention étaient de véritables revendications de produits et que, partant, l'étendue de la protection n'était pas limitée au procédé décrit. La cour d'appel a fait observer que, contrairement à des pays comme les États-Unis qui prônent certains critères restrictifs, l'OEB considérait les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention comme des revendications de produits. Aux termes des Directives F-IV, 4.12 (version de 2013), "une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. […] celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit (cf. T 20/94)." Un certain nombre de décisions des chambres de recours, ainsi que des décisions de juridictions allemandes et la décision rendue au Royaume-Uni Kirin-Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd. ([2004] UKHL 46) ont été citées à cet égard. La cour d'appel a toutefois souligné que l'étendue de la protection conférée par le brevet, telle que définie dans les revendications, ne pouvait, conformément à l'approche de l'OEB, être fondée ou justifiée que si elle correspondait à un apport technique. La cour d'appel a clairement indiqué que, bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention constitue une sorte de revendication de produit, son apport technique n'est pas un produit défini indépendamment de son procédé d'obtention. Le procédé fait partie intégrante de la revendication et il n'est donc pas surprenant qu'il faille en tenir compte pour délimiter ou interpréter (mais non limiter) l'étendue de la protection dans le contexte de la contrefaçon, à tout le moins lorsqu'il n'est pas clairement établi que le produit prétendument contrefaisant est identique au produit revendiqué, comme c'est le cas en l'espèce.

La cour d'appel a noté qu'il était exact que la doctrine de l'OEB concernait à proprement parler la validité du brevet au stade de l'examen. Elle n'est donc pas directement applicable à la contrefaçon, pour laquelle les juridictions nationales jouissent d'une compétence exclusive. Cependant, on ne saurait en déduire que cette doctrine n'est pas applicable aux affaires de contrefaçon. La cour d'appel a fait observer qu'il serait erroné, en matière de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, de trancher les questions de contrefaçon différemment des questions de validité, autrement dit de dissocier l'examen de la validité de celui de la contrefaçon, étant donné que ces deux questions sont étroitement liées. Elle a retenu, s'agissant de l'interprétation des revendications, que les preuves tirées de l'historique de la procédure de délivrance du brevet et, en particulier, la décision de la division d'opposition de l'OEB ne pouvaient pas être écartées si elles étaient pertinentes pour établir la signification et l'étendue véritables d'une revendication.

Dans la présente affaire, les déclarations faites par le titulaire du brevet devant la division d'opposition de l'OEB ont permis de clarifier l'étendue de la revendication en question. La cour d'appel a fait observer qu'il n'était pas possible d'interpréter le brevet comme ayant une portée plus large dans le contexte de la contrefaçon que celle revendiquée par le demandeur lui-même pour justifier la nouveauté. La Cour accorderait sinon ainsi au titulaire du brevet un monopole excessif, non justifié par sa véritable contribution. La cour d'appel a conclu que le produit obtenu par le procédé de fabrication ne pouvait pas avoir contrefait le brevet et a rejeté l'appel interjeté par le titulaire du brevet.

4. Modifications des revendications

AT Autriche

Cour d'appel régionale de Vienne, 19 août 2014 (34 R 34/14s)

Mots-clés : modifications des revendications – renonciation partielle – extension de l'étendue de la protection

Dans le cadre de la procédure de renonciation unilatérale engagée en application de l'art. 46, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi autrichienne sur les brevets, l'office des brevets avait rejeté la demande de renonciation partielle du titulaire du brevet européen 0 502 314 au motif que la modification de la revendication consistait à ajouter des caractéristiques tirées de la description. Cette pratique constante de l'office des brevets est fondée sur le raisonnement suivant : l'adjonction de caractéristiques tirées de la description engendre une combinaison de caractéristiques n'ayant fait l'objet d'aucune recherche, ni d'aucun examen ; il en découle que la sécurité juridique des tiers n'est plus garantie de manière suffisante, car l'étendue de la protection des revendications du brevet délivré n'est plus fiable. De plus, en raison de l'ajout de substances actives bien précises, l'objet central de la revendication ne porte plus sur un composé général mais une combinaison de substances actives. Il y a ainsi déplacement de l'objet de l'invention.

La cour d'appel a estimé qu'il convient, en cas de renonciation partielle, de reconnaître le droit substantiel du titulaire du brevet de disposer de son droit de protection. Si la renonciation ne porte que sur certaines parties du brevet, ce dernier reste en vigueur en ce qui concerne les autres parties, à condition qu'elles puissent encore faire l'objet d'un brevet indépendant (Cour Suprême, 17 Ob 26/08k, Op 1/13).

En vertu de l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par le contenu des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il importe en particulier de prêter attention à la formulation (des parties caractérisantes) des revendications du brevet, laquelle peut être soit fermée, soit plus ou moins ouverte.

Se référant à la décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, la cour d'appel a considéré que la revendication nouvellement déposée limitait l'étendue de la protection conférée par le brevet. Elle n'allait pas non plus au-delà du contenu de la divulgation initiale (Cour Suprême, 17 Ob 26/08k, 17 Ob 24/09t, Op 1/13), étant donné que les substances actives mentionnées dans la nouvelle revendication figuraient déjà comme agents de combinaison dans la description du brevet initial. Dans ces conditions, c'est-à-dire en l'absence de dépassement de la divulgation initiale et d'extension de l'étendue de la protection, même un changement de catégorie était autorisé (Cour Suprême, 17 Ob 26/08k).

L'utilisation du terme "contenant" montre que le choix s'est porté sur une formulation ouverte de la revendication dans le brevet délivré. Par conséquent, la demande nouvellement déposée visant à restreindre la portée de la revendication de médicament à une préparation constituée d'une combinaison de substances actives n'a pas pour effet d'introduire un objet différent ("aliud") non autorisé, mais de limiter l'étendue de la protection. L'objet partiel de l'invention telle que décrite dans le brevet apparaît clairement dans l'enseignement concret relatif au dosage des substances tiré de cette formulation de combinaison. Rien n'empêche de reprendre les associations médicamenteuses lorsque l'objet du brevet est formulé ouvertement dans la revendication et qu'aucun doute n'est permis concernant la revendication de médicament dépendant des revendications qui portent uniquement sur des substances, et lorsque ces associations médicamenteuses et les substances actives devant être associées sont divulguées dans la description comme faisant partie de l'invention en question (cf. BGH Piperazinoalkylpyrazole, X ZB 6/76).

La cour d'appel a décidé de modifier les revendications du brevet conformément à la demande de renonciation partielle.

BE Belgique

Cour d'appel de Mons, 3 avril 2017 (17/1385) – Société Nouvag c. Monsieur M.

Mots-clés : modifications des revendications – absence de violation de l'art. 123(2) CBE – jurisprudence des chambres de recours.

Monsieur M, chirurgien, est titulaire du brevet européen 0 971 754, portant sur un appareil de liposuccion comprenant une canule d'aspiration ; l'idée de l'invention étant de créer un mouvement de nutation de la canule. Selon le brevet, ce mouvement de nutation provoque la dissociation des graisses et facilite leur aspiration.

La société N, qui commercialise un appareil de liposuccion, a agi en nullité du brevet européen. En 2015 le tribunal en première instance a jugé la demande en nullité non fondée en ce qui concernait l’extension de l’objet.

Sur le grief de violation de l'art. 123(2) CBE, en appel, la cour rappelle tout d'abord les principes applicables et cite les directives de l'OEB mais également la jurisprudence des chambres de recours tirée notamment du recueil "Jurisprudence des chambres de recours", 7e éd. 2013 (faisant référence, entre autres, à T 962/98, T 1067/97, T 714/00). Notamment, il est fait référence au fait que l'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est d'interdire au demandeur de se procurer un avantage injustifié, que le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir, qu'il est tenu compte de ce qui est implicitement divulgué. Et à propos des généralisations intermédiaires plus spécifiquement, jurisprudence des chambres de recours à l'appui, la cour dit que l'OEB ne la proscrit pas mais l'admet à de strictes conditions. La cour fait enfin référence à d'autres décisions belges et françaises et dit en ses propres termes que s'agissant de l'argument "de généralisation intermédiaire", l'art. 123(2) CBE interdit également de modifier une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de son contexte, c'est-à-dire de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention, si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande.

Sur deux caractéristiques litigieuses, la société N soutenait l'existence de généralisations intermédiaires. La cour, appliquant les principes énoncés, déboute la société N de ce grief.

Sur une troisième caractéristique litigieuse, la cour, qui constate qu'il n'est pas contesté que la demande de brevet ne contient pas d'informations sur la dimension de l'espace, juge que lorsque le brevet indique que l'espace entre la canule et le boîtier doit être "suffisamment dimensionné de façon à permettre au composant de vibration de provoquer la dislocation de la graisse" il n'apporte pas d'élément nouveau mais ne fait que répéter que le dimensionnement de l'espace doit être conçu pour ne pas empêcher la vibration, parce que c'est la vibration qui disloque la graisse. La cour énonce qu'il n'est pas nécessaire que la précision relative au dimensionnement soit littérale, il suffit qu'elle soit implicite, c'est-à-dire qu'elle découle directement et sans ambiguïté des éléments connus dans la demande de brevet et que l'homme de métier puisse en déduire de manière certaine que l'espace doit être suffisant pour permettre la dislocation de la graisse.

Note de la rédaction : Cet arrêt contient des développements intéressants sur l'autorité de la chose jugée.

BE Belgique

Tribunal de commerce de Mons, 23 octobre 2014 (14/5716) – Société Oliver Funderingstechnieken c. Société Votquenne Foundations

Mots-clés : modifications des revendications – généralisation intermédiaire

La société O est titulaire du brevet européen 0 747 537 intitulé "Mèche de refoulement et procédé pour la réalisation d'un pieu à vis dans le sol". La technique connait les pieux à vis en béton, créés à l'aide d'une mèche de forage hélicoïdale. L'apport du brevet tiendrait à ce que l'hélice dont est munie la mèche comporte un renflement ou une came qui comprime le sol et creuse un filet épais avec des forces bien moindres que celles nécessaires pour utiliser les dispositifs antérieurement connus. La société V est poursuivie en contrefaçon et demande reconventionnellement la nullité du brevet européen pour absence de nouveauté, absence d'activité inventive, absence de clarté, introduction de matière nouvelle en cours de délivrance du brevet.

Le tribunal sur le défaut de clarté invoqué note le fait que les dimensions de la forme de la came ne soient pas décrites n'est pas gênant, dès lors que l'homme de métier pourra les dimensionner de façon à obtenir le résultat recherché concernant la portance du pieu. Comme les exigences de portance dépendent de la configuration du chantier, il n'est pas nécessaire de définir une forme ou une dimension unique de la came. Et le tribunal de relever que la société O cite à juste titre les directives d'examen de l'OEB (Directives F-IV, 6.5 [première phrase citée inchangée dans la version des directives de novembre 2016]).

La revendication 1 de la demande initiale faisait simplement état d'une hélice munie, sur au moins une partie de sa longueur, d'un renflement et suite à l'avis de l'examinateur, la revendication a été modifiée pour remplacer le renflement par "la came comprimant le sol lors du vissage ou du dévissage de la mèche". Il n'est pas contesté que la demande initiale évoquait déjà une came à la revendication 4. Toutefois, la société V considère que la fonction de compression du sol de cette came n'était pas décrite antérieurement dans la version initiale du brevet ; elle soutient dès lors que cette modification ajoute de la matière nouvelle au brevet.

Sur le grief d'ajout de matière nouvelle, le tribunal rappelle tout d'abord les principes applicables pour l'art. 123(2) CBE, par référence aux directives d'examen, à savoir H-IV, 2.2, [devenu H-IV, 2.1 rédaction inchangée – du 3e paragraphe et de la première phrase du 4e paragraphe cités- dans la version des directives de novembre 2016], ainsi que H-IV, 2.3 [devenu H-IV, 2.2 rédaction inchangée – du premier paragraphe – dans la version des directives de novembre 2016] : interdiction de se créer un avantage injustifié ; prise en compte du contenu global de la demande ; possibilité de déduire directement et sans ambiguïté ; prise en compte de ce qui est implicite. Le tribunal, ce faisant, estime que la caractéristique ajoutée à la revendication découle directement et sans ambiguïté de la description, compte tenu de ses éléments implicites.

La société V soutient encore que la société O a procédé à une généralisation intermédiaire interdite parce qu'elle apporte des éléments nouveaux au brevet. Le tribunal rappelle le processus de généralisation Intermédiaire par référence aux directives d'examen de l'OEB [H-V, 3.2.1 – trois premiers paragraphes ; libellé du 3e paragraphe en partie changé dans la version des directives novembre 2016] et notamment le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement. En insérant le rôle de compression des cames dans la revendication 1 la société O selon le tribunal n'a pas combiné plusieurs modes de réalisation pour recréer artificiellement une combinaison particulière. Enfin, l'isolement de la caractéristique "cames qui compriment le sol" est justifié par la divulgation générale, qui insiste sur le rôle de création d'un filet épais du fait d'un renflement de l'hélice constitué d'un ou plusieurs cames. La société O n'a pas procédé à une généralisation intermédiaire.

Le tribunal aboutit à la conclusion que les moyens soulevés par la société V pour contester la validité du brevet européen ne peuvent être retenus. Le tribunal relève d'ailleurs que l'examinateur de l'OEB n'a pas réagi suite à la modification de la demande de brevet, ce qui est aussi un indice de validité, même s'il n'est pas contraignant pour le tribunal.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 25 novembre 2014 (X ZR 119/09) – Produit abrasif

Mots-clés : modifications des revendications – généralisation intermédiaire

Le brevet européen 0 779 851 concernait le problème technique consistant à mettre au point un produit abrasif ayant une durée de vie nettement plus longue que les produits connus.

La Cour fédérale de justice a confirmé sa jurisprudence concernant l'admissibilité de généralisations intermédiaires. Si l'invention protégée peut être configurée de manière plus précise au moyen de caractéristiques d'un mode de réalisation qui contribuent à la réussite de l'invention lorsqu'elles sont combinées les unes aux autres, mais aussi lorsqu'elles sont considérées de manière individuelle, il est généralement permis de limiter le brevet en introduisant certaines ou l'ensemble de ces caractéristiques dans la revendication (Cour fédérale de justice X ZB 9/89 – Chambre d'épissurage ; et X ZR 12/10). Cependant, la combinaison revendiquée doit également représenter dans son intégralité un enseignement technique que l'homme du métier peut déduire des pièces initiales en tant que réalisation possible de l'invention (Cour fédérale de justice X ZB 18/00 – Dispositif de transmission de couple).

Ces conditions n'étaient pas réunies dans la présente affaire et la généralisation intermédiaire n'était donc pas admissible. L'homme du métier pouvait déduire de la présentation d'un mode de réalisation, qui n'était pas à cet égard expliqué de manière plus précise, qu'un effet visé par l'invention (en l'occurrence une structure ouverte et souple d'une toile en mailles) était atteint si deux mesures d'ordre technique étaient combinées d'une certaine manière (il s'agissait en l'occurrence de combiner des mailles de tricot et des mailles de satin selon une structure particulière). Cela ne revenait toutefois pas nécessairement à divulguer que n'importe quelle autre combinaison de ces deux mesures conduisait au même résultat.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 17 février 2015 (X ZR 161/12) – Appareil de traitement de blessures

Mots-clés : modifications des revendications – piège inextricable

Le brevet européen 1 088 569 porte sur un appareil portatif de traitement de blessures.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les brevets et les modèles d'utilité allemands dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée ne doivent pas nécessairement être déclarés nuls ou être annulés, dès lors que la modification consiste en l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement et que cet ajout entraîne une simple limitation de l'objet revendiqué. En revanche, l'annulation ne saurait être évitée lorsque la modification a pour effet d'étendre l'objet de la demande au-delà du contenu des pièces produites initialement, au point qu'il devienne un objet différent ("aliud").

La Cour fédérale de justice avait jusqu'alors laissé en suspens la question de savoir si la jurisprudence précitée s'appliquait aussi aux brevets européens (cf. Arrêt Xa ZB 14/09 de la Cour fédérale de justice – Dispositif de mesure angulaire), mais elle a répondu par l'affirmative à cette question dans le présent arrêt, allant ainsi à l'encontre de la position du Tribunal fédéral des brevets.

La Cour fédérale de justice a indiqué que sa jurisprudence n'était pas contraire aux dispositions de la Convention sur le brevet européen. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, l'ajout dans la revendication d'une caractéristique restrictive, non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces de la demande produites initialement, aboutit en principe à la révocation du brevet, conformément aux art. 123(2) et 100c) CBE.

Dans sa décision G 1/93, la Grande Chambre de recours avait elle-même constaté que cette approche avait de sévères conséquences pour le demandeur, car celui-ci risquait en modifiant sa demande d'être pris dans une piège inextricable et de tout perdre, même si la modification limitait la portée de la protection. La Cour fédérale de justice estime que sa propre jurisprudence en la matière permet en revanche d'éviter de déclarer le brevet nul dans son intégralité, sans compromettre pour autant les intérêts légitimes des tiers et du public.

Dans la présente espèce, l'ajout de la caractéristique non divulguée dans les pièces initiales entraînait une simple limitation de l'objet revendiqué et n'introduisait pas un objet différent ("aliud"). Pour opérer cette différenciation, il fallait déterminer si l'ajout se bornait à concrétiser un enseignement technique divulgué comme faisant partie de l'invention dans les pièces déposées initialement ou bien s'il concernait un aspect technique que l'on ne pouvait considérer, d'après lesdites pièces, comme faisant partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou sous une forme abstraite. La cour a estimé, contrairement à l'avis du Tribunal fédéral des brevets, que la caractéristique décisive en l'occurrence ne devait pas être considérée comme donnant lieu à un objet différent ("aliud").

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2015 (12/11963) – Nexira c. San-Ei

Mots-clés : modifications des revendications – généralisation intermédiaire – plages de valeurs numériques

La société S est titulaire du brevet européen 1 611 159 intitulé "gomme arabique modifiée issue d'Acacia Sénégal" et issu d'une demande PCT. La gomme arabique est un exsudât de sève qui est comestible et, du fait de ses qualités physico-chimiques, sert d'émulsifiant dans la préparation de certains produits alimentaires ou cosmétiques.

La société N a fait assigner la société S en nullité de la partie française du brevet européen notamment pour extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Le tribunal énonce que la revendication 1 modifiée du brevet EP 159 contient une indication d'un intervalle (entre 42,3 et 138 nm) relative au rayon de giration RMS de la gomme arabique qui ne figurait ni dans la demande internationale ni dans la revendication 1 ni dans la partie descriptive du brevet en ces termes.

La société S soutient que les valeurs de l'intervalle (42,3 et 138 nm) figuraient dans la description, laquelle contient des exemples dont la valeur du rayon de giration est comprise dans l'intervalle.

Or, selon le tribunal, les données relatives au taux de giration correspondent à des exemples de réalisation particuliers. L'intégration de ces résultats dans la revendication 1 du brevet revient à généraliser à toute gomme arabique un intervalle de rayon de giration RMS, obtenus lors d'exemples figurant dans la partie descriptive de la demande internationale à partir de gomme arabique présentant une forme, une taille et donc une composition particulières.

S'il est possible de généraliser un intervalle de valeur à partir d'un exemple, une telle généralisation intermédiaire n'est admissible, selon l'art. 123(2) CBE, que si l'homme du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que ces caractéristiques ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général. Cette généralisation intermédiaire, pour être admissible, doit résulter des informations non ambiguës que l'homme du métier tirerait de la lecture de l'exemple et du contenu de la demande telle que déposée. En l'espèce, l'homme du métier ne pourrait déduire, sans aucun doute, de la lecture de la demande internationale que ces caractéristiques relevées dans deux exemples de réalisation à partir de gomme arabique présentant une dimension et une composition particulière, ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques de ces exemples de réalisation, et s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général.

Il en résulte que l'ajout de cet intervalle de rayon de giration RMS figurant dans la revendication 1 du brevet EP 159 alors qu'il ne figurait pas dans la revendication 1 de la demande internationale, révèle une extension de son objet au-delà de la demande initiale. Par conséquent, le tribunal prononce la nullité de la partie française du brevet.

FR France

Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015 (14/23888) – Arkema c. Directeur de l'INPI

Mots-clés : modifications des revendications – requête en limitation de la partie française du brevet européen – opposition pendante à l'OEB

La société H a saisi en 2013 l'INPI d'une requête en limitation de la partie française du brevet européen 1 716 216 pendant qu'une procédure d'opposition était en cours devant l'OEB. L'INPI a fait droit à cette demande en 2014. La société A a formé recours contre cette décision et demande d'annuler la décision (du directeur Général) de l'INPI. C'est l'objet de la présente espèce. La société A ne conteste pas que le titulaire d'un brevet européen puisse limiter devant l'INPI la seule partie française de son brevet européen qui fait l'objet d'une action en nullité sans être tenue de recourir à une limitation centralisée devant l'OEB, mais les règles applicables à cette limitation doivent tenir compte de la nature européenne du brevet. Ainsi la société A estime que le directeur de l'INPI devait déclarer la requête en limitation irrecevable en raison de l'opposition pendante. Elle invoque à ce titre notamment l'applicabilité directe en France de la CBE, la hiérarchie des normes, et les difficultés pratiques engendrées et les incertitudes juridiques.

Sur ce, la cour énonce qu'aucun texte n'exclut la possibilité de requérir devant l'INPI une limitation de la seule partie française du brevet européen lorsqu'une procédure d'opposition est pendante devant l'OEB.

Cette limitation devant l'INPI régie par les art. L 613-24 et R 631-24 CPI porte sans distinction sur les brevets nationaux (L 613-25) ou européens (L 614-12) dont la nullité est demandée, et les causes d'irrecevabilité́ de l'art. R 613-45 du CPI qui sont limitativement énumérées, ne visent pas l'existence d'une procédure d'opposition en cours devant l'OEB.

Ainsi rien dans l'ensemble de ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire d'un brevet européen de limiter la portée de la partie française de son brevet, faisant par ailleurs l'objet d'oppositions devant l'OEB, devant l'INPI, alors qu'il y a intérêt pour s'opposer à l'action en nullité engagée devant le juge français, la finalité différente de l'art. 105bis CBE d'éviter que deux décisions distinctes émanant de l'OEB s'appliquent toutes deux sur l'ensemble des territoires couverts par le brevet européen n'étant pas de nature à lui ôter cette première faculté.

C'est ainsi à bon droit que le directeur de l'INPI a déclaré cette requête recevable et il y a donc lieu de rejeter le recours formé à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, le TGI de Paris étant saisi d'une action en nullité du brevet limité, la société A n'est pas recevable à contester dans le présent recours la décision du directeur de l'INPI sur le fond.

Note de la rédaction : Brevet entre temps définitivement révoqué par T 860/12. D'où le non-lieu à statuer sur le pourvoi formé par la société A contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (v. Cass. com, 24 mai 2017 (15-24416)).

FR France

Cour d'appel de Paris, 8 avril 2016 (14/00580) – Exten.s & Eram c. Calzados Hergar

Mots-clés : modifications des revendications – ajout d'éléments

La société E est titulaire du brevet européen 1 383 402, issu d'une demande de brevet PCT déposée sous priorité d'une demande de brevet français. L'invention concerne une semelle de chaussure permettant de chausser avec aisance différentes largeurs de pieds. La société E a fait assigner la société C, société de droit espagnol, en contrefaçon des revendications 1 à 4. Le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité des revendications pour extension de la demande au-delà du contenu initial du brevet PCT dont il est issu.

La cour d'appel énonce que la revendication 1 du brevet tel que délivré fait état "d'une ou plusieurs ouvertures" dans la partie d'avant pied du fond de semelle. Et la cour poursuit que la demande PCT à laquelle il convient uniquement de se référer dès lors que le brevet en cause en est issu, évoque dans sa description, en relation avec le fond de semelle, "des ouvertures" et parle "d'ouvertures" dans la revendication 2. Ni la description, ni les revendications, ni les dessins de la demande de brevet PCT ne font état de la présence d'une unique ouverture dans le fond de semelle.

Selon la cour, la société E, titulaire du brevet, ne saurait soutenir que, dans la mesure où les saillies coopèrent avec les ouvertures, il est implicitement prévu une seule ouverture dans la partie avant du fond de semelle en s'appuyant sur un seul passage de la description selon lequel "cet insert extensible est plat sur la face supérieure et pourvu d'une ou plusieurs saillies sur la face inférieure. Ces saillies sont destinées à s'encastrer dans le fond de semelle" dès lors qu'il a été dit que cette demande PCT ne décrit que la présence de plusieurs ouvertures et qu'en tout état de cause la société C, intimée, fait valoir à juste titre que la présence d'une seule saillie au niveau de l'insert n'implique pas nécessairement la présence d'une seule ouverture au niveau du fond de semelle.

La cour relève au surplus que selon la revendication 1 de la demande PCT, le fond de semelle rigide est collé ou moulé sur un insert, alors que cette caractéristique ne se retrouve pas dans la revendication 1 du brevet litigieux et qui définit limitativement la protection conférée après délivrance, selon laquelle au contraire "ledit insert (...) est collé ou soudé par injection sur ledit fond" et l'insert "est monté (...) entre les zones de collage dudit fond et de ladite tige". En conséquence la cour d'appel confirme le jugement du tribunal.

Note de la rédaction : Voir aussi Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2014 (10/10179) – Nestec SA & Nespresso France c. Ethical Coffee Company et autres.

FR France

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2016 (14/16544) – PMT Italia c. ABK Machinery

Mots-clés : modifications des revendications – ajout d'éléments

La société P est titulaire du brevet européen 1 215 336 intitulé "ensemble de racles d'égouttage pour une machine à papier". Elle a assigné en contrefaçon la société A. Le TGI de Paris a prononcé la nullité de la partie française du brevet pour extension de l'objet du brevet. La société P fait appel du jugement.

Au cours de la procédure devant l'OEB, la société P a procédé à une modification de la revendication principale de la demande de brevet telle qu'initialement déposée et a ajouté à la description une précision relative à l'orientation perpendiculaire des axes d'articulations. Pour contester le jugement, la société P, évoquant une divulgation au moins implicite dans la description et se prévalant des figures jointes à cette description, argue que l'ajout n'est que la retranscription écrite de ces dessins et que cet ajout constitue seulement une clarification ou une limitation de la portée du brevet puisqu'il s'agit d'une caractéristique restrictive limitant la protection.

La cour rappelle le libellé de l'art. 84 CBE selon lequel l'objet d'une revendication doit être supporté par la description ; que cette description est susceptible de se référer à des dessins qui permettent de représenter la forme et l'agencement des éléments pour mieux éclairer la description sans pouvoir s'y substituer. S'il n'est pas contraire à l'art. 123(2) CBE de reformuler le problème technique, c'est à la condition qu'il soit possible de déduire le problème ainsi précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée.

La cour juge que la société A fait valoir à juste titre que dans la demande initiale, rien ne permettait d'éclairer l'homme du métier sur l'orientation à donner aux axes d'articulation, à savoir une position perpendiculaire au sens de défilement des toiles, pour exécuter l'invention telle qu'elle ressort de la revendication modifiée au cours de la procédure devant l'OEB. Ces éléments ne sont pas divulgués implicitement dans la description et les dessins. Les dessins, facultatifs, sont destinés à compléter la description, seule obligatoire du fait que n'est pas protégé ce qui est revendiqué sans être décrit, afin de l'interpréter et non l'inverse.

Enfin, selon la cour la société A relève à juste titre qu'il ressort de la réponse écrite adressée à l'examinateur de l'OEB par le Conseil de la société P que la nouvelle revendication est de nature à apporter une contribution technique, et qu'il ne s'agit pas d'une simple reformulation du problème technique et de sa solution, déductibles du contenu global de la demande telle que déposée.

Le jugement est confirmé par la cour d'appel.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 22 septembre 2014 – CompactGTL c. Velocys plc & Ors [2014] EWHC 2951 (Pat)

Mots-clés : modifications des revendications – corrections

Dans le cadre de l'action en contrefaçon relative aux brevets européens (UK) 1 206 508 et 1 206 509, Velocys avait demandé que les revendications principales et les passages correspondants de la description des deux brevets soient modifiés au motif qu'ils contenaient une erreur manifeste. La demande visait à remplacer les références au "temps de résidence" par des références au "temps de contact". Il était admis qu'en l'absence de modification, les revendications en question étaient nulles pour insuffisance de l'exposé.

Le juge a énoncé les principes applicables. Il n'est pas permis d'apporter une modification à un brevet s'il en résulte a) une divulgation d'éléments supplémentaires dans les documents techniques ou b) une extension de la protection conférée par le brevet (section 76(3) Patents Act 1977, cf. art. 123(2) et (3) CBE). Il était admis que les modifications proposées violeraient ces deux interdictions, à moins que les références au "temps de résidence" ne constituent une erreur manifeste. Dans l'hypothèse d'une erreur manifeste, ces modifications n'étaient pas interdites, étant donné qu'elles avaient simplement pour effet de rendre le libellé des revendications conforme à ce que l'homme du métier aurait de toute façon compris en les lisant. Le tribunal devait donc mettre en œuvre les principes applicables aux requêtes présentées au titre de la règle 139 CBE (anciennement règle 88 CBE 1973). En conséquence, le juge a cité l'interprétation de la deuxième phrase de la règle 88 CBE 1973 faite par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 11/91 (points 5 et 6 des motifs). Cette dernière avait aussi retenu que si l'art. 123 CBE s'appliquait aux requêtes en rectification présentées au titre de la règle 88 CBE 1973, une correction autorisée au titre de cette règle ne pouvait toutefois étendre l'objet ou la portée de la protection, étant donné que "[l]'information corrigée ne fait qu'exprimer ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré, des parties d'une demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation".

Il revenait ainsi à Velocys de démontrer que la référence au "temps de résidence" dans les revendications était une erreur tellement manifeste que l'homme du métier se serait immédiatement rendu compte que cette référence ne pouvait être comprise comme telle, et qu'il aurait eu la certitude que le titulaire du brevet entendait faire référence au "temps de contact". Au vu des divulgations et des dépositions d'expert, le juge a estimé que, dans un premier temps, il serait immédiatement apparu à l'homme du métier que les références au "temps de résidence inférieur à 5 secondes" et au "temps de contact inférieur à 5 secondes" étaient incohérentes et inconciliables, et que, partant, une erreur avait dû être commise. Dans un deuxième temps, après un moment de réflexion, l'homme du métier aurait conclu que le titulaire du brevet avait dû avoir l'intention de viser uniquement – et certainement de revendiquer – un "temps de contact inférieur à 5 secondes". L'erreur figurant dans les revendications était par conséquent évidente, tout comme la correction.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 24 avril 2015 – IPCOM GmbH & Co KG c. HTC Europe Co Ltd & Ors [2015] EWHC 1034 (Pat)

Mots-clés : modifications des revendications – ajout d'éléments – généralisation intermédiaire

Le requérant, IPCOM, avait sollicité la modification de son brevet européen (UK) 1 841 268, intitulé "Accès d'une station mobile à un canal d'accès aléatoire en dépendance de sa classe d'utilisateur".

Les défendeurs, HTC, ont fait valoir que la revendication telle que modifiée entraînerait un ajout d'éléments en tant que généralisation intermédiaire si elle était interprétée au sens invoqué par IPCOM comme couvrant à la fois de multiples combinaisons binaires et de multiples bits de classes d'accès. Il s'agirait ainsi d'une généralisation plus large que le deuxième mode de réalisation restreint (qui divulguait uniquement un bit de classe d'accès physique et une combinaison binaire) et moins large que la divulgation générale dans le fascicule du brevet (qui ne se limitait pas à des combinaisons binaires et envisageait de manière générale toute information de classes d'accès). Le juge Birss a partagé l'avis de HTC selon lequel la revendication couvrait effectivement un objet plus général que le deuxième mode de réalisation du brevet. Par conséquent, en termes d'étendue de la protection, la revendication constituait une généralisation intermédiaire.

Cependant, faisant référence à la série de décisions allant de AC Edwards Ltd c. Acme Signs and Displays Ltd [1992] RPC 131 à AP Racing c. Alcon [2014] EWCA Civ 40 (pour un résumé de cette dernière décision, voir "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014)", publication supplémentaire – JO 2/2015, p. 113), le juge Birss a indiqué que le droit anglais des brevets établit une distinction entre l'étendue de la protection et la divulgation. Pour qu'il y ait ajout d'éléments, la généralisation intermédiaire doit constituer une généralisation au regard de la divulgation et non de l'étendue de la protection. Démontrer qu'une revendication constitue une généralisation intermédiaire au regard de l'étendue de la protection n'établit pas pour autant que des éléments ont été ajoutés.

C'est cette distinction entre étendue de la protection et divulgation qui a fait échouer l'argument de HTC. La revendication faisait référence à la transmission en tant que combinaison binaire et à un bit de classe d'accès. Au regard du fascicule du brevet considéré dans son ensemble, aucun élément n'a été divulgué qui n'était pas décrit dans le deuxième mode de réalisation. À la lecture de la revendication, l'homme du métier n'obtenait aucune information nouvelle par rapport à ce mode de réalisation. Cela n'avait en l'occurrence aucune importance que le libellé couvre davantage de combinaisons que le deuxième mode de réalisation. Le juge Birss a dès lors conclu que l'argument relatif à l'ajout d'éléments était sans fondement.

Note de la rédaction : La conclusion du juge Birss sur la question de l'ajout d'éléments a été confirmée par la cour d'appel. Voir IPCOM c. HTC Corporation [2017] EWCA Civ 9.

 

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