Publication supplémentaire 5/2015 Journal officiel OEB

Date de publication en ligne: 23.12.2015

SEANCE DE TRAVAIL


Quelles modifications sont-elles autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

SÉANCE DE TRAVAIL

Quelles modifications sont-elles autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

Présidence : Manfred Vogel (AT)

Fritz BLUMER

Membre de la chambre de recours juridique, Office européen des brevets

Quelles sont les modifications admissibles afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

I. Équilibre entre la liberté du demandeur/titulaire du brevet et la protection des tiers

1. Introduction

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de vous présenter les questions importantes qui se posent dans le contexte de l'article 123 CBE du point de vue des chambres de recours. Compte tenu du court laps de temps dont je dispose et de l'ampleur du sujet, je me concentrerai sur les principes généraux – ce qui peut être une bonne chose, puisque l'on a parfois tendance à oublier ces principes lors de discussions détaillées concernant des points particuliers tels que les disclaimers, etc.

L'article 123, intitulé "Modifications", figure dans la septième partie ("Dispositions communes") de la Convention. Le premier paragraphe garantit sur un plan général la possibilité de modifier les demandes après qu'elles ont été déposées, et renvoie au règlement d'exécution. Les deux autres paragraphes ne revêtent pas simplement un caractère formel ou procédural, comme nous allons le voir.

Dans la pratique, la plupart des modifications sont apportées aux revendications d'un brevet ou d'une demande de brevet. Il peut être nécessaire d'effectuer de telles modifications afin de respecter les exigences de forme, comme celles prévues à l'article 84 CBE concernant la clarté et la concision des revendications. La plupart des modifications visent toutefois à différencier l'objet par rapport à l'état de la technique, ou à établir une distinction plus nette entre eux. Ce paramètre doit être pris en considération lorsque la question de l'admissibilité des modifications se pose.

Pour ce qui est de la pertinence de l'article 123 CBE dans la pratique, je mentionnerai un seul chiffre. Dans la base de données publique qui regroupe les décisions des chambres de recours, 449 décisions ont été publiées l'année dernière dans lesquelles soit l'article 123(2) CBE, soit l'article 123(3) CBE a été cité comme base juridique. Cela représente environ 30 % de l'ensemble des décisions. Comme il n'est pas possible ici de passer en revue toutes les questions traitées, je me concentrerai sur certains principes généraux.

2. Objectifs communs aux paragraphes 2 et 3

Si nous examinons le texte proprement dit, nous constatons que le paragraphe 2 s'applique à la fois à la demande de brevet et au brevet délivré. Il définit une limite claire en ce qui concerne le contenu technique de la demande de brevet pendant son cycle de vie : après la date du dépôt initial, il ne peut être ajouté aucun contenu technique, c'est-à-dire aucune information technique. D'une part, cela limite clairement l'objet aux éléments que le demandeur avait inventés avant de déposer la demande de brevet. D'autre part, les tiers peuvent déterminer, sur la base de la demande initiale publiée, jusqu'où le demandeur pourrait aller dans la formulation finale de son brevet.

Le paragraphe 3 ne concerne que le brevet délivré. La protection conférée ne peut être étendue après la délivrance du brevet. Cette règle protège essentiellement les tiers. Ils ont l'assurance qu'après l'examen et la délivrance, les effets sur les tiers resteront inscrits dans les limites établies par le brevet délivré.

Ces deux limitations sont tellement importantes qu'elles peuvent avoir une incidence tout au long du cycle de vie d'un brevet. S'il est contrevenu à l'une de ces deux règles définies aux paragraphes 2 et 3, le brevet est susceptible d'être invalidé, soit au cours de la procédure devant l'OEB, soit au cours d'une procédure devant une juridiction nationale.

II. L'article 123(2) CBE en tant que limite du contenu technique d'une demande

1. Principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours

Lorsque l'on évalue des modifications apportées au texte des revendications ou d'une autre partie, la question fondamentale qui se pose est de savoir si l'enseignement technique pourrait être déduit clairement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle a été déposée initialement. Au moins une bonne nouvelle découle de cette formule : le texte de la demande modifiée – ou du brevet modifié – n'est pas limité au texte littéral de la demande initiale. Il suffit que l'objet modifié puisse être déduit de la demande initiale par l'homme du métier compétent. Cependant – et il s'agit d'une restriction importante –, l'enseignement correspondant doit pouvoir être déduit clairement et sans ambiguïté du contenu initial d'une demande.

Pour expliquer les aspects les plus importants qu'impliquent les termes "clairement et sans ambiguïté" de cette formule "magique", j'aimerais donner un aperçu schématique d'une demande de brevet typique. Une telle demande contient les éléments suivants :

  • introduction/résumé/abrégé, récapitulant les aspects les plus pertinents d'une invention
  • description de l'état de la technique pertinent (dans la mesure où il est connu du demandeur)
  • description détaillée de l'invention
  • description de certains exemples/ modes de réalisation
  • jeu de revendications (des revendications indépendantes génériques, et des revendications dépendantes, qui sont plus spécifiques).

Toute description ou définition d'un enseignement technique spécifique se compose d'un nombre limité de caractéristiques techniques qui peuvent être, par exemple, des ingrédients ou composants d'un produit alimentaire ou cosmétique, des étapes d'un procédé de fabrication ou des composantes d'un appareil. Ces caractéristiques peuvent être des propriétés individuelles ou des plages de valeurs numériques ; en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques, il peut également y avoir une liste de variantes.

Pour qu'un objet spécifique soit admissible dans une modification, toutes ses caractéristiques doivent pouvoir être déduites – en combinaison les unes avec les autres ! – de manière claire et non ambiguë de la demande telle qu'elle a été déposée initialement. Cette règle en apparence simple peut être enfreinte de diverses manières. J'aimerais évoquer à présent un certain nombre de cas de figure qui sont souvent contestés lorsqu'il s'agit d'examiner, au titre de l'article 123(2) CBE, une revendication reformulée :

  • La combinaison d'une revendication dépendante et de la revendication indépendante pertinente ne donne normalement pas lieu à des objections.
  • Généralisation d'une définition : l'omission d'une ou de plusieurs caractéristiques n'est en principe pas admissible s'il ne découle pas de manière tout à fait claire de la demande initiale que l'invention fonctionne sans cette ou ces caractéristiques. Le terme de "généralisation intermédiaire" est souvent utilisé dans le cas où une revendication ou une description générique est complétée par quelques-unes, mais pas par l'ensemble des caractéristiques d'un exemple spécifique.
  • La généralisation d'une caractéristique ne va pas sans risque. Le remplacement d'un "moteur Diesel" par un "moteur à combustion interne" a pour effet d'introduire d'autres moteurs à combustion interne, comme les moteurs Otto – qui peuvent ou non avoir été divulgués dans la demande initiale dans le même contexte.
  • Le fait de regrouper, à la manière d'une mosaïque, un jeu de caractéristiques issues de différentes parties de la description et/ou de différentes revendications donne lieu en temps normal à des objections, étant donné qu'il ne résulte pas de la demande initiale que ce jeu de caractéristiques est susceptible de former un mode de réalisation de l'invention pouvant être mis en œuvre.
  • Il n'est permis d'opérer des sélections à partir d'une plage de valeurs plus étendue que dans certaines conditions. Par exemple, une plage de valeurs étroite peut être définie en prenant la limite inférieure d'une plage de valeurs étendue qui était initialement divulguée, et la limite supérieure d'une plage de valeurs préférée qui était divulguée initialement – ou vice-versa.
  • Les sélections effectuées à partir d'une liste de variantes sont normalement acceptables, étant donné que chaque variante de la liste est divulguée individuellement. Cependant, s'il faut procéder à plus d'une sélection à partir de listes ou de plages de valeurs génériques, le résultat de cette sélection multiple n'est pas considéré comme compris dans la plage de valeurs divulguée initialement. Le verbe "isoler" ou "séparer" – en anglais le terme "singling out" – est souvent employé pour désigner ce type de sélections d'enseignements spécifiques, qui ne sont pas considérés comme pouvant être déduits directement et sans ambiguïté de la demande initiale.

Dans tous ces cas de figure, lorsque l'office de brevets ou un opposant conteste une combinaison de caractéristiques nouvellement introduite, le demandeur ou le titulaire du brevet doit présenter des arguments qui montrent de manière convaincante pourquoi l'homme du métier pouvait déduire clairement et sans ambiguïté l'enseignement pertinent de la demande initiale. Dans ce contexte, il faut tenir compte non seulement des arguments logiques (théorie des ensembles), mais aussi de la compréhension de l'homme du métier concerné, y compris des connaissances générales de cette personne hypothétique à la date de la demande.

2. Un exemple typique : une posologie (T 612/09)

L'invention porte sur la posologie relative à un antibiotique connu, en l'occurrence la daptomycine, pour le traitement de patients. La demande initiale mentionnait un mode de réalisation préféré, à savoir une dose de 3 à 12 mg de daptomycine toutes les 24 à 48 heures. Pendant la procédure, la question s'est posée de savoir si la combinaison d'une posologie allant de 3 à 10 mg avec l'intervalle de 48 heures pouvait être déduite clairement et sans ambiguïté de la demande initiale. La chambre de recours a conclu que ce n'était pas le cas. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, cela n'avait rien de surprenant, puisque l'homme du métier ne pouvait déduire une plage de valeurs limitée de la plage de valeurs divulguée initialement pour la posologie, et qu'il aurait pu avoir des doutes quant à la possibilité de combiner la plage de valeurs posologiques inférieures avec la limite supérieure de l'intervalle divulgué initialement.

3. Une approche systématique : à qui le brevet devrait-il être délivré ?

Ce type de jurisprudence, qui pourrait parfois sembler strict, doit être examiné dans un autre contexte où le concept de "divulgation claire et non ambiguë" est utilisé. Conformément à la jurisprudence relative à la nouveauté (au titre de l'article 54 CBE), une invention est considérée comme nouvelle si elle n'a pas été divulguée clairement et sans ambiguïté dans l'état de la technique. De simples considérations logiques peuvent montrer pourquoi le concept de divulgation claire et non ambiguë doit être appliqué de la même façon au titre de l'article 123(2) CBE et au regard de la question de la nouveauté.

Admettons que la lettre A désigne la divulgation initiale d'un enseignement spécifique et que la lettre A' représente la version modifiée, par exemple une définition selon laquelle une plage de valeurs numériques a été limitée à une plage de valeurs plus étroite, ou – autre exemple – le cas précédent concernant la posologie relative à la daptomycine. Une première demande contient l'enseignement A dans sa version initiale ; l'enseignement ultérieur A' est introduit dans la même demande. Une deuxième demande contenant A' dans sa version initiale est déposée après la date de dépôt de la première demande, mais avant que A' ne soit introduit dans la première demande.

Si A' est considéré comme étant divulgué directement et sans ambiguïté dans A ou, en d'autres termes, si A' est techniquement identique à A, la modification de la première demande serait admise au titre de l'article 123(2) CBE et, compte tenu de l'enseignement A présent dans la première demande, une objection d'absence de nouveauté serait opposée à l'enseignement technique A' contenu dans la deuxième demande. Seul le premier demandeur obtiendrait un brevet pour A'.

Si, en revanche, A' n'est pas considéré comme identique à A (ou comme pouvant être déduit directement et sans ambiguïté de A), la modification de la première demande ne serait pas admise au titre de l'article 123(2) CBE et l'enseignement A' contenu dans la deuxième demande serait nouveau. Seul le deuxième demandeur obtiendrait un brevet pour A'.

Sur la base de ces deux hypothèses, seul le demandeur qui introduit en premier A' dans sa demande a une chance d'obtenir un brevet pour A' – ce qui constitue l'unique résultat équitable au regard du principe du "premier déposant". Si le concept de "divulgation claire et non ambiguë" était appliqué différemment selon qu'il s'agisse de l'article 54 CBE ou de l'article 123(2) CBE, la situation standard décrite entraînerait les difficultés suivantes :

  • Si A' est considéré comme identique à A aux fins de l'article 123(2) CBE, mais qu'il n'est pas jugé identique à A aux fins de l'article 54 CBE, la modification de la première demande serait admise, et A' contenu dans la deuxième demande serait nouveau. Ces deux demandes pourraient donner lieu à la délivrance d'un brevet pour A'.
  • Si A' n'est pas considéré comme identique à A aux fins de l'article 123(2) CBE, mais qu'il est jugé identique à A aux fins de l'article 54 CBE, la première demande ne pourrait contenir A' et la deuxième demande serait rejetée pour absence de nouveauté. Aucune de ces deux demandes ne pourrait donner lieu à la délivrance d'un brevet pour A'.

Pour éviter de telles situations, qui conduiraient à une double protection par brevet ou à une absence totale de protection par brevet, il faut appliquer de la même manière le concept de "divulgation claire et non ambiguë" au titre des articles 54 et 123(2) CBE. Cela signifie que des considérations liées à la nouveauté peuvent être utilisées pour effectuer une vérification par recoupements au titre de l'article 123(2) CBE. Un enseignement ne saurait être introduit dans un brevet ou une demande de brevet s'il est nouveau par rapport à la demande déposée initialement.

D'aucuns pourraient alléguer qu'il s'agit d'une définition circulaire, déterminant les termes "clairement et sans ambiguïté" à l'aide des mêmes termes provenant d'un autre contexte. Cependant, l'examen des concepts de nouveauté ouvre d'une part un vaste domaine de la jurisprudence. Le fait d'appliquer les mêmes critères en matière de divulgation au titre des articles 54 et 123(2) CBE permet d'autre part d'éviter des résultats incohérents.

III. L'article 123(3) CBE en tant que moyen de protection des tiers contre une extension des éléments couverts par un brevet

1. Délimitation de l'étendue de la protection par l'administration délivrant les brevets

L'article 123(3) CBE a pour objet l'étendue de la protection conférée par un brevet. Conformément à l'article 69 CBE, l'étendue de la protection est déterminée avant tout par les revendications du brevet. Toute contrefaçon alléguée tombe sous le coup de la protection conférée par le brevet si elle est couverte par le texte d'une revendication, celle-ci devant, le cas échéant, être interprétée. Il appartient normalement aux juridictions chargées des affaires de contrefaçon d'interpréter les revendications et de déterminer l'étendue de la protection. L'OEB est donc parfois peu enclin à accepter la modification d'une revendication si un risque existe selon lui qu'une juridiction nationale conclue, sur la base de la jurisprudence nationale, que cette modification a pour effet d'étendre la protection. Dans une de ses premières décisions (G 2/88), la Grande Chambre de recours a toutefois estimé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des États contractants en matière de contrefaçon dans le contexte de l'article 123(3) CBE. Par conséquent, l'OEB a pu et dû développer une jurisprudence relative à l'étendue de la protection, afin d'appliquer l'article 123(3) CBE d'une manière cohérente et "européenne".

Cette jurisprudence fait apparaître un certain nombre de décisions qui ont trait au changement de catégorie d'une revendication. Ainsi, une revendication relative à un produit peut être transformée de manière à porter sur une utilisation spécifique de ce produit. Cette modification est acceptable, étant donné qu'une revendication de produit couvre toute utilisation d'un produit. En revanche, une revendication relative à un procédé de fabrication d'un produit spécifique ne peut être transformée de manière à avoir pour objet ce produit spécifique, en vertu de l'article 123(3) CBE, car la revendication de produit a une portée plus large, couvrant le produit indépendamment du procédé de fabrication dont le produit résulte.

2. Principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours et exemple simplifié (T 2017/07)

Afin de mettre en évidence une série d'autres situations courantes, j'aimerais faire référence à un exemple qui est certes simple, mais qui n'en montre pas moins que les choses peuvent se compliquer assez rapidement. Une revendication de brevet simple relative à un produit alimentaire pourrait être rédigée comme suit :

Produit alimentaire, contenant

  • de 30 à 60 % de yaourt
  • de 5 à 10 % d'édulcorant
  • jusqu'à 15 % de baies.

Pendant la procédure d'opposition ou de limitation, plusieurs types de modifications qui peuvent ou non être admissibles sont susceptibles d'être apportées :

  • En principe, la suppression d'une caractéristique n'est pas admise, étant donné qu'elle élargit la définition et l'étendue de la protection. Si l'édulcorant est supprimé, les produits sans édulcorant sont couverts, alors qu'ils n'étaient pas protégés par le brevet tel que délivré. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les tiers qui produisent du yaourt sans édulcorant contenant des baies.
  • La généralisation d'une caractéristique conduit fréquemment au même problème. Le remplacement de "baies" par "fruits" signifie que du yaourt à la pomme qui ne contient pas de baies est couvert après la modification, alors qu'il ne l'était pas avant.
  • Le remplacement d'un élément par une caractéristique étroite ou plus spécifique ne pose normalement pas de problème, puisqu'il limite davantage l'étendue de la protection. Si la teneur en édulcorant est limitée à une plage de 5 à 8 %, une catégorie entière de yaourt très sucré n'est plus protégée par la revendication.

En tout état de cause, le contexte de la caractéristique et la signification globale de la revendication doivent être pris en considération. Une limitation possible de la revendication pourrait consister à remplacer les baies par des fraises. À première vue, cette modification limite la définition et l'étendue de la protection. D'un autre côté, la dernière condition est plus restreinte, ce qui pourrait signifier que la définition globale est plus vaste. Un produit contenant 50 % de yaourt, 10 % de sucre, 10 % de fraises et 10 % de canneberges ne serait pas compris dans l'étendue de la protection de la revendication initiale, puisque le contenu en baies est supérieur à 15 %. Après la modification, le même produit serait couvert par la revendication, puisque la teneur en fraises est inférieure à 15 % et que la proportion d'autres baies, quel que soit leur type, n'est plus limitée dans le contexte de la revendication ouverte. La situation serait différente si la revendication n'était pas ouverte, c'est-à-dire si la liste des ingrédients était exhaustive. Tel serait le cas si elle était introduite par les termes "consistant en", au lieu de "comprenant".

Dans notre cas de définition ouverte, le fait de limiter le type de "baies" aux "fraises" n'est pas autorisé, étant donné qu'il y a au moins un mode de réalisation qui n'est couvert qu'après la modification de la revendication du brevet. C'est précisément la situation que l'article 123(3) CBE cherche à éviter. Une modification effectuée après la délivrance du brevet ne satisfait pas à cette disposition dès lors qu'un seul mode de réalisation qui n'était pas protégé par le brevet, au moment de la délivrance initiale, tombe sous le coup de la protection après la modification du brevet délivré.

IV. Conclusions : brèves réponses aux questions posées dans le titre

Si tant est que l'on puisse répondre en quelques mots aux deux questions posées dans le titre de la présente session, ces réponses pourraient être formulées de la manière suivante :

  • Une modification est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE si la demande de brevet modifiée – ou le brevet modifié – ne contient pas d'objet qui soit nouveau par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée initialement.
  • Une modification est admissible en vertu de l'article 123(3) CBE si l'étendue de la protection conférée par le brevet modifié ne couvre pas un mode de réalisation qui n'était pas protégé par le brevet tel que délivré.

Mais bien sûr, le diable est dans les détails. Arrêtons-nous sur ces détails, sans perdre de vue les principes fondamentaux.

Merci de votre attention.

 

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