T 0852/13 (Formulation stabilisée contenant du dimère de paracétamol/NGUYEN-XUAN) 02-04-2019

1. Le recours est recevable.

2. Les intimées 1, 2, 4 et 5, qui ont été dûment convoquées, ont informé la chambre qu'elles ne participeraient pas à la procédure orale (voir point VI ci-dessus). Conformément aux dispositions de la règle 115(2) CBE et de l'article 15(3) RPCR la procédure a été tenue en leur absence.

3. Recevabilité de la requête principale et de la première requête subsidiaire

3.1 La requête principale et la première requête subsidiaire ont été déposées par lettre du 1 avril 2019, un jour avant la procédure orale devant la chambre. Ces requêtes se distinguent de la requête principale et de la première requête subsidiaire antérieures par le fait que le disclaimer présent aux revendications 1 a été supprimé et le solvant aqueux a été précisé comme étant de l'eau de qualité pour injectable. De plus, à la revendication 1 de la première requête subsidiaire, l'agent isotonisant a été précisé comme étant du chlorure de sodium ou du glucose. Les revendications 8 à 10 ont été supprimées.

3.2 L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre (voir l'article 13(1) RPCR). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation laissé à la chambre d'admettre ou non des requêtes déposées tardivement, la jurisprudence constante des chambres de recours a défini les critères principaux à prendre en considération, notamment la question de savoir si le dépôt de ces requêtes est réellement justifié (par exemple, si les modifications sont le résultat des développements intervenus au cours de la procédure) et si les requêtes sont clairement admissibles (ce qui signifie que les modifications apportées répondent de manière satisfaisante aux questions soulevées, sans donner lieu à de nouvelles objections) (voir T 5/10, point 2.3 des motifs de la décision, T 1634/09, point 3.2 des motifs de la décision). En l'espèce, les modifications ont été effectuées à un stade très avancé de la procédure, ce qui implique, entre autre, qu'il doit être de prime abord clair que les modifications ne donnent pas lieu à des objections formelles, en particulier au sens de l'article 123 CBE.

3.3 La requérante a justifié le dépôt de ces nouvelles requêtes en affirmant qu'elles résolvaient les problèmes posés par la composante propylèneglycol contenue dans le disclaimer. Elle a également indiqué qu'elles surmontaient les objections soulevées contre les revendications 8 et 9 des requêtes antérieures.

3.4 La chambre note que les problèmes et les objections susmentionnés ont déjà été soulevés et discutés dans les réponses aux mémoires exposant les motifs des recours des intimées (voir, par exemple, page 5, paragraphe 3 (l'intimée 2); page 2, paragraphes 5 à 11 (l'intimée 3)). Entre-temps, aucun changement des faits et des objections soulevés n'a eu lieu. Par conséquent, la chambre constate que les modifications proposées ne trouvent aucune justification dans les développements intervenus au cours de la procédure.

3.5 En ce qui concerne la question de savoir si les nouvelles requêtes sont clairement admissibles, la chambre partage l'avis de l'intimée 3, selon laquelle les modifications ne sont pas de prime abord conformes aux exigences de l'article 123(3) CBE en raison de la suppression du disclaimer.

3.5.1 Le disclaimer dans la revendication 1 telle que délivrée exclut des solutions qui se forment en mélangeant du paracétamol à l'eau, du propylèneglycol et un tampon citrate, en chauffant ladite solution de 70 °C à 130 °C et en la maintenant à ladite température pendant au moins 10 minutes. Autrement dit le disclaimer exclut des solutions caractérisées par leur procédé de préparation. Ce libellé n'exclut pas des solutions obtenues par un procédé qui contient des étapes additionnelles, par exemple, l'addition d'un agent isotonisant ou d'autres agents tamponnants. Par conséquent, la chambre estime que toutes les solutions qui contiennent au moins du paracétamol, de l'eau, du propylèneglycol, un tampon citrate (i.e. l'acide citrique et citrate) et des produits qui se forment dans les conditions du chauffage susmentionnées, y compris du dimère de paracétamol, sont exclues de la portée de la revendication 1 telle que délivrée. Il n'était pas contesté que les conditions du chauffage dans le disclaimer incluent des conditions dans lesquelles le dimère de paracétamol se forme.

3.5.2 La revendication 1 de la nouvelle requête principale est formulée de façon ouverte (voir point VII ci-dessus; l'expression "qui contient"), ce qui n'exclut pas en principe la présence d'autres composantes, par exemple du propylèneglycol. Par conséquent, la revendication 1 de la nouvelle requête principale inclut une formulation pharmaceutique liquide injectable qui contient du paracétamol, de l'eau, un tampon citrate, un agent isotonisant, du dimère de paracétamol et propylèneglycol. Cependant, une telle formulation est exclue par le disclaimer de la revendication 1 telle que délivrée (voir point 3.5.1 ci-dessus).

3.5.3 La chambre ne partage pas l'opinion de la requérante selon laquelle la caractéristique "un solvant aqueux, qui est de l'eau, de qualité pour injectable" exclut la présence du propylèneglycol et rend donc le disclaimer superflu. La fonction du propylèneglycol, c'est-à-dire son utilisation comme co-solvant, agent isotonisant ou dans une autre fonction, n'a aucune signification dans ce contexte.

3.6 La requête principale déposée tardivement n'est donc pas clairement admissible. Le même raisonnement s'applique à la première requête subsidiaire qui diffère de la requête principale par le fait que la revendication 1 précise l'agent isotonisant.

3.7 La chambre considère donc comme justifié d'exercer son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas admettre la requête principale et la première requête subsidiaire déposées par lettre du 1 avril 2019.

Deuxième requête subsidiaire

4. Modifications (Article 123(3) CBE

4.1 La revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire a pour objet une formulation pharmaceutique qui contient, parmi d'autres, un agent tamponnant de pKa compris entre 4,5 et 6,5 choisi parmi le tampon phosphate, le tampon bicarbonate, le tampon tartrate, le tampon acétate ou un mélange de ces tampons (voir point IV ci-dessus). Le disclaimer de la revendication 1 telle que délivrée est supprimé.

4.2 La chambre constate que la revendication 1 est formulée de manière ouverte ("qui contient"). Donc, la présence d'autres composantes, par exemple, de l'acide citrique et du citrate (i.e. un tampon citrate) n'est pas exclue. En même temps, la chambre estime est le disclaimer dans la revendication 1 telle que délivrée est aussi formulé d'une manière ouverte. Il exclut des solutions qui contiennent au moins du paracétamol, de l'eau, du propylèneglycol, un tampon citrate et des produits qui se forment dans des conditions de chauffage, y compris du dimère de paracétamol (voir point 3.5.1 ci-dessus). La présence d'autres composantes, y compris d'autres agents tamponnants ou un agent isotonisant, n'est pas exclue. Par conséquent, la chambre, en accord avec les intimées 3 et 5, est d'avis qu'une formulation pharmaceutique qui contient du paracétamol, de l'eau, du propylèneglycol, un tampon citrate, du chlorure de sodium (comme agent isotonisant), du dimère de paracétamol, de l'acide tartrique et du tartrate (i.e. un tampon tartrate) est exclue de la revendication 1 telle que délivrée, mais incluse dans la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire. La portée de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire est donc plus large que celle du brevet tel que délivré.

4.3 La requérante a fait valoir que l'agent tamponnant était clairement défini et limité aux tampons spécifiquement énumérés. Bien que la revendication soit formulée d'une manière ouverte, l'homme de métier aurait exclu la présence d'autres agents tamponnants, parce que cela n'aurait eu aucun sens du point de vue technique.

4.4 La chambre ne partage pas l'opinion de la requérante. L'utilisation d'un mélange des agents tamponnants ou de tampons n'est pas en tant que telle illogique d'un point de vue technique. Au contraire, de tels modes de réalisation sont explicitement envisagés. Pour l'homme de métier, il ressort du libellé de la revendication 1 qu'un agent tamponnant choisi parmi les tampons énumérés doit être présent. Mais la présence d'autres agents tamponnants n'est pas, au moins pas clairement, exclue, en raison de la formulation ouverte de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire.

4.5 Compte tenu de ce qui précède, la chambre conclut que l'objet de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Troisième et sixième requêtes subsidiaires

5. Modifications (Article 123(3) CBE

Les revendications 1 des troisième et sixième requêtes subsidiaires sont identiques. Elles contiennent les mêmes modifications que la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire. La chambre estime que l'expression "un agent tamponnant [...] où le tampon est choisi parmi [...]" a la même signification que l'expression "un agent tamponnant choisi parmi le tampon [...]". Donc, les observations développées au point 4 ci-dessus s'appliquent également. Par conséquent, l'objet des revendications 1 des troisième et sixième requêtes subsidiaires ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Quatrième requête subsidiaire

6. Modifications (Article 123(2) CBE)

6.1 La seule revendication de la quatrième requête subsidiaire inclut le même disclaimer que la revendication 1 telle que délivrée.

Dans la décision contestée, la division d'opposition a considéré que le disclaimer dans la revendication 1 telle que délivrée retranchait plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport au document D1 (un document de l'art antérieur en vertu de

l'article 54(3) CBE), contrairement aux critères établis dans la décision G 1/03 (JO OEB, 2004, 413; voir la condition posée au point 2.2 du dispositif en combinaison avec le paragraphe 3 des motifs de la décision). Selon la division d'opposition, l'objet de la revendication 1 du document D1, qui forme la base du disclaimer dans la revendication 1 du brevet en cause, ne pouvait être considéré comme partie destructive de nouveauté pour l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré sans disclaimer. En particulier, la division d'opposition observait que D1 est muet sur la présence de dimère dans les formulations selon la revendication 1 du document D1 et ne la divulguait pas implicitement non plus, au vu du fait que les plages de température et de temps de chauffage indiqués dans D1 comprenaient des cas dans lesquels le dimère ne se serait très probablement pas formé. Seul l'exemple 4 de D1 était considéré comme partie destructrice de nouveauté. Or, le disclaimer introduit dans la revendication 1 ne correspondait pas à la formulation faisant l'objet de l'exemple 4 de D1 et n'était donc pas admissible. Par conséquent, la division d'opposition décidait que la requête principale contrevient à l'article 123(2) CBE (voir point 2.1 à 2.4 de la décision contestée).

6.2 La chambre partage l'opinion de la division d'opposition. En particulier, la chambre estime que la présence du dimère de paracétamol dans toutes les formulations couvertes par la revendication 1 de D1 n'est pas divulguée de façon directe et univoque, comme correctement constaté par la division d'opposition. D1 ne fait pas mention expresse d'un dimère de paracétamol de formule (I) dans les formulations revendiquées et ne divulgue pas non plus sa présence de façon implicite, au vu du fait que le dimère ne se forme pas dans toutes les conditions de températures et de temps indiquées dans la revendication 1 de D1, surtout pas dans des conditions minimales, comme le chauffage à 70**(o)C pour 10 minutes. Il ressort par exemple du tableau 2 du brevet en cause que le dimère ne se forme pas pendent le chauffage à 70**(o)C pour une heure. L'absence de dimère de paracétamol après le chauffage à 70**(o)C à 90**(o)C pendent 15 minutes est également évident dans le tableau 1 du brevet en cause (voir page 4, ligne 33, "% Dimère (avant stérilisation)" et page 3, lignes 53 à 55). La revendication 1 du document D1, qui forme la base du disclaimer, comprend donc des formulations de paracétamol qui ne contiennent pas inévitablement le dimère de paracétamol et de ce fait ne détruisent pas la nouveauté de l'objet de la revendication 1 sans disclaimer.

6.3 Dans le mémoire de recours, la requérante a fait valoir que l'expression "heating said solution from 70**(O)C to 130**(o)C and keeping same at said temperature for 10 min at least" dans la revendication 1 du document D1 devrait être comprise comme signifiant que les solutions étaient préchauffées à 70**(o)C, puis chauffées à 130**(o)C et maintenues à 130**(o)C pendant 10 minutes. Dans ces conditions, le dimère du paracétamol se formerait nécessairement.

6.4 La chambre note qu'une telle interprétation de l'expression susmentionnée est en contradiction avec l'entier enseignement du document D1. Aucune des solutions divulguées dans D1 n'est chauffée à 70**(o)C, puis à 130**(o)C et maintenue à cette température pendant 10 minutes. Les solutions préférées sont maintenues à une température allant de 80 à 120**(o)C (voir page 3, ligne 32 à page 4, ligne 2). La chambre note qu'une expression similaire se trouve également dans la revendication 11 de D1, qui a pour l'objet le procédé de préparation des solutions revendiquées. Le procédé comprend l'étape de chauffage de la solution à une température allant de 70**(o)C à 130**(o)C et le maintien à ladite température pour au moins dix minutes. De même, les solutions dans les exemples sont chauffées à 120**(o)C et maintenues à cette température pour 20 minutes (voir exemples 1 et 2) ou préchauffées à 70**(o)C à 95**(o)C, puis chauffées à 120**(o)C et maintenues à cette température pour 20 minutes (voir exemples 4 et 5). La chambre estime donc que l'homme du métier aurait compris de l'enseignement du document D1 que l'expression en cause signifie que les solutions de la revendication 1 du document D1 sont chauffées à une température comprise entre 70**(o)C et 130**(o)C et maintenues à cette température pendent au moins 10 minutes. Dans ces conditions, le dimère du paracétamol ne se forme pas nécessairement comme expliqué ci-dessus (voir point 6.2 ci-dessus).

Au cours de la procédure orale, la requérante s'appuyait sur des soumissions faites dans la phase écrite de recours et n'avançait pas d'autres arguments en ce qui concerne l'admissibilité du disclaimer.

6.5 En résumé, la revendication 1 du document D1 ne divulgue pas, ni explicitement, ni implicitement, la présence du dimère de paracétamol. Par conséquent, le disclaimer dans la quatrième requête subsidiaire, au vu du fait qu'il retranche aussi des solutions ne contenant pas de dimère de paracétamol, n'est pas conforme aux critères de la décision G 1/03 (voir point 2.2 du dispositif) et de ce fait n'est pas admissible.

6.6 Compte tenu de ce qui précède, la chambre conclut que la revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire contrevient à l'article 123(2) CBE.

Cinquième requête subsidiaire

7. Modification (Article 123(2) CBE)

La revendication 1 de la cinquième requête subsidiaire diffère de la revendication de la quatrième requête subsidiaire uniquement par le fait que l'expression "un agent tamponnant de pKa [...]" est remplacée par l'expression "un agent tamponnant de pH [...]". Cette modification ne change pas l'évaluation de la chambre énoncée au point 6 ci-dessus. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la cinquième requête subsidiaire contrevient lui aussi à l'article 123(2) CBE.