T 0985/06 (Amphoacétates tensio-actifs/RHODIA) 16-07-2008

1. Admissibilité du motif d'opposition tardif

Il n'est pas contesté que la requérante (opposante) a soulevé pour la première fois au cours de la procédure orale devant la division d'opposition une objection au titre de l'article 123(2) CBE contre la revendication 1 du brevet litigieux.

La division d'opposition a estimé que la pertinence du nouveau motif d'opposition au sens de l'article 100(c) CBE 1973, soulevé tardivement par l'opposante avec sa nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE, ne pouvait pas être exclue à première vue ; par conséquent elle a admis ce nouveau motif d'opposition.

La Grande Chambre de recours de l'OEB a estimé dans les décisions G 10/91 (JO 1993, 420, point 2 de l'exergue) et G 9/91 (JO 1993, 408, point 16 des motifs), qu'une division d'opposition, en application de l'article 114(1) CBE 1973, peut soulever d'office un motif d'opposition qui n'est pas couvert par la déclaration visée à la règle 55(c) CBE 1973 (correspondant à la règle 76(c) CBE), ou examiner un motif invoqué par l'opposante après l'expiration du délai prévu à l'article 99(1) CBE 1973.

La Grande Chambre a aussi souligné qu'il ne devrait être procédé devant la division d'opposition à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la règle 55(c) CBE 1973 (règle 76(c) CBE) que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen.

La Chambre estime que, dans le cas présent, la division d'opposition a considéré que le motif invoqué tardivement par l'opposante pouvait s'opposer en totalité ou en partie au maintien du brevet européen.

Par conséquent elle a appliqué correctement l'article 114(1) CBE 1973.

La Chambre conclut que le motif d'opposition tardif au sens de l'article 100(c) CBE 1973 a été correctement admis et doit être considéré par la Chambre.

2. Requête principale de l'intimée (revendications 1 à 12 telles que délivrées)

2.1 Article 123(2) CBE

2.1.1 La revendication 1 selon la requête principale exige que le rapport molaire des réactifs varie entre 1,05:1 et moins de 1,4:1.

Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours, la question à trancher, lorsqu'il s'agit d'évaluer si le texte d'une revendication entraine une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, est de savoir s'il peut être déduit directement et sans ambigüité des documents originaux de la demande (voir la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 5**(eme) édition, 2006, III.A.2, page 301).

Toutes les parties ont convenu à la procédure orale devant la Chambre que la limite supérieure de l'intervalle des rapports molaires revendiquée est la première valeur inférieure à 1,4 que l'homme du métier pourrait distinguer nécessairement de 1,4 en utilisant les méthodes de mesure courantes dans le domaine technique en question.

Toutes les parties ont aussi convenu que les documents originaux de la demande de brevet ne divulguent pas explicitement cette valeur du rapport molaire de la revendication 1. En effet ces documents divulguent en particulier seulement un rapport des réactifs aussi bas que 1,05:1 et que ce rapport varie préférentiellement entre 1,05:1 et environ 1,4:1 et, plus préférentiellement entre 1,05:1 et environ 1,2:1 ; de plus, les exemples divulguent des procédés selon l'invention où les rapports molaires des réactifs sont 1,05:1 (exemple 5) ou 1,10:1 ; 1,15:1 ; 1,20:1 et 1,40:1 (exemple 2).

Par conséquent, pour évaluer si le texte de la revendication 1 entraine une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, il faut encore évaluer si la demande telle que déposée contient implicitement un support pour l'intervalle revendiqué.

2.1.2 L'intimée a soumis que l'intervalle revendiqué serait déjà complètement couvert et divulgué par l'intervalle de 1,05:1 à 1,4:1, lequel est supporté par la description d'origine, et que la valeur en question serait aussi implicitement divulguée dans le terme "environ 1,4:1" qui comprendrait les valeurs "1,4:1" et "moins de 1,4:1".

La Chambre concorde avec l'intimée que l'intervalle de 1,05:1 à 1,4:1 inclut toutes les valeurs contenues dans la plage indiquée ; toutefois les documents d'origine divulguent seulement l'intervalle en général et ne divulguent pas spécifiquement et donc directement et sans ambigüité toutes les valeurs comprises dans l'intervalle en question à l'exception des valeurs indiquées ci-dessus, par exemple 1,05:1, 1,2:1 ou 1,4:1.

De plus, la Chambre estime que le terme "environ 1,4:1" lui-même ne divulgue pas clairement les limites de l'intervalle compris par ce terme.

Par conséquence, ni l'intervalle de 1,05:1 à 1,4:1 ni le terme "environ 1,4:1" contient une divulgation implicite de la première valeur inferieure à 1,4:1 que l'homme du métier pourrait distinguer nécessairement de 1,4:1 en utilisant les méthodes de mesure courantes dans le domaine technique en question.

2.1.3 La décision T 589/04, invoquée par l'intimée en support de l'argumentation présentée au cours de la procédure orale devant la Chambre, concerne la modification de l'intervalle original des concentrations de "0-30% en poids" d'un composé contenu dans le produit revendiqué en une concentration de "30% en poids ou moins".

Dans cette décision la modification a été estimée être en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

Par conséquent, selon l'intimée, la modification similaire de l'intervalle supporté par la description d'origine de 1,05:1 à 1,4:1 en l'intervalle 1,05:1 à moins de 1,4:1 devrait aussi être considérée étant en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

La Chambre remarque que, comme expliqué dans la décision citée ci-dessus, la revendication originale contenait dans le cas en question deux modes de réalisation de l'invention alternatifs, un mode où le composé en question était absent (0% en poids) et un autre mode où le composé était présent jusqu'à 30% en poids. La modification apportée à la revendication supprimait donc seulement un de ces modes alternatifs et reformulait le mode restant de la seule façon possible comme une concentration de 30% en poids ou moins (voir point 5 des motifs). Par cette modification la limite supérieure de l'intervalle n'était pas modifiée.

Comme dans le cas présent l'intervalle de 1,05:1 à 1,4:1, supporté par la description d'origine, ne concerne pas deux alternatives où l'une est l'absence d'un ou plusieurs composé(s), et au contraire la modification apportée concerne la variation de la limite supérieure de l'intervalle supporté et donc la variation des concentrations des réactifs qui sont nécessairement présents, le cas présent n'est pas comparable au cas traité dans la décision T 589/04.

Les conclusions du cas T 589/04 ne peuvent donc pas s'appliquer au cas présent.

2.1.4 Comme l'intervalle revendiqué était complètement couvert par l'intervalle de 1,05:1 à 1,4:1, supporté par la description d'origine, l'intimée a argumenté aussi que la modification n'apporterait aucune information technique supplémentaire et devrait être admise.

Comme la limite supérieure de l'intervalle des rapports molaires revendiqué est une valeur qui se distingue de la valeur de 1,4:1 et n'est pas supportée par la description d'origine, la Chambre estime que cette modification ajoute une information technique (la nouvelle limite supérieure de l'intervalle revendiqué) qui pourrait seulement être admise si elle était supportée par les documents d'origine de la demande (voir aussi la décision T 592/99, point 2.5 des motifs).

2.1.5 L'intimée a aussi soumis que, si la limite supérieure de l'intervalle revendiqué "moins de 1,4:1" n'est pas supportée par la description d'origine, alors elle représente un disclaimer supporté par la description et précisément un disclaimer qui exclut la valeur 1,4:1 supportée par la description d'origine.

Comme expliqué dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413, point 2 des motifs) le terme "disclaimer" indique conformément à la pratique établie des Chambres de recours de l'OEB une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique négative, qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

La Chambre remarque que même les décisions invoquées par l'intimée T 4/80 (JO 1982, 149, point IV des faits) et T 1139/00 (point IV des faits), portant sur l'admissibilité d'un disclaimer supporté par la description d'origine, s'occupent de revendications contenant une caractéristique technique négative du type disclaimer comme indiqué dans la décision G 1/03.

De plus, aussi les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (CIII 4.20) et le Compendium of the European Qualification Exam, Examiner's Report, Paper B 2005 (page 3) se rapportent à un disclaimer sous forme d'une caractéristique négative comme indiqué dans la décision G 1/03.

Au contraire, dans le cas présent la revendication 1 ne contient aucune caractéristique technique négative qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

De plus, l'évaluation de la conformité d'une revendication aux exigences de l'article 123 (2) CBE se base sur la comparaison du texte de la revendication avec les documents d'origine de la demande sans considérer historiquement toute la série des modifications qui ont mené au texte en question. Par conséquent, il ne ressort pas de l'analyse du texte de la revendication 1 que la nouvelle limite supérieure de l'intervalle revendiqué devrait être considérée, exceptionnellement, comme un disclaimer formulé comme caractéristique positive.

La Chambre estime donc que, comme l'exclusion est obtenue par l'introduction d'une nouvelle limite supérieure des rapports molaires, la revendication ne contient pas un disclaimer qui exclut d'une caractéristique générale un domaine particulier (voir aussi T 541/97, points 5.7, 5.7.3 et 5.7.4 des motifs).

Il n'est donc pas nécessaire de traiter dans cette décision tous les arguments apportés par les parties en faveur ou contre l'admissibilité du disclaimer en question.

2.1.6 La Chambre estime que le texte de la revendication 1 selon la requête principale n'est pas supporté explicitement ou implicitement par les documents d'origine de la demande et contrevient aux exigences de l'article 123(2) CBE.

La requête principale est donc rejetée.

3. Requêtes subsidiaires nº 1 et 2

3.1 Article 123(2) CBE

Étant donné que les libellés de chaque revendication 1 selon les requêtes subsidiaires nº 1 et 2 exigent, comme la revendication 1 selon la requête principale, que l'intervalle des rapports molaires des réactifs soit de 1,05:1 jusqu'à moins de 1,4:1 (voir point V ci-dessus), les arguments soumis auparavant s'appliquent mutatis mutandis à ces revendications, qui contreviennent donc aussi aux exigences de l'article 123(2) CBE.

4. Requête subsidiaire nº 3

4.1 Articles 84 CBE 1973, 123(2) et (3) CBE ; nouveauté

Le libellé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire nº 3 diffère du libellé de la revendication 1 selon la requête principale seulement en ce qu'elle exige que le rapport molaire des réactifs varie entre 1,05:1 et 1,2:1.

La Chambre est satisfaite que les revendications selon la requête subsidiaire nº 3 remplissent les conditions des articles 84 CBE 1973, 123(2) et (3) CBE et qu'elles sont nouvelles vis-à-vis de l'art antérieure citée.

Comme la requérante n'a pas soulevé des objections à ce sujet une exposition détaillée des motifs n'est pas nécessaire.

4.2 Activité inventive

4.2.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire nº 3 concerne un procédé de préparation d'un amphoacétate tensio-actif par réaction d'une alkylimidazoline ou d'un de ses dérivés à cycle ouvert avec un acide monohalogénoacétique ou l'un de ses sels en présence d'un alcali (voir point V ci-dessus).

Comme expliqué dans la description du brevet litigieux, le procédé de préparation des amphoacétates tensioactifs en question était déjà connu ; toutefois les produits du commerce ainsi obtenus contiennent tous une quantité significative de produit non alcoylé n'ayant pas réagi avec le chloroacétate, lequel produit exerce une action négative sur l'activité de surface. De plus, l'utilisation d'un excès de chloroacétate pour augmenter le rendement de la réaction conduit à la formation de sous-produits tel que l'acide glycolique, sous la forme de glycolate de sodium, lequel sous-produit est indésirable, car il ne contribue en rien aux propriétés tensio-actives du composé recherché (voir paragraphes 11, 13 et 14 du brevet).

Par conséquent, selon la description du brevet litigieux l'invention a pour but de formuler un procède amélioré de préparation d'amphoacétates tensioactifs qui permet d'obtenir des produits de plus grande pureté et en même temps pratiquement entièrement alcoylés (voir paragraphes 1 et 22).

4.2.2 Selon la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB le point de départ pour l'évaluation de l'activité inventive est normalement un document qui divulgue un objet conçu dans le même but ou visant à atteindre le même objectif que l'invention (voir La jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 5**(eme) édition, 2006, I.D.3.1 à 3.3, pages 140 à 142).

Le document (5), choisi par la division d'opposition et par la requérante comme point de départ pour l'évaluation de l'activité inventive, concerne une méthode de préparation d'amphoacétates tensioactifs, qui comprennent une quantité réduite de produit non alcoylé et de sous-produits tels que le chlorure de sodium et le glycolate de sodium (voir (5a), page 2, lignes 8 à 26). Par conséquent ce document vise explicitement à atteindre le même objectif indiqué dans la description du brevet litigieux.

Le document (1) a été indiqué par l'intimée comme état de la technique le plus proche en raison du fait qu'il divulguerait un procédé ayant un rendement supérieur au rendement du procédé divulgué dans le document (5) et qu'il utilise des rapports molaires des réactifs plus proches de la limite supérieure de 1,2:1 selon la revendication 1 du brevet attaqué.

La Chambre remarque que ce document vise à atteindre un procédé de préparation d'amphoacétates amélioré et, en particulier, plus économique (page 1, lignes 35 à 46). Toutefois, seulement le procédé divulgué dans l'exemple IV de ce document, où un rapport molaire des réactifs de 1,3:1 est utilisé, donne un rendement de 99% en accord avec la revendication 1 du brevet qui exige la présence de moins d'environ 3,5% en poids d'amide non alcoylé (voir point V ci-dessus), tous les autres exemples se rapportant à des procédés avec un rendement au dehors des limites du brevet litigieux ; de plus, ce document ne s'occupe pas de la formation possible de sous-produits tels que l'acide glycolique.

Par conséquent, même si le procédé du document (1) contient dans certaines modes de réalisation des caractéristiques qui pourraient être considérées plus proches à l'objet revendiqué que celles du procédé divulgué dans le document (5), il ne peut pas être choisi comme état de la technique le plus proche car, au contraire du document (5), il ne concerne pas un procédé permettant d'obtenir des produits de plus grande pureté et au même temps pratiquement entièrement alcoylés.

Par conséquent, la Chambre estime que le point de départ le plus raisonnable pour évaluer l'activité inventive de l'objet revendiqué est représenté par le document (5).

4.2.3 Comme accepté par les parties, le document (5) décrit un procédé qui diffère de l'objet revendiqué principalement en ce qu'il utilise un rapport molaire des réactifs de 1,4:1 à 2,2:1 (voir (5a), page 6, lignes 11 à 18), au dehors de la plage revendiquée de 1,05:1 à 1,2:1.

Les procédés divulgués dans les exemples 4 et 5 du document (5), qui utilisent un rapport molaire des réactifs de 1,4:1, ont un rendement de 97,5% et 98,2% respectivement, et mènent donc à un produit ayant une quantité de produit non alcoylé en accord avec les exigences de la revendication 1 du brevet attaqué ; de plus, ces procédés mènent à des quantités réduites de chlorure de sodium et d'acide glycolique (voir (5a), page 6, lignes 11 à 15 et page 10, lignes 1 à 7).

Compte tenu de l'enseignement du document (5), la Chambre estime que l'objectif technique sous-jacent l'invention est la formulation d'un procédé alternatif de préparation d'amphoacétates tensioactifs qui permet d'obtenir un produit plus pur ayant des quantités réduites en produit non alcoylé et en acide glycolique.

Les exemples contenus dans le brevet (voir, par exemple, les exemples 2 (essais 1, 2 et 3), 5, 7 et 8), montrent que le procédé revendiqué donne effectivement un produit ayant très peu de produit non alcoylé et d'acide glycolique comme enseigné aussi par la description (paragraphe 26) et qu'un procédé similaire conduit avec des rapports molaires des réactifs au dehors de l'intervalle revendiqué, c'est-à-dire un rapport supérieur à 1,2:1 ou inferieur à 1,05:1, (voir exemple 2, essai 4 (rapport 1,4:1) ou exemple 7 (rapport 1:1)) ou sans contrôle du pH réactionnel (exemple 8), donne des produits qui contiennent une plus grande quantité de produit non alcoylé ou de sous-produits tels que l'acide glycolique.

Par conséquent, la Chambre accepte que l'objectif technique mentionné ci-dessus a été effectivement résolu par le procédé de la revendication 1.

4.2.4 Selon l'enseignement du document (5) le maintien du pH réactionnel dans l'intervalle de 8 à 10 et un rapport molaire des réactifs d'au moins 1,4:1 sont essentiels pour obtenir un bon rendement de réaction ; en effet les essais comparatifs contenus dans ce document montrent qu'en utilisant un rapport molaire de 1,3:1 la réaction a un rendement plus bas que le procédé selon la revendication 1 du brevet attaqué (page 6, ligne 11 à page 7, ligne 1 ; tableau 1 à la page 8 et tableau 2 à la page 9).

Dans le procédé divulgué dans le document (1), dans lequel le pH de réaction n'est pas contrôlé, un bon rendement est possible seulement avec un excès molaire de chloroacétate d'au moins 30%, c'est à dire avec un rapport des réactifs d'au moins 1,3:1 (voir page 1, lignes 47 à 71 ; page 6, lignes 56 à 63). Toutefois ce document montre seulement dans l'exemple IV, où le rapport molaire de 1,3:1 est utilisé, un rendement de 99% (voir aussi page 6, lignes 76 à 86), tous les autres exemples n'ayant pas un rendement similaire en accord avec la revendication 1 du brevet attaqué. De plus, l'exemple VI, qui utilise un rapport molaire de 1,17:1, en accord avec la revendication 1 du brevet attaqué, a un rendement encore plus bas de seulement 77,2%.

Ce résultat est confirmé par l'exemple 8 du brevet litigieux, qui répète un exemple du document (13), un document se rapportant à un procédé de préparation d'amphoacétates où le pH de réaction n'est pas contrôlé (voir colonne 4, lignes 6 à 8 du document (13)). Selon l'exemple 8 du brevet ce procédé a un rendement de seulement 85% en mettant en oeuvre un rapport molaire de 1,5:1 comme dans l'exemple 1 du document (13) et de 70% en utilisant un rapport molaire de 1,2:1 (voir paragraphe 59 du brevet).

Par conséquent, même en considérant les enseignements des documents (1) et (13), qui diffèrent substantiellement de l'enseignement du document (5) en ce que la réaction est conduite sans le contrôle du pH, l'homme du métier, pour obtenir des produits de plus grande pureté et au même temps pratiquement entièrement alcoylés, n'aurait pas considéré de baisser le rapport molaire des réactifs au dessous de la limite de 1,4:1 indiquée comme essentielle dans le document (5) ou de la limite de 1,3:1 utilisée dans le document (1) en maintenant au même temps un contrôle du pH de réaction qui est essentiel dans le procédé du document (5) mais qui n'est pas essentiel dans les procédés des documents (1) et (13).

4.2.5 Le document (8), cité aussi par la requérante, concerne une étude sur la structure de l'amphoacétate obtenu par réaction d'un chloroacétate de sodium et une alkylimidazoline. Ce document divulgue que la réaction est possible en mettant en oeuvre un intervalle des rapports molaires des réactifs de 1:1 a 3:1 (page 128, colonne de gauche, abrégé ; colonne de droite, paragraphe avec le titre "Carboxymethylation" ; page 132 "Conclusions").

Ce document contient seulement des considérations sur la structure du produit obtenu et il ne contient aucun enseignement ou indication technique sur la quantité de sous-produits obtenus ou sur le rendement de la réaction. La Chambre ne peut reconnaître non plus dans les passages cités par la requérante (page 131, colonne de droite, paragraphe 3.3 et figure 6) aucune indication à ce sujet.

La Chambre estime donc que ce document est moins pertinent que les autres documents cités ci-dessus et il n'est d'aucune utilité pour la discussion sur l'activité inventive de l'objet revendiqué.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de discuter s'il appartient à l'état de la technique ou non.

4.2.6 La Chambre conclut qu'il n'était pas évident pour l'homme du métier, en considérant l'enseignement de l'état de la technique, de s'éloigner de l'enseignement du document (5) et de choisir un intervalle des rapports molaires des réactifs comme dans le brevet attaqué pour atteindre un produit de plus grande pureté et au même temps pratiquement entièrement alcoylé.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire nº 3 comporte une activité inventive.

4.2.7 Les revendications dépendantes comportent aussi une activité inventive pour les même raisons données ci-dessus.