T 0226/98 (Famotidine/RICHTER GEDEON) 07-02-2001

1. Le recours est recevable.

2. Bien que les jeux de revendications contenus dans la requête principale et les deux requêtes subsidiaires pour les Etats contractants autres que l'Autriche comprennent chacun plusieurs revendications, il n'est pas nécessaire, aux fins du présent recours, d'examiner de revendication autre que la revendication 2 de chaque requête. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les jeux de revendications correspondants pour l'Autriche.

3. La revendication 2 de chaque requête diffère de la revendication 2 du brevet tel que délivré. En cas de modification des revendications d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les exigences de la CBE (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 19 des motifs).

Requête principale

4. Règle 57bis CBE

L'introduction de l'expression "en tant que produit pharmaceutique" dans la revendication 2 du brevet tel que délivré (cf. point IX supra) vise à répondre à un motif d'opposition soulevé par les opposants, à savoir l'absence de nouveauté. Cette modification est donc admissible au regard de la règle 57bis CBE.

5. Article 123(2) CBE

Compte tenu des arguments présentés par le requérant à l'appui de l'ajout de l'expression "en tant que produit pharmaceutique", la Chambre est convaincue que l'objet de la revendication 2 ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée (cf. description initiale, page 1, lignes 3 et 4 ainsi que lignes 13 et 14, page 2, ligne 22 à page 3, ligne 7, et page 14, lignes 20 à 23).

6. Article 123(3) CBE

La Chambre partage l'avis du requérant selon lequel l'objet de la revendication 2, c'est-à-dire la forme morphologique "B" de famotidine "en tant que produit pharmaceutique" concerne le composé en tant que tel. Par conséquent, la caractéristique "en tant que produit pharmaceutique" introduite dans la revendication 2 n'étend pas la protection conférée. Il est donc satisfait à l'exigence de l'article 123(3) CBE.

7. Article 84 CBE

7.1 L'article 84 CBE dispose avec la règle 29(1) CBE que les revendications doivent être claires et définir l'objet de la protection demandée, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Ces exigences ont deux objectifs (cf. décision T 728/98, cette décision a entre-temps été publiée au JO OEB 2001, 319, particulier le point 3.1 des motifs), à savoir :

- s'assurer que le public sache clairement ce qui est couvert par une revendication donnée et ce qui ne l'est pas ;

- délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, afin d'exclure toute incertitude quant à la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique.

7.2 En l'espèce, la revendication 2 selon la requête principale a pour objet une forme cristalline particulière de famotidine "en tant que produit pharmaceutique". Le requérant a fait valoir que l'expression "en tant que produit pharmaceutique" se réfère à une norme de pureté pharmaceutique. Or, s'agissant du cas particulier de la famotidine, le requérant n'a soumis aucun élément pertinent à l'appui d'une quelconque définition quantitative généralement admise de la norme de pureté requise. Par conséquent, on ne saurait donner à la caractéristique "en tant que produit pharmaceutique" la moindre définition quantitative, et encore moins une définition de valeur générale. Cette expression ne saurait davantage être considérée comme une caractéristique fonctionnelle communément admise, ainsi que le soutient le requérant. Même si l'on admettait, à titre d'exemple, que l'expression "en tant que produit pharmacteutique" est une caractéristique fonctionnelle, il n'en demeurerait pas moins qu'une caractéristique fonctionnelle doit être claire, en ce sens qu'à la lecture de la revendication, l'homme du métier doit être en mesure, en faisant appel à ses connaissances générales, de déduire une définition claire de ce qui est censé être revendiqué. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

7.3 En outre, les normes de pureté peuvent évoluer au fil du temps, et ce pour diverses raisons (nouveau procédé de fabrication, nouveaux outils d'analyse ou perfectionnement de ces outils, changement des critères d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché), si bien qu'il n'apparaît pas clairement quelle est la qualité requise du produit. Aussi la caractéristique "en tant que produit pharmaceutique" est-elle également dépourvue de clarté.

7.4 Etant donné que la revendication 2 de la requête principale n'est pas conforme à l'article 84 CBE et qu'il ne peut être statué que sur la requête dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'examiner les autres revendications de cette requête. En conséquence, la requête principale du requérant doit être rejetée.

Première requête subsidiaire

8. Article 123(2) CBE

8.1 L'article 123(2) CBE dispose qu'une demande de brevet européen (ou un brevet européen) ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. L'expression "contenu de la demande" se réfère aux parties de la demande de brevet européen qui exposent l'invention, en particulier la description et les revendications.

8.2 La Chambre n'est pas convaincue que la modification apportée à la revendication 2 concernant la préparation de la solution sursaturée "en libérant la base libre de famotidine de son sel par addition du sel à de l'hydroxyde d'ammonium" (cf. point XI supra) soit fondée sur la demande telle que déposée. En effet, les passages de la description invoqués par le requérant (page 4, lignes 23 à 27, page 6, lignes 12 à 14 et page 18, exemple II/4) permettent simplement de déduire que la base libre de famotidine peut être libérée des sels de famotidine avec des acides carboxyliques en ajoutant ce sel à de l'hydroxyde d'ammonium. Par conséquent, la généralisation à n'importe quel sel de famotidine étend l'objet de la revendication 2 au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

8.3 La revendication 2 de cette requête n'étant pas conforme à l'article 123(2) CBE, il y a lieu de rejeter également la première requête subsidiaire du requérant.

Seconde requête subsidiaire

9. Etendue du recours

9.1 Les revendications 1 et 3 à 8 pour les Etats contractants autres que l'Autriche et les revendications 1 à 5 pour l'Autriche de la seconde requête subsidiaire correspondent respectivement aux revendications 1 à 7 pour les Etats contractants autres que l'Autriche et aux revendications 1 à 5 pour l'Autriche de la requête telle que maintenue par la division d'opposition. En vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Chambre n'a pas compétence pour statuer en la matière (G 9/92, JO OEB 1994, 875, point 1 du dispositif), étant donné que le seul intimé (opposant 1) n'a pas formé de recours.

9.2 En revanche, contrairement à l'avis exprimé par le requérant, il est de la compétence et du devoir de la Chambre, conformément aux articles 111(1) et 102(3) CBE, de statuer sur chaque question qui se pose en rapport avec les requêtes auxquelles la division d'opposition n'a pas fait droit ou toute autre requête présentée dans le cadre du recours, la Chambre n'étant pas liée par les conclusions de la décision attaquée (cf. décision T 401/95, en date du 28 janvier 1999, non publiée au JO OEB, en particulier point 2 des motifs, et décision T 303/94, en date du 16 septembre 1999, non publiée au JO OEB, en particulier point 2 des motifs). La Chambre a notamment compétence pour examiner si l'objet de la revendication 2 est nouveau par rapport au document (3), même si la division d'opposition a émis un avis positif à ce sujet.

10 Article 123(2) et (3) CBE

La Chambre a acquis la conviction que la revendication 2 de la requête pour les Etats contractants autres que l'Autriche n'a pas été modifiée de manière à étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, la modification concernant la préparation d'une solution de famotidine sursaturée à une température inférieure à 40°C en dissolvant la famotidine en tant que sel acétique et en libérant la base libre de famotidine de son sel par addition du sel à de l'hydroxyde d'ammonium, est fondée sur la demande telle que déposée (cf. page 4, lignes 23 à 27, page 6, lignes 12 à 14 et page 18, exemple n II/4). Cette modification n'étend pas non plus la protection conférée.

11. Article 84 CBE

La Chambre estime que la revendication 2 de la requête pour les Etats contractants autres que l'Autriche satisfait aux exigences de l'article 84 CBE. Selon une jurisprudence bien établie des chambres de recours, un produit revendiqué peut être défini par son procédé de fabrication. En outre, la définition du procédé est claire.

12. Article 54(1) et (2) CBE

12.1 La revendication 2 en litige porte sur un produit défini en partie par des paramètres physiques et en partie par son procédé de fabrication (revendication de produit caractérisé par son procédé de fabrication). Par conséquent, même si ce produit est partiellement caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que la revendication entre dans la catégorie des revendications relatives à une entité physique, à savoir un produit. La seule question qui se pose est de savoir si le produit tel que défini dans la revendication 2 est ou non antériorisé par le document (3), et en particulier par l'exemple 4 de ce document.

12.2 Le document (3) porte sur la préparation de la famotidine, un médicament utilisé pour bloquer le récepteur H-2 de l'histamine ou inhiber la sécrétion d'acide gastrique (cf. page 2, lignes 10 à 19). L'exemple 4 de ce document divulgue le procédé d'obtention de la famotidine ci-après :

a) condensation de sulfamide et de 3-[[[2-[(diaminométhylène)amino]-4-thiazolyl]- méthyle]thio]propionimidate de méthyle.

Après la réaction, "les cristaux formés sont recueillis par filtration, lavés avec 200 l de méthanol à froid et séchés à l'air à température ambiante, afin de fournir 87,5 kg du produit désiré présentant un point de fusion de 157,6°C" ;

b) une partie du produit obtenu est recristallisée à partir d'un mélange diméthylformamide/eau, et

c) est dissoute dans une quantité équimolaire d'acide acétique aqueux. On ajoute à la solution une quantité équimolaire de solution d'hydroxide de sodium dilué dans de l'eau, afin de séparer les cristaux présentant un point de fusion de 163-164°C.

12.3 Selon une jurisprudence bien établie des chambres de recours, une substance chimique décrite dans un document cité par l'indication du produit de départ et du procédé décrit correspondant fait partie de l'état de la technique (cf. T 12/81, JO OEB 1982, 296, point 13 des motifs et T 181/82, JO OEB 1984, 401, point 7 des motifs).

12.4 Le requérant a tout d'abord fait valoir que l'homme du métier n'aurait prêté aucune attention au produit obtenu à l'issue de l'étape a), que lui-même a appelé "produit intermédiaire", mais qu'il aurait continué à mettre en oeuvre le procédé jusqu'à obtention du produit issu de l'étape c), que lui-même a appelé "produit final". Or, cet argument méconnaît la finalité de l'article 54(1) CBE, qui est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité. Selon l'article 54(2) CBE, l'état de la technique s'entend de tout ce qui a été rendu accessible au public par tout moyen avant la date de dépôt. Ainsi que l'a confirmé la décision G 1/92 (JO OEB 1993, 277, en particulier point 2.1 des motifs), il convient d'exclure tout élément de subjectivité dans l'application de la notion de nouveauté telle que définie à l'article 54(1) et (2) CBE.

12.5 La Chambre relève dans ce contexte que le produit obtenu à l'issue de l'étape a) était isolé sous forme de cristaux et décrit comme étant le "produit désiré", à savoir la famotidine. Ce produit était donc accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE.

12.6 A titre de preuve, l'étape a) de l'exemple 4 a été reproduite en toute indépendance par trois experts, dont les comptes rendus ont été présentés au cours de la procédure d'opposition :

- le professeur Marko, expert du titulaire du brevet litigieux, a reproduit ledit exemple (cf. document (5), point VIII supra) et obtenu une famotidine contenant 98,3% de la forme "B", mais ne présentant aucune quantité mesurable de la forme "A", avec un point de fusion de 161°C (cf. page 8 du compte rendu d'expériences). Le professeur Marko a émis les observations suivantes :

"La famotidine brute obtenue en suivant la procédure décrite dans l'exemple 4 s'est révélée être pour l'essentiel de forme "B", même si les produits doivent bien entendu être encore considérablement purifiés" (cf. page 10, "conclusions").

- Le professeur Ishii, expert de l'opposant 1, a reproduit ledit exemple (cf. document 7, point II supra) et obtenu une famotidine contenant 97,32% de la forme "B", mais ne présentant aucune quantité mesurable de la forme "A" (forme "B" pure sous forme de cristaux), avec un point de fusion de 158-160° (cf. page 6 du compte rendu et page 3 de l'addendum).

- Le professeur Burger, expert de l'opposant 2, a reproduit ledit exemple (cf. document (8), point II supra) et obtenu de la famotidine de forme "B" qui ne présentait aucune quantité mesurable de la forme "A" (forme "B" pure sous forme de cristaux). La pureté de ce produit a fait l'objet de trois analyses, qui ont respectivement donné un pourcentage de 96,8%, de 97,6% et de 96,1% de famotidine de forme "B" (cf. pages 29, 33 et 34 du compte rendu).

12.7 Le requérant n'a pas contesté l'objectivité et l'exactitude des résultats des expériences présentés dans les trois comptes rendus. Il a en revanche contesté que la forme "B" de la famotidine soit "le résultat inévitable" de la méthode divulguée dans l'étape a) de l'exemple 4, au motif que, selon lui, les données expérimentales fournies étaient incomplètes et que le compte rendu de M. Harsanyi (document (6) - point XII supra) montrait que l'on pouvait tout aussi bien obtenir de la famotidine de forme "A". Or, la Chambre estime que, contrairement aux preuves que constituent les comptes rendus des professeurs Marko, Ishii et Burger, l'expérience dont fait rapport M. Harsanyi ne saurait être considérée comme une reproduction de l'étape a) de l'exemple 4 dès lors qu'il n'a pas reproduit les conditions qui ont conduit à l'obtention du produit cristallin tel que divulgué, mais qu'il a utilisé de la famotidine de forme "B" pure comme produit de départ. Le requérant n'a pas contesté cette différence. Aussi la Chambre conclut-elle que i) le requérant n'a pas produit la moindre preuve que l'on ne parvient pas nécessairement au produit revendiqué, à savoir de la famotidine de forme "B", en suivant la méthode exposée dans l'étape a) de l'exemple 4, et que ii) les comptes rendus des professeurs Marko, Ishii et Burger montrent de manière indépendante et avec une convergence de résultats remarquable que l'on obtient un produit dont la teneur en famotidine de forme "B" pure (sans forme "A") varie de 96,1 à 98,3%. Par conséquent, la méthode exposée dans l'étape a) de l'exemple 4 du document (3) a nécessairement pour résultat des cristaux contenant de 96,1 à 98,3% de forme morphologiquement pure de famotidine. La variation des taux obtenus est suffisamment minime pour être considérée comme normale (le professeur Burger a analysé trois fois le produit obtenu et constaté que la teneur en famotidine de forme "B" variait de 96,1 à 97,6%).

12.8 Le requérant a également allégué que le produit revendiqué était nouveau par rapport au produit issu de l'étape a) de l'exemple 4, étant donné que les paramètres physiques étaient différents. Selon lui, les valeurs indiquées dans la revendication 2 définissent un produit dont la pureté le rend apte à un usage pharmaceutique, contrairement au produit brut obtenu en suivant l'étape a) de l'exemple 4.

Ces valeurs portent sur trois catégories différentes de mesures physiques, à savoir le point de fusion, les bandes d'absorption du spectre infrarouge et l'analyse calorimétrique différentielle (DSC).

- Le point de fusion de la famotidine revendiquée est de 159-162 C, tandis que celui du produit selon l'étape a) de l'exemple 4 est de 157,6°C. Or, le professeur Marko a noté que le point de fusion était de 161°C (cf. page 8 de son compte rendu) et le professeur Ishii qu'il était compris entre 158 et 160°C (cf. page 6 de son compte rendu). De l'avis de la Chambre, cette situation correspond aux marges d'erreur constatées lorsque l'on vérifie l'exactitude d'une mesure. En outre, nonobstant la question de savoir si la pureté d'un produit en est une caractéristique essentielle, la Chambre ne voit aucun lien clair entre la pureté alléguée du produit revendiqué et le point de fusion. Il ressort des différentes expériences dont rend compte le professeur Marko dans le document (5) que des produits contenant 99,7%, 99,6%, 98,3% et 98,2%" de forme "B" correspondent respectivement à des points de fusion de 163-164°C, 162°C, 161°C et 162°C (cf. pages 5, 8 et 10 du compte rendu). La plage de 159 à 162°C mentionnée dans la revendication 2 ne saurait être attribuée à une pureté définie qui différerait de la pureté du produit selon l'étape a) de l'exemple 4. En outre, les résultats incontestés de ces expériences montrent que ce n'est parce que les points de fusion sont situés en dehors de la plage indiquée dans la revendication que le produit obtenu n'est pas de la famotidine de forme "B". Il s'ensuit que l'indication d'un point de fusion ne constitue pas un paramètre fiable pour caractériser le produit. Par conséquent, des points de fusion différents ne signifient pas en l'espèce que les produits sont différents.

- Les bandes d'absorption caractéristiques du spectre infrarouge à 3506, 3103 et 777 cm-1 ne définissent pas davantage un nouveau produit, car ces bandes sont présentes dans le spectre infrarouge du produit obtenu selon l'étape a) de l'exemple 4. Le professeur Marko a fourni un transparent du spectre infrarouge entre 3000 et 3540 cm-1 de la forme "B" pure (cf. fig. b du compte rendu) à placer au-dessus du spectre des échantillons, et la Chambre note que ce spectre concorde totalement avec celui du produit obtenu selon l'étape a) de l'exemple 4 du document (3) qui a été joint par le professeur Marko (cf. figure 20 b) du compte rendu). De surcroît, les spectres du produit obtenu selon l'étape a) de l'exemple 4 qui ont été joints par les professeurs Burger (cf. page 27 du compte rendu) et Ishii (cf. graphique B) confirment la présence des bandes d'absorption caractéristiques à 3506, 3103 et 777 cm-1, qui sont les seules mentionnées dans la revendication.

- S'agissant du maximum endothermique de fusion à 159°C à l'analyse calorimétrique différentielle, en chauffant à une vitesse de 1 C par minute, il n'est pas possible de comparer directement cette valeur avec l'une des valeurs obtenues par les professeurs Marko et Ishii, car ceux-ci ont réalisé l'analyse à des vitesses de chauffage de respectivement 5°C et 10°C par minute. On constate cependant que les graphiques présentés dans ces comptes rendus font chacun apparaître un pic unique, qui est considéré comme étant la forme "B" de la famotidine. De l'avis de la Chambre, la différence de température du maximum endothermique est uniquement due au fait que les mesures ont été effectuées dans des conditions différentes, et on ne saurait par conséquent en conclure que le produit obtenu est différent. Les trois comptes rendus confirment que le seul produit obtenu est la forme cristalline appelée forme "B". Les variations s'expliquent uniquement par la façon dont les mesures ont été réalisées. Le professeur Marko a noté que le maximum endothermique de la forme "A" pure et le maximum endothermique de la forme "B" pure qu'il a mesurés différaient chacun de 7-8°C (cf. le paragraphe qui commence page 3 et se poursuit page 4) par rapport aux valeurs mentionnées dans le brevet litigieux. Il en a conclu que les variations des valeurs obtenues par l'analyse calorimétrique différentielle étaient dues en partie aux instruments différents qui ont été utilisés et en partie aux vitesses de chauffage différentes.

12.9 Enfin, la Chambre relève que le produit issu de l'étape a) de l'exemple 4 possède une forme cristalline morphologiquement homogène, ainsi que le montre l'analyse calorimétrique différentielle (cf. point 12.8 supra, dernier paragraphe), et qu'il présente une structure en aiguille, ainsi que l'a constaté le professeur Ishii (cf. page 3 de l'addendum au document (7) et la photographie A).

12.10 En conséquence, le produit divulgué dans le document (3) est le même que celui qui est revendiqué. L'indication de son procédé d'obtention n'affecte en rien cette conclusion, même si ce procédé est nouveau.

12.11 Etant donné que la revendication 2 selon cette requête n'est pas conforme à l'article 54(1) et (2) CBE, il y a également lieu de rejeter la seconde requête subsidiaire du requérant.

13. Compétence de la Chambre de recours

13.1 Aucun recours n'ayant été formé par l'opposant 1, lequel a entre-temps retiré son opposition (cf. point VI supra), nul ne peut, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, contester le brevet maintenu tel que modifié par la première instance.

13.2 En revanche, la Chambre était pleinement compétente pour examiner si l'objet de la requête principale et des requêtes subsidiaires présentées par le requérant durant la procédure de recours satisfaisait aux exigences de la CBE.