2.5.1 Allgemeines

Eine Prüfungsabteilung kann eine Anmeldung nach einem einzigen Bescheid ohne Vorwarnung (T 1002/03, T 1969/07) zurückweisen, wenn ihres Erachtens keine Erfolgsaussichten bestehen (s. T 201/98, T 79/91, T 1969/07). Die Zurückweisung einer Anmeldung nach dem ersten Bescheid ist gerechtfertigt, wenn entscheidende Einwände gegen die Patentierbarkeit verbleiben (s. T 84/82, T 161/82, T 300/89, T 95/04), insbesondere, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht wesentlich geändert worden ist (s. auch T 66/83, T 304/91, T 63/93).

In T 640/91 (ABl. 1994, 918) stellte die Kammer fest, dass mit den Worten "so oft wie erforderlich" implizit anerkannt werde, dass unter bestimmten Umständen die Prüfungsabteilung rechtlich dazu verpflichtet sei, vor Erlass einer Entscheidung den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern. Im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ 1973 bestehe seitens der Prüfungsabteilung eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, einen Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor eine ihn beschwerende Entscheidung getroffen werde, deren sofortiger Erlass damit begründet werde, dass der Anmelder bei seinen vorhergehenden Stellungnahmen Gutgläubigkeit habe vermissen lassen. Die Kammer wies darauf hin, dass es grundsätzlich nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung sei, die Kooperationsbereitschaft oder die Gutgläubigkeit eines Anmelders zu beurteilen, wenn sie darüber entscheide, ob sie ihn in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 96 (2) EPÜ 1973 zu weiteren Stellungnahmen auffordern solle. Die Ausübung dieses Ermessens hänge in erster Linie davon ab, ob es aussichtsreich erscheine, dass eine solche Aufforderung zur Erteilung des Patents führe. S. auch T 855/90.

In T 821/96 führte die Kammer ergänzend aus, dass es nach ständiger Rechtsprechung im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, ob sie den Anmelder nach Art. 96 (2) EPÜ 1973 ein weiteres Mal auffordern wolle, Stellung zu nehmen. Eine weitere Aufforderung wäre nur angebracht, wenn das Prüfungsverfahren in Anbetracht der Erwiderung des Anmelders wahrscheinlich mit der Erteilung eines Patents enden würde. S. auch T 201/98.

In T 449/03 wies die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers, der Anmelder habe im Prüfungsverfahren grundsätzlich Anspruch auf mindestens zwei Bescheide, bevor eine negative Entscheidung zur Patentierbarkeit ergehe, zurück (s. T 84/82, ABl. 1983, 451). Werden einem Anspruch allerdings in Erwiderung auf einen amtlichen Bescheid Merkmale hinzugefügt, so ist ein weiterer Bescheid nur in außergewöhnlichen Fällen entbehrlich (vgl. T 161/82, ABl. 1984, 551), zum Beispiel dann, wenn festzustellen ist, dass die dem Anspruch hinzugefügten Merkmale in dem spezifischen Teil des Dokuments des Stands der Technik, der dem Gegenstand des Anspruchs bereits entgegengehalten wurde, implizit enthalten waren, so dass der dem Anmelder mitgeteilte Einwand gegen die Patentierbarkeit bestehen bleibt.

In T 5/81 (ABl. 1982, 249) machte der Beschwerdeführer geltend, in dem einzigen ihm zugesandten Bescheid habe der Prüfer nicht zu Anspruch 5 Stellung genommen. Diese Unterlassung stelle einen Verstoß gegen Art. 96 (2) EPÜ 1973 und R. 51 (3) EPÜ 1973 dar. Die Kammer stellte fest, dass eine Beschwerde nur eine im Sinne von Art. 106 (1) EPÜ 1973 beschwerdefähige Entscheidung, nicht jedoch vorbereitende Handlungen zum Gegenstand haben kann. Art. 96 (2) EPÜ 1973 und R. 51 (3) EPÜ 1973 beträfen jedoch ausschließlich das Vorverfahren. Eventuelle Verstöße gegen diese Vorschriften könnten höchstens in Betracht gezogen werden, wenn sie sich auf die Entscheidung über die Zurückweisung auswirken würden, etwa im Falle eines Verstoßes gegen Art. 113 (1) EPÜ 1973 (s. auch T 808/90). Der Einwand des Beschwerdeführers sei jedoch nicht nur aus diesem Grund gegenstandslos. Der Prüfer habe sehr wohl zum Inhalt des fraglichen Anspruchs Stellung genommen und dabei auf die Möglichkeit hingewiesen, auf der Grundlage dieses Anspruchs einen unabhängigen Anspruch zu formulieren. Da der Beschwerdeführer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht habe, sei die Prüfungsabteilung bei der Begründung der Zurückweisung der Anmeldung nicht verpflichtet gewesen, auf diesen Punkt einzugehen. Der diesbezügliche Hinweis in den Entscheidungsgründen gehöre nicht zu den die Entscheidung tragenden Überlegungen; er sollte nur deutlich machen, dass sich die Prüfungsabteilung dessen bewusst war, dass die Anmeldung möglicherweise patentierbare Sachverhalte enthalten könnte. Dass unter diesen Umständen eine Zurückweisung erfolgt sei, stelle keinen Anfechtungsgrund dar. S. auch T 228/89, T 347/04, R 14/10.

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