3. Klarheit der Ansprüche
3.5. Charakterisierung einer Erfindung durch einen Parameter
Der Entscheidung T 94/82 (ABl. 1984, 75) zufolge ist das Erfordernis der Deutlichkeit bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können (s. auch T 452/91, T 541/97, T 437/98, T 193/01). Der Anspruch selbst braucht keine Hinweise darauf zu enthalten, wie das Erzeugnis herzustellen ist (T 94/82).
In T 849/11 fasste die Kammer die Rechtsprechung zu den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ in Bezug auf die Charakterisierung einer Erfindung durch Parameter zusammen. Dabei erklärte sie Folgendes: i) Die Ansprüche müssen für den Fachmann in sich deutlich sein, ii) das Verfahren zur Messung eines Parameters (oder zumindest ein Verweis darauf) muss vollständig im Anspruch selbst erwähnt sein (s. T 1156/01, T 412/02, T 908/04, T 555/05, T 1497/08), und iii) der Anmelder, der den Umfang des Anspruchs durch Parameter definieren möchte, sollte sicherstellen, dass ein Fachmann eindeutig und leicht feststellen kann, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs arbeitet. Die Kammer erläuterte weiter, dass die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ auch dann erfüllt sind, wenn überzeugend dargelegt werden kann, dass i) das verwendete Verfahren zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört, oder ii) alle auf diesem Gebiet bekannten Verfahren zur Bestimmung dieses Parameters innerhalb angemessener Messgenauigkeitsgrenzen zu demselben Ergebnis führen (s. T 1156/01).
In T 29/05 stellte die Kammer fest, dass zwar im betreffenden Fall unterschiedliche Versuchsprotokolle angewandt werden konnten, um die Hybridisierung unter stringenten Bedingungen zu beurteilen, diese Versuchsprotokolle jedoch auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblich waren (im Anschluss an T 1084/00).
In T 307/06 enthielten die Ansprüche das hinzugefügte Merkmal "und eine Tg von weniger als 25 °C". Die Kammer stellte fest, dass es verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Tg (Glasübergangstemperatur) gibt. Die bloße Tatsache, dass es mehrere Verfahren gebe, mache die Ansprüche allerdings nicht unklar, wenn zumindest eine der folgenden Bedingungen erfüllt sei: a) Die verschiedenen Verfahren ergeben im Wesentlichen dieselben Tg-Werte für dasselbe Material, oder b) der Fachmann hätte den in Anspruch 1 genannten Bereich von Tg-Werten mit nur einem standardmäßigen Messverfahren assoziiert. Weder die Bedingung a noch die Bedingung b war erfüllt. Daraus schloss die Kammer, dass unsicher ist, welcher Gegenstand unter Anspruch 1 fällt, was diesen Anspruch unklar macht (s. T 728/98, ABl. 2001, 319; T 306/13).
In T 2676/16 widersprach die Kammer der Prüfungsabteilung, die den Parameter "an outcome of a pseudo-random hopping" ("Ergebnis eines pseudozufälligen Springens") des Verfahrens in Anspruch 1 für nicht klar erachtet hatte, weil der Fachmann auf dem Gebiet der Telekommunikation ihn auf viele verschiedene Weisen auslegen könne. Im vorliegenden Kontext hatte der Begriff "outcome" dieselbe Bedeutung wie "result". Es war klar, dass durch die Operation des "pseudozufälligen Springens" eine skalare Zahl erzeugt werden sollte. Auch die Bedeutung von "pseudozufällig" sei für den Fachmann klar. Die Tatsache, dass ein Merkmal auf unterschiedliche Weise implementiert werden kann, macht dieses Merkmal nicht zwangsläufig unklar.
In mehreren Entscheidungen betonen die Kammern, dass aus dem Anspruch selbst, wenn er vom Fachmann gelesen wird, klar hervorgehen muss, wie die Parameter zu bestimmen sind, es sei denn es kann nachgewiesen werden, dass der Fachmann auch ohne solche Angaben im Anspruch sofort wüsste, welches Verfahren und welche Bedingungen anzuwenden sind.
In T 412/02 befand die Kammer, dass die eindeutige Charakterisierung eines Erzeugnisses in einem Anspruch durch Parameter oder durch ein mathematisches Verhältnis zwischen Parametern unbedingt erfordert, dass jeder Parameter klar und zuverlässig bestimmt werden kann. Nach Auffassung der Kammer folgt daraus, dass die Kenntnis des Verfahrens und der Bedingungen zur Bestimmung des Parameters für die eindeutige Definition der Parameter und damit auch für die eindeutige Definition eines mathematischen Verhältnisses zwischen ihnen erforderlich ist. Damit der Gegenstand, für den um Schutz ersucht wird, definiert werden könne, müsse also aus dem Anspruch selbst, wenn er vom Fachmann gelesen wird, klar hervorgehen, wie die Parameter zu bestimmen sind. Dies würde generell bedeuten, dass das Bestimmungsverfahren und die Messbedingungen, die sich auf den Wert des Parameters auswirken könnten, explizit oder gegebenenfalls unter Bezugnahme auf die Beschreibung gemäß R. 29 (6) EPÜ 1973 im Anspruch anzugeben sind. Eine solche Angabe würde nur überflüssig, wenn nachgewiesen werden könnte, dass der Fachmann sofort wüsste, welches Verfahren und welche Bedingungen anzuwenden sind. S. auch T 1156/01.
In T 1819/07 urteilte die Kammer, dass der Parameter "durchschnittliche Partikelgröße" den Anspruch unklar machte, da in den Ansprüchen weder die Art des Durchschnitts (Volumen, Fläche, Anzahl) noch ein Verfahren zu seiner Bestimmung angegeben war. S. auch T 967/08 und T 45/10.
Jedoch hielt es die Kammer in T 992/02, trotz eines Hinweises auf den allgemeinen Grundsatz, dass die Ansprüche als solche deutlich sein müssen, angesichts des Erfordernisses der Knappheit für gerechtfertigt, das Verfahren zur Messung eines die beanspruchte Zusammensetzung charakterisierenden Parameters (Bildungsrate leichter Ionen) nicht in den Anspruch aufzunehmen. Im betreffenden Fall sei dies möglich, weil das Verfahren in der Beschreibung deutlich dargelegt sei und keinerlei Unklarheit bestehe.
In T 2086/11 stand der Parameter "mittleres Querschnittsverhältnis" für den Durchschnitt der einzelnen Querschnittsverhältnisse und wurde als Verhältnis zwischen der Hauptachse und der Dicke von 50 Aluminiumflockenpartikeln definiert, deren Hauptachsen nicht größer als 10 μm sind. Nach Auffassung der Kammer lässt sich auf der Grundlage dieses Parameters nicht unterscheiden, welcher Gegenstand unter die Ansprüche fällt und welcher nicht. Nach dem in der Beschreibung erläuterten Messverfahren umfasste die untersuchte Probe Tausende von Partikeln mit einer Hauptachse von weniger als 10 μm, und dem in der Anmeldung beschriebenen Verfahren war keine genaue Angabe zu entnehmen, wie die 50 Partikel auszuwählen sind. Ein Benutzer, der eine Gruppe von 50 Partikeln zufällig auswählte, konnte einen innerhalb des Anspruchs liegenden Wert für das mittlere Querschnittsverhältnis finden; ein anderer, der eine andere Gruppe von 50 Partikeln auswählte, konnte einen außerhalb des Anspruchs liegenden Wert finden. Somit war der Parameter "mittleres Querschnittsverhältnis" für sich genommen unzureichend, um das beanspruchte Erzeugnis zuverlässig zu kennzeichnen, und genügte nicht Art. 84 EPÜ 1973.
- T 1726/22
Zusammenfassung
In T 1726/22 the claimed subject-matter was defined by parameters; however, even though the claims related to an acetylated wood as such, the parameters, i.e. the shrinkage ratios, were defined in relation to the wood before acetylation. The application did not mention anything regarding how the shrinkage ratios, relative to the shrinkage before acetylation, could be determined on the basis of the acetylated wood.
According to the appellant, the shrinkage ratios could be easily determined during the manufacture of the acetylated wood, during which the wood before acetylation was necessarily available and its shrinkage could thus be measured easily. The board found that this argument was not convincing. It noted that it was not enough for the requirement of clarity to be fulfilled that the parameter could be measured when manufacturing the wood, as the manufacturing method was not specified in the claim. The skilled person needs to be able to determine whether a given acetylated wood falls within the scope of the claim, the claim being directed to an acetylated wood as such. As outlined in T 849/11, an applicant who chooses to define the scope of the claim by parameters should ensure, inter alia, that a skilled person can easily and unambiguously verify whether they are working inside or outside the scope of the claim; however, in the present case, it was impossible for the skilled person faced with the acetylated wood to revert to the manufacturing process during which the shrinkage before acetylation could have been measured, or to the unacetylated wood.
The appellant also argued that the skilled person could alternatively measure the shrinkage ratio by using "a reference non-acetylated wood sample of the same wood species having similar properties". In the appellant's view this meant the same wood species of the same geographic origin, and the same part of the tree, i.e. heartwood or sapwood. The appellant submitted that the skilled person could identify the wood species by isotope analysis.
The board pointed out that using a reference wood was not suggested anywhere, let alone specified in the claim. Even if it was nevertheless assumed that the skilled person had the idea to turn to using a reference wood, they would not find any instructions on how to select a suitable reference wood. It thus could not be concluded that the skilled person would necessarily select a wood using the same criteria as identified by the appellant. Considering that the choice of the reference wood, and indeed the choice of the measuring method in general, was in no way limited, it could not be concluded that repeatable and reliable results for the shrinkage ratios would be obtained on this basis, irrespective of the question of whether such a reference wood could be reliably identified, and whether such a reference wood was at all representative of the (acetylated) wood under consideration.
The board recalled that there are cases in which it is not necessary to specify the measuring method for a parameter in the claim, namely when it is ("convincingly") shown that the method to be employed belongs to the skilled person's common general knowledge, or all the methodologies known in the relevant technical field for determining this parameter yield the same result within the appropriate limit of measurement accuracy (T 849/11); however, it was a mere assertion by the appellant that the skilled person could and would use a reference wood, and that this would lead to reliable results. This assertion was not even supported by the application, nor was any other supporting information available. By contrast with the appellant's view, it thus could not be concluded that the present case would be such an exceptional case in which it would be unnecessary to specify the measuring method. The requirements of Art. 84 EPC were therefore not met.