7. Zwischenentscheidung über gewährbaren Hilfsantrag – Unterscheidung zwischen Prüfungs- und Einspruchsverfahren

In T 549/96 wies die Kammer darauf hin, dass sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Art. 113 (2) EPÜ 1973 an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Ein Anmelder müsse deshalb am Ende der Verhandlung eindeutig angeben, welche Fassung er vorschlage. Versage ein Anmelder einem gewährbaren Hilfsantrag seine Zustimmung – sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährbaren Anträgen gegenüber einem von der Prüfungsabteilung für gewährbar erachteten – so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ 1973 zurückzuweisen. Die Kammer stellte das Einspruchs- und das Erteilungsverfahren einander gegenüber. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Art. 106 (3) EPÜ 1973 (Art. 106 (2) EPÜ), wonach das europäische Patent die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müssten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Es erspare dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Formerfordernisse nach R. 58 (5) EPÜ 1973 (R. 82 (2) EPÜ), bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, dass die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABl. 1998, 113).

In T 482/06 stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung T 549/96 mit der aktualisierten Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2) (ABl. 2005, 357) in Einklang steht, da in dieser Entscheidung festgestellt wird: "ein Anmelder muss am Schluss des Verfahrens unmissverständlich angeben, welche Fassung er vorschlägt". In der Rechtauskunft Nr. 15/05 wird dargelegt, wie diese Angabe zu erfolgen hat. S. auch T 976/97, ebenfalls vor Inkrafttreten der Rechtsauskunft 15/05 mit einer ähnlichen Sachlage wie in T 549/96. In T 1220/05 bestätigte die Kammer, dass Zwischenentscheidungen, die die Gewährbarkeit eines Hilfsantrags feststellen, nicht der üblichen erstinstanzlichen Praxis im Prüfungsverfahren – im Unterschied zum Einspruchsverfahren – entsprechen (s. Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), Nr. 1.1) und in der Beschwerderechtsprechung wegen möglicher Folgeprobleme (Bindungswirkung, Verbot der reformatio in peius) für wenig wünschenswert erachtet werden (unter Hinweis auf T 839/95 und T 549/96).

Zur Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren (dass das europäische Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt) s. Kapitel IV.C.8.2.2.