2.3.1 Pouvoir d'appréciation de la division d'examen

Dans l'affaire T 821/96, la chambre a ajouté que selon la jurisprudence constante, la décision d'émettre une nouvelle invitation à présenter des observations conformément à l'art. 96(2) CBE 1973 est laissée à l'appréciation de la division d'examen.

Dans la décision T 162/82 (JO 1987, 533), la chambre a conclu que dans l'intérêt de procédures d'examen régulières et rationnelles, il y a lieu d'éviter l'envoi de plusieurs notifications, lorsqu'il ne paraît pas vraisemblable que cela conduira à un résultat positif. Dans l'affaire T 84/82 (JO 1983, 451), la chambre a estimé que la division d'examen est en droit de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive et peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations, et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances justifient cette mesure. Voir également les décisions T 201/98, T 79/91, T 1969/07, T 2351/16.

Dans l'affaire T 201/98, la chambre a relevé en se référant à la jurisprudence constante des chambres de recours (T 84/82, JO 1983, 451 ; T 300/89, JO 1991, 480) qu'une division d'examen ne dépasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation par un rejet immédiat, sous réserve que la décision soit conforme à l'art. 113(1) CBE, à savoir qu'elle se fonde sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position. Dans la décision T 162/82 (JO 1987, 533), la chambre a conclu que ni l'art. 113(1) CBE 1973 ni l'art. 96(2) CBE 1973 n'exigent que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet restent les mêmes (voir également les décisions T 300/89, T 95/04). Dans l'affaire T 63/93, la chambre a estimé que c'était particulièrement le cas lorsque l'objet revendiqué n'avait pas été sensiblement modifié (voir également l'affaire T 304/91). 

Dans l'affaire T 300/89 (JO 1991, 480), la chambre a relevé que c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a soulevé des objections, de proposer des modifications.

Dans l'affaire T 640/91 (JO 1994, 918), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'art. 96(2) CBE 1973, selon laquelle la division d'examen invite le demandeur à présenter ses observations "aussi souvent qu'il est nécessaire", implique que dans certains cas, la division d'examen est juridiquement tenue, avant de rendre sa décision, d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations, par exemple avant de rendre une décision fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'a pas pu auparavant prendre position (art. 113 CBE). Afin de respecter les prescriptions de l'art. 113(1) CBE, la division d'examen était "nécessairement" tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations avant qu'elle ne rende une décision à son encontre dans laquelle, pour justifier sa décision de rejeter sur-le-champ la demande, elle invoque la mauvaise foi dont avait fait preuve le demandeur dans ses observations précédentes. La chambre a souligné qu'une division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de collaboration d'un demandeur ni sa bonne foi lorsqu'elle doit décider, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96(2) CBE 1973, s'il y a lieu ou non d'inviter ce demandeur à présenter d'autres observations. Ce pouvoir d'appréciation est exercé dans la mesure essentiellement où il existe des chances raisonnables que l'envoi d'une nouvelle invitation permette d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet. Voir aussi T 855/90.

Dans l'affaire T 677/97, la chambre a fait observer qu'en vertu de l'expression "s'il y a lieu", la règle 51(3) CBE 1973 confère à la division d'examen le pouvoir d'émettre, à sa libre appréciation, une première notification incomplète. Cette interprétation de la CBE a aussi été approuvée dans la décision T 98/88. La chambre a constaté qu'il appartient à la division d'examen, conformément à l'art. 96(2) CBE 1973, d'envoyer une seconde notification contenant une déclaration motivée qui explique les raisons pour lesquelles l'objection soulevée en vertu de l'art. 56 CBE est maintenue. En formulant cette conclusion, la chambre ne s'est pas écartée de la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, qui reconnaît qu'une division d'examen peut exercer son pouvoir d'appréciation afin de rendre une décision de rejet après une seule notification. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, un rejet immédiat ne relevait pas de l'exercice raisonnable de ce pouvoir. Les limites du pouvoir d'appréciation de la division d'examen à cet égard ont été expliquées dans la décision T 951/92 (JO 1996, 53), dans laquelle la chambre a indiqué que si une notification régie par la règle 51(3) CBE 1973, émise conformément à l'art. 96(2) CBE 1973, n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettent de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait, sans contrevenir à l'art. 113(1) CBE 1973, rendre une décision fondée sur une telle conclusion, tant qu'il n'a pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Une décision rendue en l'absence d'une telle notification irait également à l'encontre de l'art. 96(2) CBE 1973, puisque pour éviter de contrevenir à l'art. 113(1) CBE 1973, il est "nécessaire" d'émettre une nouvelle notification (suite à la décision T 640/91, JO 1994, 918).

Dans l'affaire T 449/03, la chambre a déclaré que l'allégation du requérant, selon laquelle le demandeur est, de manière générale, en droit de recevoir au moins deux notifications au cours de la procédure d'examen avant qu'une décision défavorable ne soit rendue sur la brevetabilité, était dénuée de fondement (voir T 84/82, JO 1983, 451). Cependant, lorsque des caractéristiques sont ajoutées à une revendication en réponse à une notification officielle, il ne peut être renoncé que dans des cas exceptionnels à une nouvelle notification (cf. T 161/82, JO 1984, 551).

Dans l'affaire T 5/81 (JO 1982, 249), la chambre a relevé qu'un recours pouvait uniquement être dirigé contre une décision susceptible de recours au sens de l'art. 106(1) CBE 1973, et non contre des actes préparatoires au sens de l'art. 96(2) CBE 1973 et la règle 51(3) CBE 1973. Des manquements éventuels à ces dispositions ne pourraient tout au plus être pris en considération que s'ils avaient une influence sur la décision de rejet, comme dans le cas d'une violation de l'art. 113(1) CBE 1973 (voir aussi T 808/90). L'objection du requérant était sans objet non seulement pour ce motif, mais également parce que l'examinateur avait pris position sur le contenu de la revendication en question, en indiquant la possibilité de formuler une revendication indépendante sur la base de cette revendication. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la division d'examen n'était pas tenue d'examiner cette question lorsqu'elle a rejeté la demande. L'allusion qui y était faite dans les motifs de la décision ne faisait pas partie des motifs décisoires et tendait seulement à montrer que la division d'examen était consciente du fait que la demande pouvait éventuellement contenir des éléments brevetables. Dans ces circonstances, un rejet ne prêtait pas à contestation. Voir aussi T 228/89, T 347/04, R 14/10.