3.1.7 Exceptions au principe de l'interdiction de la reformatio in peius
Selon la décision rendue dans l'affaire T 809/99, le titulaire du brevet non requérant doit pour l'essentiel se borner, dans la procédure de recours, à défendre les revendications maintenues par la division d'opposition. Si ces revendications ne sont pas recevables, le principe d'interdiction de la reformatio in peius est applicable, ce qui signifie qu'il faut rejeter toute modification d'une revendication qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La seule exception à ce principe a été énoncée dans l'affaire G 1/99 ; la Grande Chambre de recours a en effet estimé qu'il convient d'envisager une séquence spécifique de possibilités pour remédier aux irrégularités d'une ou de plusieurs revendications. La première solution à envisager pour remédier à de telles irrégularités (une modification introduisant une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet et ne mettent pas l'opposant (requérant) dans une situation plus défavorable qu'avant le recours) consiste en fait à limiter la portée de la revendication. À cet effet, il est également possible de supprimer le mode de réalisation proposé comme variante dans la revendication et qui est à l'origine des irrégularités. L'argument du titulaire du brevet selon lequel la limitation à seulement une ou deux variantes réduirait l'étendue de la protection dans une mesure telle que l'exploitation commerciale de l'invention ne présenterait aucun intérêt n'est pas une raison valable pour rejeter cette solution et passer à la prochaine option mentionnée dans la décision G 1/99.
Dans la décision T 1194/06, l'intimé (titulaire du brevet) avait admis qu'une limitation selon la première des options mentionnées dans la décision G 1/99 (JO 2001, 381) était possible, tout en faisant valoir qu'il en résulterait une limitation substantielle de la portée des revendications. La chambre était consciente du fait que l'intimé perdrait une partie de la protection conférée par le brevet tel que maintenu par la division d'opposition. Toutefois, il ressortait clairement de la décision G 1/99 que l'interdiction de la reformatio in peius devait être respectée par les chambres de recours et que les exceptions à ce principe devaient faire l'objet d'une interprétation restrictive. Rien ne permet de penser que la Grande Chambre de recours ait, dans sa décision G 1/99, jugé inacceptable une limitation même substantielle de l'étendue de la protection.
Dans la décision T 1033/08, la chambre a souligné que, contrairement à l'avis de l'intimé, la décision G 1/99 ne remplaçait pas les décisions G 9/92 date: 1994-07-14 et G 4/93, mais les complétait en ce sens qu'elle fournissait des indications sur les conditions dans lesquelles on pouvait admettre une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius énoncé dans ces décisions. Certaines conditions devaient être remplies. Une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d'opposition devait être supprimée. Cette suppression devait être rendue nécessaire par le recours. En d'autres termes, la suppression était nécessaire et utile parce qu'elle se rapportait à un motif d'opposition et qu'elle était occasionnée par de nouveaux faits, preuves ou arguments présentés par le requérant, ou parce que la chambre de recours évaluait différemment la situation. Sans la suppression, le brevet devrait être révoqué. Il n'était pas possible de répondre à l'objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui limitent la portée du brevet tel que maintenu. Ces conditions préalables devaient être remplies pour que l'on puisse lever une objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE, conformément à la deuxième option proposée dans la décision G 1/99.
Dans l'affaire T 2129/14, la modification irrecevable concernait quatre éléments du système revendiqué et certaines interactions entre eux. Trois caractéristiques avaient été supprimées dans la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire par rapport à la revendication 1 de la requête jugée admissible par la division d'opposition. La protection était par conséquent plus large que celle conférée par la requête sur la base de laquelle le brevet aurait été maintenu si l'opposant et unique requérant n'avait pas formé de recours. Dans ces circonstances, l'opposant et unique requérant était dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a fait observer que les trois conditions définies dans la décision G 1/99 sont consécutives. De plus, la chambre a constaté que la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire contenait des caractéristiques supplémentaires qui impliquaient également des interactions entre les quatre éléments du système. Du point de vue de la chambre, chacune des exigences éliminées lors de la suppression de la modification irrecevable devait être examinée avec les caractéristiques supplémentaires, à la lumière des conditions formulées dans la décision G 1/99. La chambre a conclu que les modifications étaient admissibles, puisqu'elles remplissaient les conditions déterminant l'application de l'exception prévue dans la décision G 1/99 et que les modifications irrecevables antérieures pouvaient dès lors être supprimées.
- T 957/22
Résumé
In T 957/22 after having withdrawn its own appeal, the proprietor in its respondent's role was therefore limited to defending the patent in the form held allowable by the opposition division, or in a more restricted form.
The numbering of auxiliary requests 2-13 (lower ranking compared to the request to dismiss the opponent's appeal, i.e. to maintain the patent based on auxiliary request 1) suggested that they were part of the proprietor's defence against the opponent's appeal. However, claim 1 of each of these requests was not based on the restricted wording of auxiliary request 1 (which included "consisting of") held allowable by the opposition division, but on a broader wording of the main request (with "containing"), that the division had rejected.
While the formulation "consists of" was not clear in the context of claim 1 of auxiliary request 1, the board noted that substituting this term with "containing" nevertheless broadened the claimed subject-matter, compared to the first auxiliary request found allowable by the opposition division. While the term "consists of" limited the subject-matter of claim 1 of auxiliary request 1 to the components defined in the claim by excluding the presence of any further components, the substitution of this term with "containing" factually deleted this limiting feature, so that granting any one of these requests would put the opponent/appellant in a worse situation than if it had not appealed. This would not be in conformity with the prohibition of reformatio in peius.
In decision G 1/99 (OJ 2001, 382, Headnote), the Enlarged Board formulated an exception to the prohibition of reformatio in peius, namely "in order to meet an objection put forward by the opponent/appellant or the Board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the opposition division in its interlocutory decision".
The board however agreed with the opponent that this exception did not apply in the case at hand, because the proprietor had deliberately withdrawn its appeal, and thus waived the possibility of defending its patent in a broader version than that upheld by the opposition division, although it was aware that the board had endorsed in its preliminary opinion the objection under Art. 123(2) EPC against the first auxiliary request. In this situation, there was no justification to grant the proprietor back this possibility for reasons of equity, i.e. to establish an exception from the prohibition of reformatio in peius. A party who waives an existing right in full knowledge of the legal situation could not expect to be granted back this right for reasons of equity.
Moreover, even if the principles as set out in decision G 1/99 were to be applied to the case at hand, i.e. if the proprietor could benefit from an exception to the principle of reformatio in peius, according to the decision of the Enlarged Board such an exception can only be made if the objection cannot be overcome by two other forms of amendments set out in the Headnote of decision G 1/99. However, the proprietor had not argued, nor was it discernible for the board, that claim amendments of these types were not possible.