2.7.3 Changement d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication relative à un procédé de fabrication/préparation du produit, et vice-versa

Conformément à la jurisprudence constante, une revendication de produit protège tous les procédés d'obtention de ce produit. Par conséquent, le remplacement d'une revendication de produit par une revendication portant sur un procédé spécifique ou une méthode d'obtention de ce produit n'a pas pour effet d'étendre la protection conférée (décision T 674/02, citant les affaires T 54/90, T 28/92, T 468/97 et T 554/98 ; cf. également T 191/90, T 762/90, T 153/91, T 601/92, T 646/98, T 425/02 et T 1139/06).

Dans la décision T 423/89, le changement de catégorie d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication de procédé d'obtention a été accepté. Dans la décision T 402/89, il était par ailleurs fait allusion dans un obiter dictum aux difficultés d'interprétation de la notion d'étendue de la protection conférée ("protection conferred").

Dans l'affaire T 5/90, le brevet qui avait été délivré comprenait une revendication se présentant sous la forme suivante : "produit présentant des caractéristiques de produit x ainsi que des caractéristiques de produit caractérisé par son procédé d'obtention correspondant aux caractéristiques distinctives d'étapes de procédé y". Or, il s'était avéré par la suite que ladite revendication était dépourvue de nouveauté. Par conséquent, le titulaire du brevet avait revendiqué finalement "un procédé de fabrication d'un produit aux caractéristiques de produit x à l'aide des étapes de procédé y et des étapes de procédé z". La chambre a considéré qu'une telle revendication ne couvrait les étapes de procédé que dans la mesure où elle permettait effectivement d'obtenir un produit présentant des caractéristiques de produit x, et a qualifié une telle revendication de revendication portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit. Le produit obtenu directement par le procédé en cause était lui aussi protégé en vertu de l'art. 64(2) CBE 1973, mais il correspondait nécessairement au produit couvert par la revendication de produit du brevet délivré initialement. La chambre a estimé qu'une revendication de ce type, portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit, satisfaisait manifestement aux conditions requises à l'art. 123(3) CBE 1973, car ces dispositions ne seraient enfreintes que si, d'une part, le produit obtenu par ce procédé correspondait au produit couvert par la revendication de produit du brevet initial, et que si en outre l'on utilisait un mode particulier d'obtention faisant intervenir les étapes de procédé z (voir aussi T 562/04).

Dans l'affaire T 20/94, le brevet tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel. La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le produit dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé (art. 64(2) CBE 1973), mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé. En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protection absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir l'objet pour lequel une protection est recherchée, lequel est un produit. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 modifiée allait à l'encontre des dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973.

La décision T 1206/01 a clairement rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une revendication de produit confère une protection à ce produit, indépendamment du procédé ou de la méthode par lesquels il est préparé. Par conséquent, lorsque l'on procède à un changement de catégorie, c'est-à-dire lorsqu'une revendication de produit figurant dans le brevet délivré est changée en une revendication de procédé limitée à une ou plusieurs méthodes de préparation du produit, la protection conférée à ce produit ne s'en trouve pas étendue.