6.3.1 Sélection à partir d'un vaste domaine

Les principes appliqués par les chambres de recours pour la nouveauté des inventions de sélection ont été initialement développés en particulier dans la décision T 198/84 (JO 1985, 209). Dans la décision T 279/89, ils sont résumés de manière concise. Un sous-domaine de valeurs numériques dans un domaine plus large est nouveau s'il est satisfait à chacun des critères suivants :

a) le sous-domaine choisi doit être étroit ;

b) il doit être suffisamment éloigné du domaine connu qui a été illustré par des exemples ;

c) la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

Depuis 2019, les Directives indiquent qu'il ne doit être satisfait qu'aux deux premiers critères (G‑VI, 8 ii) – édition de novembre 2019 ; voir par ex. T 261/15).

Les trois postulats pour la nouveauté d'une partie sélectionnée d'un domaine reposent sur le principe que la nouveauté est un concept absolu. C'est pourquoi, une définition de l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante. Il convient au contraire de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique est propre à servir de véhicule au contenu de l'invention, sous la forme d'un enseignement technique utilisable par l'homme du métier (T 198/84, JO 1985, 209 ; cf. aussi T 12/81, JO 1982, 296 ; T 181/82, JO 1984, 401 ; T 17/85, JO 1986, 406).

En ce qui concerne la troisième condition, la chambre a énoncé, dans l'affaire T 198/84, que cette façon d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu. Il n'en va pas ainsi si l'effet qui consiste, par exemple, en une amélioration importante de rendement, ne se produit selon toute vraisemblance qu'à l'intérieur du domaine choisi, et non dans l'ensemble du domaine connu (sélection effectuée dans un certain but). Afin d'éviter toute équivoque, la chambre a souligné, dans la ligne de la décision T 12/81 (JO 1982, 296), que le domaine limité, choisi dans un domaine plus grand, ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste, mais doit être nouveau en soi. Un tel effet n'est donc pas une condition de la nouveauté ; il permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieurement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

En ce qui concerne la troisième condition (condition "(c)"), plusieurs décisions considèrent que le critère de sélection motivée ("purposive selection") est pertinente pour apprécier l'activité inventive mais non la nouveauté (voir T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 1130/09, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14, T 261/15, dont certains sont rapportés ci-dessous). Cependant, voir par exemple la décision T 66/12, dans laquelle la chambre a laissé ouverte la question de savoir si les deux premières conditions étaient remplies, à la lumière de sa conclusion selon laquelle la troisième condition ne l'était pas (conclusion – absence de nouveauté). Voir aussi les décisions T 673/12 et T 2438/13 qui envisagent les trois conditions pour l'examen de la nouveauté.

Dans l'affaire T 17/85 (JO 1986, 406), la nouveauté du domaine revendiqué n'a pas été reconnue parce que la plage de valeurs préférée d'un document antérieur empiétait en partie sur la plage revendiquée. Une plage n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à l'homme du métier de conclure qu'il peut travailler à l'intérieur de toute cette plage (voir aussi l'affaire T 847/07 concernant l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE).

Dans la décision T 247/91, la chambre a souligné que pour apprécier la nouveauté d'une invention, il convient non seulement de tenir compte des exemples, mais aussi d'examiner si la divulgation d'un document antérieur considéré dans son ensemble constitue un enseignement technique qui rend accessible à l'homme du métier l'objet pour lequel la protection est demandée. La chambre a relevé que le requérant (titulaire du brevet) avait admis qu'un homme du métier qui aurait lu le document cité n'aurait eu aucune raison, lors de la mise en œuvre de l'invention divulguée dans l'antériorité, d'exclure la plage de 85 à 115°C revendiquée dans le brevet litigieux. Dans ces conditions, l'enseignement du document antérieur n'était manifestement pas limité à l'utilisation des températures indiquées dans les exemples, mais s'étendait à l'ensemble de la plage de températures de 80 à 170° qui avait été rendu accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique, si bien que l'objet du brevet contesté était dénué de nouveauté.

Dans la décision T 406/94, la chambre a estimé que bien que proche numériquement du domaine revendiqué, le domaine de valeurs de pourcentage mentionné dans l'état de la technique cité ne pouvait pas être invoqué pour contester la nouveauté de l'objet revendiqué, parce que le pourcentage cité dans l'état de la technique avait été calculé à partir de matériaux de départ différents.

Dans la décision T 610/96, l'intimé revendiquait un matériau magnétorésistant comprenant de fines couches de film métallique magnétiques et amagnétiques. La chambre a estimé que les plages de valeurs revendiquées définissant la composition desdites couches devaient être considérées comme une sélection limitée de l'enseignement générique du document antérieur D10 qui ne se recoupait pas avec les sous-plages de valeurs préférées dans le document D10 et qui en outre retenait une couche amagnétique spécifique choisie dans un groupe de couches possibles. Cette sélection était aussi suffisamment éloignée des exemples spécifiques donnés dans le document D10. De plus, le matériau revendiqué présentait différentes caractéristiques de la variation de la magnétorésistance, de sorte que la sous-plage de valeurs spécifique n'était pas qu'une simple partie arbitraire de l'enseignement générique du document D10, mais qu'elle était bien d'une nature différente et, de ce fait, nouvelle. Les critères applicables aux inventions de sélection qui ont été fixés dans la décision T 279/89 étaient donc remplis. Les trois critères étaient également remplis dans l'affaire T 100/12.

Dans l'affaire T 230/07, la chambre a fait observer que la nouveauté et l'activité inventive sont deux exigences distinctes pour la brevetabilité d'une invention et que des critères différents doivent donc s'appliquer pour les apprécier. La présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-ensemble de valeurs numériques ne doit donc pas être prise en considération pour apprécier la nouveauté. Afin d'établir la nouveauté d'un sous-ensemble de valeurs numériques extrait d'un ensemble plus large, le sous-ensemble sélectionné doit être étroit et suffisamment éloigné de l'ensemble plus large connu, illustré par des exemples. Un sous-ensemble ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste.

Dans l'affaire T 1130/09, la décision attaquée impliquait une appréciation de la nouveauté sur la base du principe de l'invention de sélection et des trois critères énoncés dans la décision T 198/84 (cf. JO 1985, 209). Selon la chambre de recours, ce principe doit être utilisé lorsqu'il y a sélection d'un domaine limité à l'intérieur d'un domaine plus large. Le passage de la page 9, lignes 5 à 7 du document (2), divulgue que l'ordre de grandeur des structures est nanométrique ou micrométrique. Par conséquent, comme cela avait déjà été constaté dans la décision attaquée, le domaine spécifique revendiqué représentait une sélection limitée qui, faute d'exemples dans le document (2), s'avérait également très éloignée des principaux modes de réalisation du document (2). La chambre a fait remarquer que les deux premiers critères, tels que définis dans la décision T 198/84, étaient par-là réunis. Le troisième critère, en vertu duquel un effet technique doit être démontré pour un domaine revendiqué plus limité, ne devait toutefois pas être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté, puisque la nouveauté et l'activité inventive sont deux conditions de brevetabilité indépendantes l'une de l'autre. Un effet technique se produisant dans le domaine revendiqué plus limité ne fonde pas la nouveauté d'une plage numérique déjà nouvelle en soi, mais ne fait que confirmer la nouveauté déjà établie de ce domaine numérique plus limité. La question de savoir s'il y a ou non effet technique reste néanmoins une question d'activité inventive (ainsi de nombreuses décisions appliquent cette approche, cf. T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14 et T 261/15).

Ainsi, dans l'affaire T 378/12 relative à la condition (c), selon la chambre le but de la sélection est pertinent pour l'activité inventive mais non la nouveauté. Par conséquent, la plage de valeurs limitée revendiquée remplissant les conditions (a) et (b), la chambre a jugé que l'objet de la revendication 1 était nouveau.

Dans l'affaire T 261/15, la chambre a énoncé que, dans le cas d'une composition d'alliage, la divulgation d'une combinaison des différents éléments d'alliage dans les plages revendiquées est nécessaire pour conclure au manque de nouveauté. Étant donné que les différents éléments d'alliage interagissent les uns avec les autres pour former des précipités et des solutions solides, leurs plages de teneurs ne doivent pas être considérées séparément, mais en combinaison. En ce qui concerne les valeurs limites, le requérant (opposant) avait fait valoir que ces valeurs étaient explicitement divulguées et que, pour reconnaître la nouveauté d'une plage de valeurs limitée sélectionnée à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, comprise dans l'état de la technique, la sous-plage sélectionnée devait, entre autres, être suffisamment éloignée des points extrêmes de la plage de valeurs connue. Cependant, l'approche retenue par le requérant (opposant) a consisté à "prendre la meilleure part du gâteau" dans la divulgation de D1, et cette sélection arbitraire créait une nouvelle combinaison de caractéristiques qui n'était pas divulguée dans D1. Concernant l'argument selon lequel les sous-plages doivent être suffisamment éloignées – cité dans les Directives comme une condition à la reconnaissance de la nouveauté d'une sélection numérique (G‑VI, 8 ii) b) – édition de novembre 2017) – ni la décision T 198/84 ni la décision T 279/89 (citées dans ce passage des Directives) ne posent cette condition. Selon la chambre, les valeurs limites d'une plage connue, bien que explicitement divulguées, ne doivent pas être traitées de la même manière que les exemples. Et concernant la condition c) qui, contrairement aux deux premières conditions a) et b), va au-delà de la comparaison de l'invention définie dans les revendications avec la divulgation de l'état de la technique puisqu'elle prend en considération la présence d'un effet de l'invention revendiquée, la chambre a estimé que la question de savoir si la sélection revendiquée était inévitable ou non était davantage une question d'activité inventive que de nouveauté. D1 ne détruisait pas la nouveauté. Entretemps, les Directives ont été modifiées et la condition c) a été supprimée, référence étant faite à la décision T 261/15.

De même, dans l'affaire T 40/11, la chambre a souligné qu'on pourrait se demander si le troisième critère posé dans la décision T 198/84, devait être pris en compte de l'examen de nouveauté.