Kapitel II – Formale Zulässigkeit von Änderungen – allgemeine Grundsätze
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Ist die Recherche in Anwendung von Regel 63 auf einen bestimmten Gegenstand beschränkt worden (siehe B‑VIII, 3.1 und B‑VIII, 3.2), so sind die Ansprüche dahingehend zu ändern, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend anzupassen.
Ist die Recherche in Anwendung von Regel 62a auf bestimmte Ansprüche beschränkt worden (siehe B‑VIII, 4.1 und B‑VIII, 4.2), so sind die Ansprüche dahingehend zu ändern, dass die nicht recherchierten unabhängigen Ansprüche gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend anzupassen. Eine solche Änderung kann z. B. in der Streichung eines nicht recherchierten unabhängigen Anspruchs bestehen oder, sofern es nicht gegen Art. 123 (2) und Art. 84 verstößt, in der Umwandlung eines nicht recherchierten unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen Anspruch eines anderen unabhängigen Anspruchs derselben Kategorie, der recherchiert worden ist.
In beiden Fällen ist eine gezielte Änderung erforderlich, es sei denn, die Prüfungsabteilung stellt fest, dass die Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder Regel 63 oder die Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche nach Regel 63 nicht gerechtfertigt war, z. B. in Anbetracht der Argumente des Anmelders.
Solche Änderungen können jedoch nur im Prüfungsverfahren oder vorzugsweise auf die Stellungnahme zur Recherche hin vorgenommen werden (siehe F‑IV, 3.3). Da der Anmelder die Ansprüche vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern darf (Regel 137 (1)), werden alle auf eine Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 hin eingereichten Ansprüche nur als Hinweis darauf betrachtet, was der Anmelder vom EPA recherchiert haben möchte, und entsprechend behandelt (siehe B‑VIII, 3.2 und B‑VIII, 4.2). Der Anmelder muss dann die Aufrechterhaltung dieser Änderungen zu Beginn der Prüfungsphase formell bestätigen (siehe A‑V, 2.2).
6.Nicht recherchierte Gegenstände betreffende Änderungen – Regel 137 (5)
Regel 137 (5) enthält zwei weitere Bedingungen für Änderungen in den Ansprüchen, nämlich dass sich geänderte Ansprüche weder i) auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, noch ii) auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände (siehe jedoch H‑II, 5).
6.1Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63
Geänderte Ansprüche dürfen sich nicht auf Gegenstände beziehen, die gemäß Regel 62a oder 63 nicht recherchiert wurden (siehe jedoch H‑II, 5). Demzufolge kann die Erwähnung solcher Gegenstände in der Beschreibung nicht dazu herangezogen werden, um sie wieder in die Ansprüche einzuführen (siehe auch B‑VIII, 3.2.2 und 4.2.2).
Allerdings erhebt die Prüfungsabteilung keinen Einwand nach Regel 137 (5) Satz 2, wenn der Anmelder durch die Einführung von Gegenständen aus der Beschreibung einen recherchierten Anspruch lediglich weiter beschränkt, es sei denn, es wurde ausdrücklich erklärt, dass diese Gegenstände gemäß Regel 62a und/oder Regel 63 nicht recherchiert wurden.
Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen nach Regel 137 (5) Satz 2 beurteilt die Prüfungsabteilung auch, ob die Beschränkung der Recherche nach Regel 62a und/oder die Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche nach Regel 63 gerechtfertigt war (siehe B‑VIII, 3.2.2, B‑VIII, 4.2.2, H‑II, 5). War die Aufforderung nicht sachgerecht oder die Beschränkung nicht gerechtfertigt, ist möglicherweise eine zusätzliche Recherche erforderlich (siehe C‑IV, 7.2).
6.2Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände
Regel 137 (5) Satz 2
Regel 137 (5) Satz 1 sollte im Rahmen von Art. 123 (2) und Art. 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.
Die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet und ausdrücklich nicht recherchiert wurde, aber im Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung), führt daher nicht dazu, dass der geänderte Anspruch mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusätzliche Recherche erforderlich ist (siehe C‑IV, 7.2).
Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B‑III, 3.5), und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht gewährbar.
Mit anderen Worten muss die Prüfungsabteilung, um zu beurteilen, ob geänderte Ansprüche die Erfordernisse der Regel 137 (5) Satz 1 erfüllen, erstens feststellen, ob ihr Gegenstand recherchiert worden ist oder hätte recherchiert werden sollen (siehe B‑III, 3.5), und zweitens, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden wäre, wenn der zum Zeitpunkt der Recherche aktenkundige Anspruchssatz die geänderten Ansprüche umfasst hätte.
Folglich ist in der Regel ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen.
In gleicher Weise wäre ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 zu erheben, wenn ein in der Beschreibung offenbartes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht, einem Anspruch hinzugefügt würde.
Wird ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 erhoben, so wird dem Anmelder mitgeteilt, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann.
Der vorstehend geschilderte Fall unterscheidet sich von Änderungen, die einer ursprünglich beanspruchten, aber nach Regel 64 oder Regel 164 (1) oder (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H‑II, 7.2 behandelt werden.
Regel 137 (5) Satz 1
Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb in diesem Fall von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H‑II, 2.3).
Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als ISA oder als SISA tätig war, muss die Prüfungsabteilung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist, die in der Mitteilung nach Regel 161/Regel 162 gesetzt wurde, für jede nun beanspruchte, aber nicht recherchierte Erfindung, die in den der Prüfung zugrunde zu legenden ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Ansprüche und ggf. Zeichnungen) enthalten ist, eine Aufforderung nach Regel 164 (2) erlassen (siehe C‑III, 2.3).
Regel 137 (3)