4.1.2 Éléments extraits de la description 

Dans le cadre de l'art. 123(2) et de l'art. 82, la règle 137(5), première phrase, doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche.

Si l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA et que la demande vient d'entrer dans la phase régionale devant l'OEB, les modifications soumises en réponse à une notification au titre de la règle 161 ne tombent pas sous le coup des exigences de la règle 137(5). Si les revendications devant être examinées portent sur une invention qui diffère de toutes les inventions revendiquées initialement, il convient en revanche d'émettre une invitation au titre de la règle 164(2) (cf. H‑IV, 4.2).

L'objet des revendications pour lesquelles l'OEB a effectué la recherche peut englober plus d'une invention. Cela peut être le cas lorsque, au stade de la recherche, une objection pour absence d'unité a été soulevée et que le demandeur a acquitté une nouvelle taxe de recherche. Si le demandeur limite l'examen à l'une des inventions ayant fait l'objet de la recherche et qu’ultérieurement, à la suite de modifications, il opte pour une autre invention ayant fait l'objet de la recherche, la règle 137(5) n'est pas applicable. Il convient en revanche de suivre la procédure décrite au point H‑II, 6.1.

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche parce qu'ils figuraient uniquement dans la description (et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B‑III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche (cf. F‑V, 3), ces modifications ne sont pas admissibles.

En d'autres termes, afin d'évaluer si les revendications modifiées satisfont aux exigences de la règle 137(5), première phrase, la division d'examen doit établir, premièrement, si les éléments sur lesquels elles portent ont fait – ou auraient dû faire – l'objet d'une recherche (cf. B‑III, 3) et, deuxièmement, si une objection d'absence d'unité aurait été soulevée si les revendications modifiées avaient été présentes dans le jeu de revendications figurant au dossier au moment de la recherche.

Par conséquent, si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique provenant de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) des caractéristiques de la (des) invention(s) initialement revendiquée(s), il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5), première phrase.

Si une objection est soulevée au titre de la règle 137(5), première phrase, la division d'examen explique pourquoi des éléments n'ont pas fait l'objet d'une recherche (cf. B‑III, 3) et pourquoi des éléments ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général (cf. F‑V, 3). Le demandeur est informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76.

La situation précitée est à distinguer de celle où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 ou de la règle 164(1) ou règle 164(2) (voir à ce sujet H‑II, 6.2).

Les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible. La division d'examen peut donc faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. H‑II, 2.3).