4.1.2 Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände 

Regel 137 (5) Satz 1 sollte im Rahmen von Art. 123 (2) und Art. 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.

Die Erfordernisse der Regel 137 (5) gelten nicht für in Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 161 eingereichte Änderungen, wenn das EPA als ISA oder SISA tätig war und die Anmeldung gerade erst in die regionale Phase vor dem EPA eingetreten ist. Betreffen die zu prüfenden Ansprüche eine Erfindung, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet, ist stattdessen eine Mitteilung nach Regel 164 (2) zu versenden (siehe H‑IV, 4.2).

Der Gegenstand der vom EPA recherchierten Ansprüche kann mehr als eine Erfindung umfassen. Dies könnte der Fall sein, wenn in der Recherchephase ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden ist und der Anmelder eine weitere Recherchengebühr entrichtet hat. Beschränkt der Anmelder die Sachprüfung auf eine der recherchierten Erfindungen und wechselt später nach der Vornahme von Änderungen zu einer anderen recherchierten Erfindung, ist Regel 137 (5) nicht anwendbar. Stattdessen ist wie in H‑II, 6.1 beschrieben vorzugehen.

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B‑III, 3.5), und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist (siehe F‑V, 3), so sind die Änderungen nicht gewährbar.

Mit anderen Worten muss die Prüfungsabteilung, um zu beurteilen, ob geänderte Ansprüche die Erfordernisse der Regel 137 (5) Satz 1 erfüllen, erstens feststellen, ob ihr Gegenstand recherchiert worden ist oder hätte recherchiert werden sollen (siehe B‑III, 3), und zweitens, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden wäre, wenn der zum Zeitpunkt der Recherche aktenkundige Anspruchssatz die geänderten Ansprüche umfasst hätte.

Folglich ist in der Regel ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht.

Wird ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 erhoben, so begründet die Prüfungsabteilung, warum Gegenstände nicht recherchiert wurden (siehe auch B‑III, 3) und warum sie mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (siehe auch F‑V, 3). Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann.

Der vorstehend geschilderte Fall unterscheidet sich von Änderungen, die einer ursprünglich beanspruchten, aber nach Regel 64 oder Regel 164 (1) oder Regel 164 (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H‑II, 6.2 behandelt werden.

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H‑II, 2.3).