6. Formalprüfung
6.2. Erfindernennung
Die Erfindernennung ist in Art. 81 und R. 19 EPÜ geregelt. Der Erfinder ist in der europäischen Patentanmeldung zu nennen. Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat die Erfindernennung eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Art. 81 EPÜ).
Nach R. 19 EPÜ hat im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents die Erfindernennung zu erfolgen. Zu den Erfordernissen der Erfindernennung s. auch die Mitteilung des EPA vom 22. Februar 2021 betreffend die Änderung der Regeln 19 und 143 EPÜ (ABl. 2021, A12). Die geänderte R. 19 EPÜ trat am 1. April 2021 in Kraft (CA/D 11/20, ABl. 2021, A3).
Ist die Erfindernennung nach R. 19 EPÜ nicht erfolgt, so teilt das EPA dem Anmelder gemäß R. 60 (1) EPÜ mit, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, wenn die Erfindernennung nicht innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag nachgeholt wird; diese Frist gilt als eingehalten, wenn die Information vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentanmeldung mitgeteilt wird.
Nach R. 21 (1) EPÜ (R. 19 (1) EPÜ 1973) ist die Zustimmung des "zu Unrecht als Erfinder Genannten" zur Berichtigung einer Erfindernennung erforderlich. In J 8/82 (ABl. 1984, 155) befand die Juristische Beschwerdekammer, dass ein bereits als Erfinder Genannter, dessen Name nicht aus der Erfindernennung gestrichen werden soll, kein "zu Unrecht Genannter" im Sinne dieser Regel ist; seine Zustimmung zur Aufnahme eines weiteren Erfinders in die Erfindernennung ist somit nicht erforderlich. (Die Feststellung der Juristischen Beschwerdekammer in dieser Entscheidung zur Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Eingangsstelle und Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über solche Anträge wurde in J 5/01 aufgehoben, s. dieses Kapitel IV.A.5.5.3).
In J 1/10 stellte sich die Frage, ob sich die Rechtslage bezüglich der Erfindernennung durch die vorzeitige Veröffentlichung der Patentanmeldung auf Antrag des Anmelders gemäß Art. 93 (1) b) EPÜ so ändert, dass die Öffentlichkeit der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung unter Umständen nicht entnehmen kann, wer der Erfinder ist. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer hat die vorzeitige Veröffentlichung gemäß Art. 93 (1) b) EPÜ keine Auswirkung auf die in R. 60 (1) EPÜ vorgesehene Frist für die Einreichung der Erfindernennung. Andernfalls würde diese Frist von 16 Monaten für die Einreichung der Erfindernennung verkürzt. Jedoch besteht keine Rechtsgrundlage dafür, von einem Zusammenhang zwischen der vorzeitigen Veröffentlichung und einer Verkürzung der 16-Monatsfrist auszugehen. Dies lässt sich auch nicht aus R. 60 (1) EPÜ oder aus den Bestimmungen zum Verfahren für die Beseitigung von Mängeln (Art. 90 (3) und (4) EPÜ) herleiten.
In der Entscheidung J 8/20 (und der nahezu identischen Entscheidung J 9/20) befasste sich die Juristische Beschwerdekammer erstens damit, ob ein Anmelder eine Entität, bei der es sich nicht um eine natürliche Person handelt, als Erfinder benennen kann (Art. 81 Satz 1 EPÜ), zweitens, welche Anforderungen an die Erklärung über die Erlangung des Rechts auf das Patent gestellt werden (Art. 81 Satz 2 EPÜ) und drittens, ob und inwieweit das EPA die Erfindernennung und die Erklärung über die Erlangung des Rechts auf das Patent nach Art. 81 EPÜ prüfen und beanstanden kann.
Zur ersten Frage stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass es sich bei dem benannten Erfinder um eine geschäftsfähige Person handeln muss. Dies entspricht der gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs Erfinder. Da das sekundäre Recht (R. 19 EPÜ) diese Auslegung stützt, ist ein Rückgriff auf die "Travaux préparatoires" nicht erforderlich. Der Zweck der Bestimmungen zum Erfinder und seiner Benennung besteht in erster Linie darin, die Rechte des Erfinders zu begründen und zu schützen, die Durchsetzung möglicher Entschädigungsansprüche nach innerstaatlichem Recht zu erleichtern und eine Rechtsgrundlage für den Anspruch auf die Anmeldung zu schaffen. Die Benennung einer nicht geschäftsfähigen Maschine kann keinem dieser Zwecke dienen. Zudem ist die Veröffentlichung oder Berichtigung der Erfindernennung allein eine einseitige Entscheidung des Erfinders. Dritte haben in dieser Hinsicht keine Rechte. Diese Bestimmungen sind unvereinbar mit der Theorie, dass die Öffentlichkeit nach dem EPÜ ein Recht darauf hat zu erfahren, wer der Erfinder ist.
In Bezug auf die zweite Frage stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass sich Art. 81 Satz 2 EPÜ damit befasst, "wie das Recht auf das europäische Patent erlangt [wurde]". Damit stellt Art. 81 EPÜ eine Verbindung zu Art. 60 EPÜ her, der sich mit dem Recht auf das europäische Patent befasst. Nach Art. 60 (1) EPÜ gibt es zwei Möglichkeiten, das Recht auf das europäische Patent zu erwerben, und zwar entweder durch Entwicklung der Erfindung ("Erfinder") oder durch Ableitung des Rechts vom Erfinder ("Rechtsnachfolger"). In Anbetracht des normativen Zusammenhangs zwischen Art. 60 (1) und Art. 81 EPÜ kann eine Erklärung über die Erlangung des Rechts nur dann als mit dem EPÜ vereinbar angesehen werden, wenn sie mit Art. 60 (1) EPÜ im Einklang steht. Die Behauptung, der Beschwerdeführer habe das Recht auf das europäische Patent als Inhaber und Schöpfer der Maschine abgeleitet, erfüllt somit nicht die Anforderungen des Art. 81 Satz 2 EPÜ in Verbindung mit Art. 60 (1) EPÜ.
Zur dritten Frage erklärte die Juristische Beschwerdekammer, dass das EPA nach Art. 90 (3) EPÜ zu prüfen hat, ob den Erfordernissen des Art. 81 EPÜ entsprochen worden ist. Bei dieser Prüfung handelt es sich lediglich um eine formale Bewertung. Dabei gilt nicht zu prüfen, ob der Anmelder nach dem einschlägigen Recht de jure zur Einreichung der Anmeldung berechtigt ist oder ob das betreffende Rechtsgeschäft oder die betreffende Beziehung gültig ist und tatsächlich stattgefunden hat. Eine solche Prüfung steht mit den Grundsätzen von Art. 60 (3) EPÜ und R. 19 (2) EPÜ im Einklang.
- T 0528/25
In T 528/25 the appeal was directed against the decision of the examining division to reject the European patent application, since none of the requests on file contained a designation of the inventor that met the requirements of Art. 81 and R. 19 EPC. In J 8/20 the Legal Board of Appeal had dismissed an appeal against the refusal by the Receiving Section of the parent application, in which the applicant had intended to designate the artificial intelligence machine "DABUS" as inventor.
In the case at hand, the board first considered the legal framework regarding the designation of an inventor in the context of inventions made by using artificial intelligence (AI) as well as the reasons provided in J 8/20 (and J 9/20). The board concluded that, in principle, the designation of an inventor under the EPC is also possible for inventions developed using AI.
In the main request, the appellant had designated himself as the inventor in EPO Form 1002. However, in the Addendum to this form he had stated that "A machine called "DABUS" conceived of the present invention" and that the appellant was "not an inventor under traditional criteria", because "in the case of the present invention, the machine only received training in general knowledge in the field and proceeded to independently conceive of the invention and to identify it as novel and salient. If the training Dr Thaler provided DABUS had been given to a person, that person would meet inventorship criteria as inventor. In the present case, DABUS was not created to solve any particular problem, was not trained on any special data relevant to the present invention, and the machine rather than a person identified the novelty and salience of the present invention." The board held that the statements presented in EPO Form 1002, on the one hand, and in the Addendum, on the other, did not contain a clear and unambiguous designation of the inventor as required under Art. 81 EPC and R. 19 EPC. The formulations in the Addendum did not merely supplement the statement in EPO Form 1002 with information that the invention was devised by using an AI-machine, but rather called into question the statement in EPO Form 1002 that the appellant should be formally indicated as the (only) inventor. Therefore, the main request was not allowable.
The first and second auxiliary requests included the following information in the Addendum:
"A machine called "DABUS" had been caused to conceive of the present invention
Dr Thaler had caused a specific machine called DABUS to conceive of the invention disclosed and claimed in this European patent application. Dr Thaler owns DABUS, built DABUS, trained DABUS, and used DABUS. In the present case, DABUS was not created to solve any particular problem, was not trained on any special data relevant to the present invention, and DABUS identified the novelty and salience of the present invention. (...)"
The board noted that the decisive question was how the appellant's declarations as a whole were to be formally understood. In light of the explanations in the Addendum, it could not be established clearly and beyond doubt in the context of the formal examination under Art. 81 EPC and R. 19 EPC that (only) the appellant was to be designated as inventor.
Likewise, the board found that the third auxiliary request was not allowable under Art. 81 EPC and R. 19 EPC. This request comprised only EPO Form 1002 with the following wording: "Stephen L. Thaler der die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren." The board noted that EPO Form 1002 was to be used in cases where the applicant was not the (sole) inventor, i.e. where R. 19(1), second sentence, EPC applied. While this use of this form might be unobjectionable if only the name of the applicant appears, the use of EPO Form 1002 together with the statement "der die künstliche Intelligenz Dabus dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren" made the designation of inventor unclear and inconsistent. The board further noted that the present case differed from the factual situation underlying the decision of the German Federal Court of Justice of 11 June 2024 (BGH X ZB 5/22), in which a corresponding wording on the form was accepted. The form "Erfinderbenennung", on which the German case was based, generally also applies if the applicant himself is the sole inventor. Furthermore, it was expressly added by filling in on page 2 of the form the statement that "Erfinder ist Anmelder", i.e. the inventor is the applicant.
The fourth auxiliary request was not admitted into the appeal proceedings according to Art. 13(2) and 12(6) RPBA, and the board dismissed the appeal.