2.2.1 Neue Tatsachen und Beweismittel 

Regel 116 (1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114 (2), die der Weiterentwicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln Rechnung trägt. Sie besagt, dass es im Ermessen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismittel deswegen nicht zu berücksichtigen, weil sie nach dem in der Ladung nach Regel 116 angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, sofern sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

Wenn z. B. die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung feststellt, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird, und ein rechtzeitig gestellter Änderungsantrag zugelassen wird, sich aber auf einen Gegenstand bezieht, der nicht von den Ansprüchen in der erteilten Fassung abgedeckt ist, so hat sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert. Folglich werden neue Tatsachen und Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diesen Antrag einreicht, auch dann zugelassen, wenn sie nach dem Zeitpunkt gemäß Regel 116 eingehen.

Bezieht sich hingegen der Antrag des Patentinhabers nur auf Änderungen, die auf der erteilten Fassung der Ansprüche beruhen, so werden neue Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden als verspätet eingereicht betrachtet, selbst wenn sie vor diesem Zeitpunkt eingereicht werden, d. h. sie werden nur dann zum Verfahren zugelassen, wenn sie prima facie relevant sind, es sei denn, andere Aspekte, z. B. sehr viele abhängige Ansprüche in der Patentschrift in der erteilten Fassung, sprechen für ihre Zulassung (E‑VI, 2.1).

Auch wenn die Einspruchsabteilung zu der vorläufigen, unverbindlichen Auffassung gelangt, dass die bisher vom Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen, erwirbt der Einsprechende dadurch allein keinen Anspruch, neue Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einzuführen, selbst wenn er diese vor dem nach Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt einreicht.

Wenn die Einspruchsabteilung erwägt, ihr Ermessen auszuüben, einen weiteren Hilfsantrag nach Regel 116 nicht ins Verfahren zuzulassen, muss sie zunächst seinen Inhalt sichten. So wird sichergestellt, dass beurteilt wird, ob den Änderungen ein ernsthaftes Bemühen zugrunde liegt, die Einwände auszuräumen, und ob der Antrag prima facie gewährbar ist.

Eine pauschale Ablehnung jeglicher weiterer Änderungen kann vertretbar sein, wenn Anzeichen für einen Verfahrensmissbrauch gefunden wurden, z. B. wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, dass sich der Patentinhaber nicht ernsthaft um eine Entkräftung der Einwände bemüht, sondern nur das Verfahren verschleppt.

Um der späteren Einreichung diverser aufeinanderfolgender Anträge vorzubeugen, kann die Abteilung den Patentinhaber auffordern, die Einzelanträge einer Antragsgruppe, in denen es um einen bestimmten, bereits erörterten Punkt geht, gleichzeitig zu präsentieren.