6.5. Revendications portant sur les résultats de recherches futures (revendications "reach-through")

Dans la décision T 1063/06 (JO 2009, 516), la chambre a estimé qu'une revendication selon laquelle des composés chimiques définis en termes fonctionnels doivent être découverts en appliquant un procédé de détection mentionné dans la description et revêtant la forme d'un nouvel outil de recherche couvre également les futures inventions fondées sur l'invention présentement divulguée. Le demandeur ne peut prétendre qu'à la protection de sa contribution effective à l'état de la technique et non se réserver un domaine de recherche inexploré.

Dans l’affaire T 3122/19 (identification d’un sous-groupe de patients atteints de cancer en vue de les traiter par des inhibiteurs de FGFR), l’opposant a avancé – en s’appuyant sur T 1063/06 – que la personne du métier n’était pas en mesure d’identifier sans un effort excessif tous les composés entrant dans la large définition à double fonction de la revendication et qu’en conséquence, ces alternatives n’étaient pas disponibles pour la personne du métier. La chambre a considéré que l’invention sous-tendant l’affaire en cause ne correspondait pas à la situation de l’affaire T 1063/06, où n’importe quel type de composé (en l’absence d’instructions sur le plan de la structure chimique ou d'autres règles de sélection) devrait être évalué sur le plan de l’activité de stimulation enzymatique. Dans l’affaire en cause, la définition fonctionnelle avait deux niveaux. Par conséquent, il existait un important groupe de candidats. L’activité de deuxième niveau contre les cellules cancéreuses (comme décrit dans la demande telle que déposée) n’aurait pas dû être testée par tâtonnements sur des composés sélectionnés au hasard, mais seulement sur une sélection limitée de composés. Aucune preuve n’a été avancée pour montrer qu’une grande proportion d’inhibiteurs de FGFR échouerait à ce test (auquel cas l’identification de composés actifs imposerait un effort excessif à la personne du métier).

La décision T 1170/20 aborde la question de revendication dite "reach through". La requérante (opposante) faisait valoir que la caractéristique "un gaz isolant électriquement comportant au moins un composé fluoré dont le potentiel de réchauffement global PRG est inférieur à 3500" confère à la revendication un caractère dit "reach through", à savoir que la revendication porte sur un composé chimique défini seulement en des termes fonctionnels. La chambre est d'accord avec la requérante. Par contre la chambre était en désaccord avec l'assertion de l'intimée (titulaire) selon laquelle "le brevet contient des informations suffisantes pour permettre à la personne du métier de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées de composés fluorés adaptés pour le gaz isolant électriquement de l'appareillage électrique à isolation gazeuse à moyenne et/ou haute tension défini dans la revendication 1 du brevet". Selon la chambre, le brevet litigieux ne semblait ni nommer les critères, ni contenir d'informations générales ou de directives générales qui pourraient guider la personne du métier à trouver, parmi les vastes classes de composés revendiqués, ceux qui satisfaisait aux contraintes imposées par la revendication. L'intimée faisait également valoir que le fait de considérer la présente revendication comme étant du type "reach-through" constituait une application erronée des Directives, F‑III.9. Ce chapitre des Directives concernait selon l'intimée les inventions dans le domaine de la biotechnologie et, plus important encore, les composés caractérisés uniquement par leur effet ou leur fonction. Ce n'était pas le cas ici. Le PRG était plutôt un paramètre accepté et habituel qui pouvait être déterminé sans difficulté pour un composé donné. Toutefois, contrairement à ce que prétend l'intimée, le domaine technique sur lequel porte une revendication n'a aucune importance lorsque celle-ci est qualifiée comme étant du type "reach-through". L'idée essentielle de ne pas autoriser les revendications de ce type est expliquée dans la section précitée des Directives. La revendication couvre tous les composés ayant le PRG inférieur à 3500 et présentant la fonction d'un gaz d'isolation pour moyenne et/ou haute tension. Le brevet ne contient aucune indication claire quant à leur identité, au-delà d'une indication que ces composés contiennent du fluor. La chambre a souligné que la difficulté réside dans la recherche de composés appropriés. L'intimée affirme simplement et sans apporter de preuve qu'une personne du métier pourrait trouver les composés appropriés en utilisant uniquement ses compétences ordinaires et étant donné un composé approprié, le PRG pourrait être déterminé. Or, cela représente exactement le cas décrit dans les Directives, à savoir qu'en réalité, l'intimée essaie de breveter ce qui n'a pas encore été inventé, et le fait de pouvoir tester les effets utilisés pour définir des composés ne signifie pas que la revendication expose suffisamment l'invention. La revendication constitue en fait une invitation à effectuer un programme de recherche.