6.3.1 Auswahl aus einem breiten Bereich

Die von den Beschwerdekammern angewendeten Grundsätze zur Neuheit von Auswahlerfindungen wurden zunächst insbesondere in T 198/84 (ABl. 1985, 209) entwickelt. In T 279/89 werden sie knapp zusammengefasst. Danach ist die Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem größeren Bereich neu, wenn alle nachfolgenden Kriterien erfüllt sind:

a) Der ausgewählte Teilbereich muss eng sein;

b) er muss genügend Abstand von dem – durch Beispiele belegten – bekannten Bereich haben;

c) der ausgewählte Bereich darf kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, also keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung sein, sondern muss zu einer neuen Erfindung führen (gezielte Auswahl).

Seit 2019 heißt es in den Richtlinien, dass nur die ersten beiden Kriterien erfüllt sein müssen (G‑VI, 8 ii) – Stand November 2019; s. z. B. T 261/15).

Die drei Postulate für die Neuheit eines ausgewählten Teilbereichs beruhen auf dem Gedanken, dass Neuheit ein absoluter Begriff ist, weshalb eine allein dem Wortlaut nach unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht ausreicht. Vielmehr ist bei der Neuheitsprüfung darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun (so in T 198/84, ABl. 1985, 209; vgl. auch T 12/81, ABl. 1982, 296; T 181/82, ABl. 1984, 401; T 17/85, ABl. 1986, 406).

Im Hinblick auf die dritte Voraussetzung vertrat die Kammer in T 198/84 die Ansicht, dass diese Betrachtungsweise der Neuheit tatsächlich mehr als nur eine formale Abgrenzung vom Stand der Technik zur Folge habe. Eine Abgrenzung lediglich nach dem Wortlaut, nicht aber nach dem Inhalt der Erfindungsdefinition bestehe dann, wenn eine Auswahl willkürlich wäre, d. h., wenn der Auswahlbereich nur über die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten verfügte wie der Gesamtbereich, sodass das Ausgewählte nur ein willkürlicher Ausschnitt aus dem Vorbekannten wäre. Dieser Fall liege nicht vor, wenn der Effekt der Auswahl, z. B. die wesentliche Ausbeuteverbesserung, glaubhaft nur innerhalb des Auswahlbereichs, nicht aber über den bekannten Gesamtbereich eintrete (gezielte Auswahl). Um Missverständnisse auszuschließen, fügte die Kammer im Anschluss an T 12/81 (ABl. 1982, 296) hinzu, dass der aus einem größeren Bereich herausgegriffene Teilbereich seine Neuheit nicht durch einen dort auftretenden, neu entdeckten Effekt erlange, sondern per se neu sein müsse. Ein solcher Effekt sei also kein Neuheitserfordernis; gleichwohl gestatte er im Hinblick auf die technische Andersartigkeit den Rückschluss, dass kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, d. h. keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung, sondern eine andere Erfindung vorliege (gezielte Auswahl).

Bezüglich des dritten Kriteriums (Kriterium "c") wurde in mehreren Entscheidungen befunden, dass die gezielte Auswahl für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, aber nicht für die Neuheit relevant ist (s. T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 1130/09, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14 und T 261/15, einige davon werden nachstehend näher ausgeführt). S. jedoch z. B. T 66/12, wo die Kammer angesichts ihrer Schlussfolgerung, dass das dritte Kriterium nicht erfüllt war, offenließ, ob die ersten beiden Kriterien erfüllt waren (Schlussfolgerung – mangelnde Neuheit). S. auch T 673/12 und T 2438/13, die die drei Voraussetzungen für die Prüfung der Neuheit zitiert hat.

In T 17/85 (ABl. 1986, 406) wurde die Neuheit des beanspruchten Bereichs verneint, weil der bevorzugte Zahlenbereich einer Entgegenhaltung den beanspruchten Bereich teilweise vorwegnahm. Ein Bereich sei jedenfalls dann nicht mehr neu, wenn die Werte in den Ausführungsbeispielen der Entgegenhaltung nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs lägen und dem Fachmann die Lehre vermittelten, dass er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten könne (s. auch T 847/07 zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ).

In T 247/91 betonte die Kammer, dass bei der Entscheidung über die Neuheit einer Erfindung nicht nur die Beispiele heranzuziehen seien, sondern auch geprüft werden müsse, ob die Offenbarung eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes geeignet sei, dem Fachmann den Gegenstand des Schutzbegehrens in Form einer technischen Lehre kundzutun. Ein fachkundiger Leser der Entgegenhaltung hätte aber keine Veranlassung gesehen, den im Streitpatent beanspruchten Bereich von 85°C bis 115°C bei der Ausführung der in der Entgegenhaltung offenbarten Erfindung auszuklammern. Die Lehre der Entgegenhaltung sei eindeutig nicht auf die in den Beispielen angeführten Temperaturen beschränkt, sondern erstrecke sich auf den gesamten beschriebenen Temperaturbereich von 80°C bis 170°C, der als technische Lehre vermittelt worden sei und mithin den Gegenstand des Streitpatents bereits vorweggenommen habe.

In T 406/94 entschied die Kammer, dass der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich zwar zahlenmäßig nahe am beanspruchten Bereich liege; er könne aber nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In T 610/96 beanspruchte der Patentinhaber ein magnetresistives Material, das dünne magnetische und nichtmagnetische Filmschichten umfasste. Die Kammer sah die beanspruchten Bereiche, die die Zusammensetzung dieser Schichten definierten, als enge Auswahl aus der allgemeinen Offenbarung der Vorveröffentlichung D10 an, die sich mit den dort bevorzugten Unterbereichen nicht überschneide und eine spezielle nichtmagnetische Schicht aus einer Gruppe möglicher Schichten gezielt auswähle. Diese Auswahl habe auch genügend Abstand von den konkreten Ausführungsbeispielen nach D10. Außerdem weise das beanspruchte Material andere Eigenschaften der magnetischen Widerstandsänderung auf, sodass der spezielle Unterbereich nicht bloß einen willkürlichen Teil aus der allgemeinen Offenbarung der Entgegenhaltung D10 darstelle, sondern anders geartet und damit neu sei. Die in der Entscheidung T 279/89 aufgestellten Kriterien für die Neuheit von Auswahlerfindungen seien damit erfüllt. Auch in T 100/12 waren alle drei Kriterien erfüllt.

In T 230/07 hielt die Kammer fest, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit zwei verschiedene Patentierbarkeitserfordernisse darstellen und deshalb unterschiedliche Kriterien für ihre Bewertung heranzuziehen sind. So ist etwa das Vorliegen oder Fehlen einer technischen Wirkung in einem Teilbereich numerischer Zahlenwerte bei der Beurteilung der Neuheit irrelevant. Um einem Teilbereich aus einem breiteren Bereich numerischer Zahlenwerte Neuheit zuzuerkennen, sollte der ausgewählte Teilbereich eng und ausreichend entfernt von dem durch Beispiele veranschaulichten bekannten, breiteren Bereich sein. Ein Teilbereich wird nicht neu durch eine neu entdeckte Wirkung, die in ihm auftritt.

In T 1130/09 wurde in der angefochtenen Entscheidung zur Beurteilung der Neuheit das Prinzip der Auswahlerfindung unter Anwendung der drei in der Entscheidung T 198/84 entwickelten Kriterien (s. ABl. 1985, 209) herangezogen. Die Beschwerdekammer führte aus, dass dieses Prinzip anzuwenden sei, wenn die Auswahl eines engen Teilbereiches aus einem größeren Bereich erfolgt. Die Passage auf Seite 9, Zeilen 5 bis 7 der Druckschrift (2) offenbarte, dass die Strukturgrößen im Bereich von Nanometern oder Mikrometern lagen. Daher stellte der spezifische beanspruchte Bereich eine enge Auswahl dar, die in Ermangelung von Beispielen in der Druckschrift (2) auch als weit entfernt von den zentralen Ausführungsformen der Druckschrift (2) zu werten war. Die Kammer stellte fest, dass die ersten beiden Kriterien, wie in T 198/84 definiert, somit erfüllt waren. Das dritte Kriterium, wonach für einen engeren beanspruchten Bereich ein technischer Effekt nachzuweisen war, musste für die Beurteilung der Neuheit jedoch außer Betracht bleiben, da die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zwei voneinander getrennte Erfordernisse der Patentierbarkeit darstellen. Ein technischer Effekt, der in dem engeren beanspruchten Bereich auftritt, begründet nicht die Neuheit eines an sich bereits neuen Zahlenbereichs, sondern gilt lediglich als Bestätigung für die bereits festgestellte Neuheit dieses engeren beanspruchten Zahlenbereichs. Die Frage, ob ein technischer Effekt vorhanden ist oder nicht, bleibt jedoch eine Frage der erfinderischen Tätigkeit (dieser Ansatz wird in zahlreichen Entscheidungen angewandt, s. T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14 und T 261/15).

In T 378/12 war die Kammer in Bezug auf das Kriterium c der Ansicht, dass die gezielte Auswahl für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, nicht aber der Neuheit relevant ist. Da der beanspruchte Unterbereich die Kriterien a und b erfüllte, befand die Kammer daher den Gegenstand des Anspruchs 1 für neu.

In T 261/15 erklärte die Kammer, dass im Falle von Legierungszusammensetzungen eine Kombination der verschiedenen Legierungselemente innerhalb der beanspruchten Bereiche offenbart sein muss, damit mangelnde Neuheit festgestellt werden kann. Da die verschiedenen Legierungselemente miteinander interagieren, um Niederschläge und feste Lösungen zu bilden, waren die Bereiche ihres Gehalts nicht isoliert, sondern in Kombination zu betrachten. Was die Grenzwerte betrifft, so hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) argumentiert, dass diese Werte explizit offenbart seien und dass, um die Neuheit eines aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählten Teilbereichs anzuerkennen, der ausgewählte Teilbereich u. a. genügend Abstand von den Eckwerten des bekannten Bereichs haben muss. Der Ansatz des Beschwerdeführers (Einsprechenden) bestand jedoch darin, sich die Rosinen aus der Offenbarung von D1 herauszupicken, wodurch eine neue, in D1 nicht offenbarte Merkmalskombination entstand. In Bezug auf das Argument, wonach Teilbereiche genügend Abstand haben müssen – das in den Richtlinien (G‑VI, 8 ii) b) – Stand November 2017) als Voraussetzung genannt wird, um die Neuheit eines ausgewählten Zahlenbereichs anzuerkennen –, ist dies weder in T 198/84 noch in T 279/89 (die in dem betreffenden Abschnitt der Richtlinien zitiert ist) als Voraussetzung verlangt. Nach Auffassung der Kammer sind die Grenzwerte eines bekannten Bereichs, auch wenn sie explizit offenbart sind, nicht so wie die Beispiele zu behandeln. Betreffend das Kriterium c, das im Gegensatz zu den ersten beiden Kriterien a und b über einen Vergleich der anspruchsgemäßen Erfindung mit der Offenbarung des Stands der Technik hinausgeht, weil es das Vorliegen einer Wirkung der beanspruchten Erfindung berücksichtigt, befand die Kammer wie folgt: ob die beanspruchte Auswahl gezielt ist oder nicht, ist eher eine Frage der erfinderischen Tätigkeit als der Neuheit. D1 war nicht neuheitsschädlich. Die Richtlinien wurden inzwischen geändert, und das Kriterium c wurde unter Verweis auf diese Entscheidung gestrichen.

Auch in der Sache T 40/11 wies die Kammer darauf hin, dass es infrage gestellt werden könne, ob das dritte Kriterium, welches in T 198/84 aufgestellt worden war, bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt werden müsse.