4. Die Technische Aufgabe
4.5. Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe
Die zu lösende Aufgabe nach Art. 56 EPÜ braucht nicht selbst neu zu sein. Nur weil die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe im Stand der Technik bereits gelöst ist, muss die Aufgabe zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwangsläufig neu definiert werden, sofern der Gegenstand des Patents eine alternative Lösung der Aufgabe darstellt. (T 92/92 unter Hinweis auf T 495/91; s. auch T 1074/93, T 780/94, T 323/03, T 78/05, T 2039/18).
Bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit braucht keine – wesentliche oder graduelle – Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik nachgewiesen zu werden (T 100/90, T 588/93, T 620/99 T 1791/08). Eine frühere Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe schließt spätere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen nicht naheliegenden Weg zu lösen, nicht aus (T 588/93, s. auch T 615/05).
In T 2081/15 war die nicht naheliegende Alternativlösung "technisch plausibel" und umfasste eine - wenn auch geringe - erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 und dem allgemeinen Fachwissen der Fachperson. Andererseits stellte die Kammer in T 1179/16 Folgendes fest: Wenn die Erfindung als einzigen Beitrag etwas vorschlägt, das sich vom Stand der Technik unterscheidet (d. h. die Bereitstellung einer Alternative), dann ist es gewöhnlich angebracht, davon auszugehen, dass der fachkundige Leser jede Alternative in Betracht zieht, die auf dem zugrunde liegenden technischen Gebiet bekannt ist (sofern der nächstliegende Stand der Technik nicht davon wegführt). In solchen Fällen ist es möglicherweise nicht erforderlich, die Auswahl einer bestimmten Lösung zu rechtfertigen, weil angenommen wird, dass eine Erfindung, die sich auf die Aufnahme bekannter Merkmale allein deshalb stützt, um Neuheit herzustellen, durch einen entsprechenden Schritt, in dem irgendeine im Stand der Technik bekannte Alternative ausgewählt wird, nahegelegt werden muss. S. auch T 471/21.
In T 144/16 befand die Kammer, dass die technische Aufgabe weniger ehrgeizig formuliert werden muss, und zwar – angesichts der Lehre des Dokuments (1) – als Bereitstellung alternativer Klebstoffzusammensetzungen. Bei der Suche nach alternativen Zusammensetzungen beschränkt die Fachperson die Lehre des Dokuments (1) nicht auf dessen bevorzugte Ausführungsformen, sondern sie berücksichtigt alle in diesem Dokument gelehrten Merkmale. In T 148/10 stellte die Kammer fest, dass die Fachperson kein erfinderisches Zutun benötigt, um aus bekannten Alternativen eine Auswahl zu treffen. Die Fachperson sei in der Lage, die Vor- und Nachteile ihrer Auswahl zu berücksichtigen, und würde diese gegeneinander abwägen.
In T 652/20 führte die Kammer aus, dass es keine allgemeine Anforderung gibt, dass alle ursprünglich beanspruchten Zusammensetzungen eine nicht beanspruchte technische Wirkung in genau gleichem Maße erzielen müssen. Einige der ursprünglich beschriebenen Zusammensetzungen können diese technische Wirkung in größerem Umfang erzielen als andere.
In T 1518/20 befand die Kammer, dass für die Bereitstellung eines alternativen Verfahrens kein bestimmter Hinweis aus dem Stand der Technik erforderlich ist, um die Lehre aus sekundären Informationsquellen mit der des nächstliegenden Standes der Technik zu kombinieren. In einem solchen Szenario würde eine Fachperson – sofern es keine gegenteiligen Hinweise gebe, die eine von der Anwendung der relevanten Offenbarung wegführende Lehre liefern – zur Modifikation der im nächstliegenden Stand der Technik vorgeschlagenen Lösung diese Lehre anwenden, anstatt konzeptionell und gedanklich auf die Offenbarung der bereitgestellten Beispiele beschränkt zu sein.
In T 2004/21 stellte die Kammer fest, dass der Kaugummi aus D2 zwar "von Natur aus" speichelanregende Eigenschaften hat, D2 jedoch weder diese Eigenschaften noch die Aufgabe, den Speichel des Konsumenten anzuregen, offenbart. "Speichelanregend" wurde in keinem der angeführten Dokumente des Stands der Technik erwähnt. Der beanspruchte Kaugummi, der ein "feuchtigkeitsspendendes bzw. hydrierendes" Gefühl im Mund vermittelt, konnte daher nicht als alternative Lösung für eine bekannte Aufgabe angesehen werden.
- T 0769/23
In T 769/23 the board was not convinced that the alleged effect was credibly achieved over the whole scope of claim 1, based on fundamental ambiguities in the claim language which prevented the skilled reader from objectively deriving a technical function for feature (e). Consequently it found that feature (e) did not produce a credible technical effect over the whole scope of the claim. It therefore regarded its as a non-functional modification of the disclosure in document D2.
The board noted that the absence of a credible technical effect over the whole range claimed had direct consequences for the application of the problem-solution approach in the assessment of inventive step. It acknowledged that the case law had developed two main approaches for assessing inventive step in such situations..
The board identified the first approach, seen in decisions such as T 1179/16 and applied by the opposition division in the present case, as to formulate the objective technical problem as "providing an alternative". However, the board considered this approach problematic, at least in the present case, as it could lead to paradoxical outcomes. The "teaching away" exception mentioned in Reasons 3.4.4 of T 1179/16, presupposed a technical, i.e. functional, reason for avoiding a feature. Yet, this created a logical inconsistency if the feature itself had been determined to genuinely have no technical effect. In the board's view, the "teaching away" concept, when assessing inventive step under Art. 56 EPC, must be based on technical reasons, but a feature that is truly non-functional could not be the subject of a technical "teaching away". The board therefore held that a distinction had to be made between "functional alternatives" and "non-functional modifications". The formulation of the objective technical problem as "providing an alternative" was only appropriate for the former. For the latter, it held a different approach was warranted.
The board found that where distinguishing features constituted non-functional modifications, the problem-solution approach could be concluded without the formulation of an (artificial) objective technical problem (see also the board’s earlier decision T 1465/23). Accordingly, it held that an arbitrary and non-functional modification of the prior art could not support an inventive step.
Applying this latter approach to the present case, the board concluded that feature (e) was a non-functional modification of the system of D2. Consequently, it could not contribute to an inventive step.