1.15. "Umfassend", "bestehend aus", "im Wesentlichen bestehend aus", "enthaltend"

In T 759/10 musste geprüft werden, ob es in der eingereichten Anmeldung eine klare und eindeutige implizite Offenbarung gab, die eine Grundlage für die Änderung von "umfasst" hin zu "im Wesentlichen besteht aus" bot. Der Beschwerdeführer machte geltend, der Begriff "umfassend" decke drei Alternativen ab, nämlich (i) "umfassend", (ii) "bestehend aus" und (iii) "im Wesentlichen bestehend aus", und die Fachperson würde beim Lesen des Begriffs "umfassend" sofort an jede dieser Alternativen denken. Der Begriff "umfasst" stelle an sich bereits eine ausreichende Grundlage für den Begriff "im Wesentlichen besteht aus" dar. Die Kammer vermochte sich dieser Argumentation nicht anzuschließen; jeder der genannten Begriffe habe eine andere technische Bedeutung, nämlich (i) dass es beliebige weitere Bestandteile geben könne ("umfasst"), (ii) dass es keine weiteren Bestandteile geben könne ("besteht aus") und (iii) dass es ganz bestimmte weitere Bestandteile geben könne, nämlich solche, die die wesentlichen Merkmale des texturgebenden Agens nicht signifikant veränderten ("im Wesentlichen besteht aus"). Die Fachperson, der das Wort "umfasst" lese, könne sich daher nicht frei für einen dieser drei Begriffe entscheiden. Die Kammer lehnte außerdem den Antrag auf Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer ab und begründete dies ausführlich. Zwar sei dem Beschwerdegegner insoweit zuzustimmen, als die beiden Kammern in den Entscheidungen T 472/88 und T 975/94 den Begriff "umfasst" offenbar als ausreichende Grundlage für den Begriff "besteht im Wesentlichen aus" angesehen hätten. Seit diesen beiden Entscheidungen habe sich die Rechtsprechung der Beschwerdekammern jedoch weiterentwickelt, insbesondere aufgrund der beiden späteren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 2/98 (ABl. 2001, 413) und G 1/03 (ABl. 2004, 413).

Im Einklang mit diesen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer sei in neueren Beschwerdekammerentscheidungen, etwa in T 868/04, T 725/08 und T 903/09, als maßgeblich dafür, ob der Begriff "umfasst" in "besteht im Wesentlichen aus" geändert werden darf, das Kriterium der klaren und eindeutigen Offenbarung angewandt worden. In diesen Entscheidungen war befunden worden, dass dieses Kriterium durch den Begriff "umfassend" alleine nicht automatisch erfüllt wird. In T 725/08 entschied die Kammer aufgrund der fehlenden expliziten Offenbarung des Begriffs "bestehend aus", dass die Ersetzung von "Zusammensetzung, umfassend" durch "Zusammensetzung, bestehend aus" unter der Bedingung zulässig sei, dass in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine weiteren Bestandteile außer den für das Stoffgemisch genannten vorgesehen seien. Dieser Grundsatz aus T 725/08 wurde von der Kammer in T 1594/21 als Test angewendet: Da in der ursprünglichen Anmeldung neben den in Anspruch 1 genannten Bestandteilen mindestens ein weiterer Bestandteil (nämlich Triethanolamin) offenbart war, kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und zweifelsfrei ein Stoffgemisch gemäß Anspruch 1 offenbarte.

In T 44/20 schloss sich die Kammer der Feststellung aus T 759/10 an, wonach die Begriffe "umfassend" und "bestehend aus" unterschiedliche technische Bedeutungen haben, denn Ersterer lässt das Vorhandensein weiterer Bestandteile zu, während Letzterer weitere Bestandteile ausschließt, und wonach es der Fachperson beim Lesen nicht freisteht, dem Begriff "umfassend" eine beliebige dieser beiden Bedeutungen zuzuschreiben. Außerdem betonte die Kammer, dass ein geändertes Merkmal unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar sein muss, was nur unter Bezugnahme auf die betreffende Anmeldung beurteilt werden kann. Derselbe Maßstab wurde auch in T 1634/13 und in T 957/22 angelegt.

T 1271/13 zufolge ist mittlerweile unumstritten, dass der Begriff "umfassend" grundsätzlich nicht als direkte und eindeutige Grundlage für eine Änderung zu "im Wesentlichen bestehend aus" anerkannt ist.

In T 56/08 wies die Kammer das Vorbringen des Beschwerdegegners zurück, dass das Verb "enthalten" eine engere Bedeutung als das Verb "umfassen" habe; die Kammer stellte fest, die allgemeine Bedeutung des Verbs "enthalten" sei "beinhalten", "in sich bergen", "einschließen" oder "umfassen".

In T 1170/07 wurde "umfassend" durch "im Wesentlichen bestehend aus" ersetzt. Bevor geprüft werden konnte, ob die ursprüngliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit die beanspruchte Darreichungsform, die im Wesentlichen aus Tetrahydrolipstatin bestand, spezifisch offenbarte, musste ermittelt werden, was der in der ursprünglichen Anmeldung nicht vorhandene Begriff "im Wesentlichen bestehend aus" im Kontext bedeutete. Die Kammer erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass Ansprüche so zu lesen und verstehen sind, dass sie technisch Sinn ergeben. Im vorliegenden Fall schloss der Begriff "im Wesentlichen bestehend aus" das Vorliegen weiterer zur Behandlung der spezifischen Krankheit nützlicher Wirkstoffe aus, ließ aber das Vorliegen zusätzlicher Verbindungen zu, die den Träger des Wirkstoffs bildeten. In diesem konkreten Fall gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass es nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig war, "umfassend" durch "im Wesentlichen bestehend aus" zu ersetzen.

In T 108/14 grenzte die Kammer den Fall von dem in T 1170/07 ab, weil der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen war, welche "Wirkstoffe" nützlich waren. Ferner verwies die Kammer auf eine Rechtsprechungslinie (z. B. T 147/22, T 1095/09, T 759/91, T 522/91, T 472/88), der zufolge der Begriff "im Wesentlichen bestehend aus" klar ist und in einer beanspruchten Zusammensetzung neben den obligatorischen Bestandteilen weitere zulässt, sofern sich die wesentlichen Merkmale der beanspruchten Zusammensetzung durch diese weiteren Bestandteile nicht signifikant ändern. Im vorliegenden Fall waren jedoch in der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine Bestandteile erwähnt, die neben den im strittigen Anspruch 1 definierten Bestandteilen in dem beanspruchten Feuerfestmaterial vorhanden sein könnten, ohne dessen wesentliche Merkmale zu beeinträchtigen.

In T 107/14 machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) geltend, dass Anspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, weil er auf eine Legierung gerichtet sei, die aus den genannten Elementen "besteht", während die Legierung in Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung die genannten Elemente "umfasst". Wie die Kammer ausführte, war in dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 bereits offenbart, dass der Rest der Zusammensetzung aus Ni bestand, was das Vorliegen weiterer Elemente ausschloss. Somit war der Anspruch bereits auf geschlossene Zusammensetzungen gerichtet und die aus den genannten Elementen "bestehende" Zusammensetzung in Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart.

In T 1634/13 waren im erteilten Anspruch Gegenstände aus mehreren ursprünglich eingereichten Ansprüchen kombiniert worden, wobei die Begriffe "umfassend" und "enthaltend" durch "bestehend aus" ersetzt worden waren. Die Kammer befand, dass bestimmten Beispielen in der Anmeldung zu entnehmen war, dass die Begriffe "umfassend"/"enthaltend" den Begriff "bestehend aus" als besondere, ursprünglich offenbarte Bedeutung einschlossen. Obwohl der geänderte Wortlaut den Gegenstand gegenüber dem ursprünglichen Wortlaut beschränkte, war diese Beschränkung nicht nach Art. 123 (2) EPÜ zu beanstanden. Insbesondere lag kein Herausgreifen ("singling out") im Sinne von G 2/10 vor.

In T 1173/17 wurde im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 "umfassend" durch "bestehend aus" ersetzt. Die Kammer machte einen Unterschied zwischen der vorliegenden Sache auf der einen und T 107/14 und T 725/08 auf der anderen Seite und vertrat die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 könne der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden.

Hinsichtlich der Auslegung von "comprising (substantially)", "consisting (essentially) of" und "containing" siehe Kapitel II.A.6.2.