a) Principes 

Le contenu d'une demande ne doit pas être considéré comme un réservoir dont on peut extraire des caractéristiques propres à des modes de réalisation distincts de la demande afin de les combiner de façon à créer de manière artificielle un mode de réalisation particulier (T 296/96, T 686/99, T 1206/01, T 3/06, T 1206/07, T 1041/07, T 1239/08, T 1648/11, T 1799/12, T 1853/13, T 1775/14). En l'absence de la moindre indication concernant la combinaison particulière concernée, la sélection correspondante de caractéristiques ne ressort pas clairement et sans ambiguïté, pour la personne du métier, du contenu de la demande telle que déposée (T 686/99, T 1853/13, T 1252/13, T 2680/19, T 1133/21, T 1809/20). Le fait que les caractéristiques en question aient été mentionnées dans la description comme "préférées", pouvait servir d'indice (T 68/99, T 1869/11, T 394/11, T 1799/12, T 1332/21; pour des contre-exemples, voir toutefois les affaires T 2118/08 et T 1306/12). Dans l'affaire T 1728/16, le fait que deux des caractéristiques insérées dans la revendication en cause étaient divulguées en tant que caractéristiques préférées a été considéré comme un indice de leur combinaison avec la troisième modification, qui introduisait des plages de pourcentage divulguées globalement. Dans l’affaire T 1199/21, la chambre a considéré qu’il n’était pas possible de combiner à volonté des passages de la demande telle que déposée, même se rapportant à des caractéristiques préférées, si une telle combinaison ne pouvait pas être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle qu’elle avait été déposée.

Dans l'affaire T 524/17, le requérant 2 avait fait valoir que les caractéristiques de la revendication 1 avaient été choisies dans différents modes de réalisation. La chambre a cependant souligné que dans la demande en cause, l'expression "dans un mode de réalisation" renvoyait à des enseignements d'ordre général liés à des caractéristiques préférées qui pouvaient être combinées sans aller au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. Voir toutefois également l'affaire T 1442/16.

Dans l'affaire T 3142/19, la division d'examen a estimé qu'en l'absence d'indication positive concernant une combinaison de caractéristiques qui sont sinon présentées comme étant facultatives, toute combinaison de ce type constitue une nouvelle information technique. Cependant, selon la chambre, cet argument est valable uniquement sous sa forme positive : s'il est indiqué dans la description qu'une certaine combinaison est souhaitable, ou qu'elle est nécessaire pour résoudre un problème technique, un indice clair de la divulgation de cette combinaison est fourni. Si tel n'est pas le cas, cela ne signifie pas pour autant de manière automatique que la personne du métier ne pourrait pas déduire la combinaison de la demande telle que déposée. Un nombre excessif de caractéristiques facultatives pourrait toutefois influer sur l'évaluation de la question de savoir s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE, puisque la personne du métier faisant face à une multitude de caractéristiques facultatives peut ne pas être en mesure de déduire clairement et sans ambiguïté une combinaison individuelle choisie. Ce sont les circonstances de l'espèce, par exemple le degré de complexité créé par ces caractéristiques facultatives, qui déterminent si cela est effectivement le cas.

Dans l’affaire T 2155/19, la chambre n’a pas été convaincue par l'argument de l’intimé selon lequel l’utilisation répétée du terme "peut" ("may") en lien avec la divulgation d’une pluralité de caractéristiques impliquait qu’elles étaient toutes facultatives. La description détaillée telle que déposée divulguait pratiquement toutes les caractéristiques comme susceptibles de figurer dans le système de l’invention avec des termes tels que "peut être" ("may be"), "peut prévoir" ("may provide"), "peut inclure" ("may include"), etc. Il en résultait dans la description un réservoir de caractéristiques qui pouvaient ou non faire partie de l’invention. La sélection d’une seule des ces caractéristiques divulguées comme facultatives en vue de l’inclure avec les autres caractéristiques dans la revendication 1 isolément par rapport aux caractéristiques connexes décrites avec la même insistance, voire dans le même paragraphe que la caractéristique reprise dans la revendication, n’a donc pas été considérée comme satisfaisant à l’exigence d'une divulgation directe et sans ambiguïté de l’objet de l’invention dans la demande telle que déposée. Voir aussi T 1748/19.

Dans l’affaire T 1137/21, la chambre a fait observer que le requérant n’avait pas indiqué un seul passage de la demande initiale qui divulguait – en combinaison – les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale. La revendication 1 de la requête principale était le résultat d’une sélection multiple d’une combinaison très spécifique de caractéristiques émanant de différentes revendications dépendantes telles que déposées à l’origine. Ces sélections étaient effectuées parmi de nombreuses possibilités et différents degrés de préférence. Vu le grand nombre de possibilités envisageables, l’objet de la revendication 1 ne pouvait pas être déduit directement et sans ambiguïté des revendications dépendantes, même si l’on tenait compte de la partie générale de la description. Certes, les exemples inventifs étaient toujours couverts par la revendication 1 de la requête principale; mais ces exemples ne constituaient pas une indication suffisante de la sélection spécifique définie dans la revendication 1, parce qu’ils relevaient des options préférentielles de divers paramètres et de diverses plages. La revendication 1 correspondait donc à une sélection multiple à partir d’un grand nombre de listes et de possibilités dépourvue de tout indice spécifique.

Des exemples dans lesquels les principes ci-dessus ont été appliqués pour les demandes divisionnaires eu égard à la demande antérieure telle que déposée se trouvent dans les décisions T 2118/08 et T 961/09, T 1581/12 ; voir aussi la mention de G 1/05 date: 2007-06-28 (JO 2008, 271) au chapitre II.E.1.1.