3.5.4 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle un recours a été formé

Dans l'affaire J 5/08, la chambre de recours juridique a dû décider si la demande initiale était encore en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire, ce dépôt ayant été effectué après que le recours eut été formé au sujet de la demande initiale, mais avant que la division d'examen n'ait décidé de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle de la décision contestée (décision relative à la délivrance renvoyant au texte non rectifié de la revendication 1). Selon la chambre de recours juridique, une révision en vertu de l'art. 109 CBE 1973 en tant que telle ouvre la possibilité de procéder à un réexamen complet de la brevetabilité de l'objet revendiqué, indépendamment de la question de savoir si l'annulation de la décision contestée est ou non expressément ordonnée, ou si les motifs écrits sont limités à une question de droit spécifique. En l'espèce, la procédure de délivrance, à laquelle la décision relative à la révision mettait fin, était encore en instance jusqu'à la date de cette décision. La chambre de recours juridique a conclu que lorsqu'une décision est prise concernant le bien-fondé d'un recours, une demande est généralement en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (désormais règle 36(1) CBE) au moins jusqu'à la date où la décision est prise.

Dans l'affaire J 5/08, la chambre de recours juridique a également fait observer que les chambres ont rendu des décisions divergentes quant à la question de savoir si l'effet suspensif d'un recours a toujours pour conséquence de maintenir la procédure de délivrance en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) pendant la procédure de recours. Certaines décisions semblent indiquer que tel est le cas (J 28/94 date: 1994-12-07, JO 1995, 742 et J 3/04). En revanche, dans l'affaire J 28/03, la chambre de recours juridique a jugé que la procédure de délivrance ne doit pas être considérée comme ayant été en instance pendant la procédure de recours si le recours a été rejeté pour irrecevabilité ; le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépend de l'issue de ce recours.

Dans la décision J 23/13 (qui concerne un recours formé contre le rejet de la demande antérieure), la chambre de recours juridique a renvoyé à la décision G 1/09 (JO 2011, 336) et a considéré que le rejet ultérieur du recours pour irrecevabilité ne changeait rien au fait qu'au moment du dépôt de la demande divisionnaire, il existait encore des droits substantiels. Dans l'affaire J 1/24, la chambre de recours juridique a rappelé que, selon une opinion incidente dans la décision G 1/09, la demande de brevet européen est normalement en instance jusqu’au jour précédant la publication de la mention de la délivrance. Elle a opéré une distinction avec l’affaire J 28/03, dans laquelle la demande antérieure n'était plus "en instance" car la date de publication de la mention de la délivrance n'avait pas été supprimée, de sorte que la délivrance du brevet était devenue effective. Au contraire, dans le cas d’espèce, la date de publication de la mention de la délivrance avait été supprimée en raison du recours formé. Par conséquent, la demande initiale était encore en instance. La chambre de recours juridique n'a pas été convaincue par le principe énoncé dans la décision J 28/03 selon lequel la question de savoir si la demande initiale est encore "en instance" dépend de l'issue du recours formé contre la délivrance de la demande initiale. Selon l'art. 106(1), deuxième phrase, CBE, un recours a un effet suspensif. Cette disposition ne fait pas de distinction entre un recours contre un rejet ou contre la délivrance d'un brevet. La chambre a également jugé incohérent de considérer un recours de deux manières différentes et d’affirmer, d'une part, qu’il suffit que le recours soit recevable pour que la mention de la délivrance soit supprimée, et, d'autre part, que l'application de l'effet suspensif dépend de l'issue de la procédure de recours. Comme la CBE ne contient aucune disposition limitant les recours du demandeur contre la délivrance d'un brevet, un tel recours ne pouvait pas être considéré comme clairement irrecevable (contrairement à un recours formé par un tiers).