b) Nouveauté 

Aux fins de l'examen de la nouveauté, il appartient à la partie qui allègue que le résultat inévitable d'une divulgation antérieure est en contradiction avec la divulgation explicite de l'état de la technique cité, non seulement de reproduire la divulgation antérieure de manière à démontrer le résultat inévitable allégué, mais également de montrer de façon convaincante, en cas de divergence significative par rapport aux conditions spécifiées dans la divulgation antérieure, que cette divergence n'est pas essentielle pour le résultat final (T 204/00 ; cf. également T 396/89).

Dans l'affaire T 713/01, le requérant a nié l'existence, dans le document D2, d'une divulgation concernant la préparation de polymères obtenus en présence d'un initiateur de pyrrolidide de lithium solubilisé, et ce en se référant aux décisions T 124/87 (JO 1989, 491) et T 206/83 (JO 1987, 5). La chambre a conclu que la seule différence entre le document D2 et la formulation de la revendication ne saurait constituer une caractéristique distinctive du produit revendiqué, car cette caractéristique liée au procédé d'obtention du produit ("product-by-process" feature) n'était pas repérable dans le produit lui-même au moyen d'une propriété distinctive fiable. Dans ce contexte, la chambre a ajouté que dans les procédures devant la division d'examen, il appartenait au demandeur de prouver qu'une caractéristique de produit caractérisé par son procédé d'obtention était bien une caractéristique distinctive, ainsi qu'il l'avait allégué (cf. en outre T 205/83, JO 1985, 363 et T 279/84). La décision T 713/01 concernait clairement une question de charge de la preuve pendant la procédure d'examen (T 1912/10).

Dans T 664/20, la chambre énonce au point 2 de l'exergue que lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l'utilisation en question.

Dans l'affaire T 172/20, il a été décidé que la charge de la preuve incombait à l'opposant étant donné que le paramètre litigieux n'était pas un paramètre inhabituel ; il incombait à l'opposant de démontrer au-delà de tout doute raisonnable que l'objet revendiqué était divulgué directement et sans équivoque dans l'état de la technique.

Dans l'affaire T 2916/19, la nature du système catalytique et son mode de préparation étaient cruciaux et, sur les objections quant à la reproductibilité de la divulgation de l’antériorité (E1), compte tenu du fait que E1 constituait une divulgation écrite et non un usage antérieur public allégué, les circonstances n'étaient pas les mêmes que dans les affaires G 1/92 et T 1833/14, toutes deux invoquées par l'intimé (titulaire du brevet). Néanmoins, les arguments étaient tout aussi pertinents pour la divulgation écrite E1. En effet, au vu des observations de l'intimé, la question s'est posée de savoir si la personne du métier serait ou non en mesure de préparer sans difficulté excessive les échantillons 1, 3 et 5 de E1, compte tenu des informations très limitées fournies dans E1 concernant leur procédé de préparation, en particulier concernant le système de catalyse utilisé, même en tenant compte des connaissances générales de la personne du métier. Les parties étaient opposées sur la question de savoir si la charge de la preuve concernant la reproductibilité des échantillons de E1 incombait au requérant/opposant ou à l'intimé/titulaire du brevet. Puisque le requérant/opposant soulevait des objections (absence de nouveauté et d'activité inventive) sur la base de la divulgation des échantillons de E1, la charge lui incombait en premier lieu de démontrer que lesdits échantillons de E1 appartenaient effectivement à l'état de la technique. En outre, selon la jurisprudence constante, les exigences de suffisance de l'exposé sont identiques pour un document de l'état de la technique et un brevet (T 1437/07). Étant donné qu'il existait des doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables, sur l'objection de manque de reproductibilité soulevée par l'intimé (titulaire du brevet) à l'encontre des échantillons de E1, la charge de la preuve incombait au requérant. Le requérant a également soutenu de manière non convaincante, par référence au procès-verbal, que l'objection selon laquelle la divulgation de E1 n'était pas reproductible devait être rejetée puisque l'intimé avait soutenu le contraire dans la procédure d'opposition.

Voir le chapitre I.C. "Nouveauté".