5.1.2 Cas particuliers
Sont rapportées ici quelques affaires; les questions de preuve relatives à l'art. 56 CBE sont indissociables de l'examen de l'activité inventive traité au chapitre I.D. "Activité inventive".
Dans l'affaire T 547/88, l'activité inventive avait été contestée. Bien que la chambre ait demandé aux parties de rédiger un protocole commun sur les tests à effectuer et les conditions dans lesquelles ils devaient l'être, chacune d'elles a procédé à ses propres expériences, obtenant des résultats contradictoires. Il n'était donc pas possible de parvenir à une conclusion définitive sur la base de ces tests, selon laquelle il n'y avait pas eu activité inventive. La chambre a estimé que dans un tel cas, il est donné au titulaire du brevet le bénéfice du doute au regard de la pertinence des caractéristiques revendiquées pour apporter une solution au problème à résoudre. De plus, l'état antérieur de la technique ne suggérant pas l'objet des revendications contestées, cet objet impliquait une activité inventive. Le brevet a donc été maintenu.
Il appartient au titulaire du brevet de démontrer que la méthode revendiquée entraîne les effets avantageux mentionnés dans le brevet en litige. En l'absence de toute preuve confirmant que lesdits effets avantageux sont obtenus, il n'y a pas à tenir compte des effets allégués lors de l'appréciation de l'activité inventive (cf. T 97/00 ; voir aussi T 1409/04).
Dans l'affaire T 862/11, le requérant (opposant) avait allégué que faute de preuves adéquates, l'amélioration invoquée n'était pas crédible. Or, il n'a pas prouvé ses propres allégations par des essais. La chambre a déclaré qu'en l'absence d'essais comparatifs pertinents, elle n'était pas convaincue par les arguments du requérant. Elle a donc considéré le problème comme résolu et jugé qu'il n'était pas nécessaire de le reformuler.
Le problème posé dans un brevet délivré est considéré comme résolu de manière crédible par l'invention revendiquée s'il n'y a aucune raison de supposer le contraire. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour pouvoir attaquer valablement un brevet délivré au cours d'une procédure d'opposition (de recours sur opposition), il ne suffit pas de formuler une allégation dépourvue de preuve. Dans ces circonstances, l'opposant doit prouver son allégation ou tout au moins apporter des éléments de preuve propres à jeter un doute sur le succès de la solution au problème (T 534/13, citant T 1797/09, point 2.7). Si l'opposant y parvient, la charge de la preuve de ses allégations se déplace vers le titulaire du brevet (voir p. ex. T 1797/09).
Dans l'affaire T 291/15, la chambre a fait observer que, selon une jurisprudence constante, chaque partie supporte la charge de la preuve du fait qu'elle allègue. Cela signifie qu'un problème technique exposé dans un brevet est considéré comme résolu de manière crédible par une invention revendiquée s'il n'y a pas de raisons de supposer le contraire. Dans de telles circonstances, il incombe normalement à l'opposant de prouver le contraire par des preuves contraires appropriées ou, à tout le moins, de produire des moyens de preuves jetant un doute sur la prétendue solution du problème (T 596/99, point 7.2.9 des motifs et T 1797/09, point 2.7 des motifs).
Dans l'affaire T 2320/16, l'opposant (requérant), se référant à la décision T 415/11, affirmait que la charge de la preuve incombait à l'intimé (titulaire du brevet) eu égard à l'approche problème-solution. La chambre n'a pas partagé cette approche. Pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne suffit pas à l'opposant de formuler des allégations non étayées. Le requérant (opposant) n'avait présenté aucun élément de preuve faisant naître un doute.
Dans l'affaire T 1177/17, la question s'est posée de savoir si le 2-FL, seul, pouvait produire les effets antiviraux indirects revendiqués, au moyen d'une stimulation des cellules NK, comme prétendu par l'intimé (titulaire). La chambre a estimé que tel n'était pas le cas. Rien dans le dossier ne le prouvait. L'intimé n'avait pas étayé ses arguments par des éléments de preuve autres que les données mentionnées à l'exemple 1 du brevet – une étude menée sur des souris vaccinées avec Influvac. Par contre, l'intimé a fait valoir qu'il appartenait aux requérants (opposants) de démontrer que le 2-FL ne produisait pas les effets antiviraux revendiqués, au moyen d'une stimulation des cellules NK. Cependant, selon la chambre, cette argumentation ne saurait être retenue car les effets techniques invoqués par l'intimé n'étaient pas plausibles sur toute l'étendue de la revendication 1 de la demande principale.
Dans l'affaire T 655/13, la division d'examen n'avait pas identifié précisément le passage du document D1 (revue technique en japonais comme publication de l'état de la technique) qui divulguait la caractéristique en cause et en même temps n'avait pas fourni de traduction au moins de la partie la plus longue du document en japonais à laquelle il était fait référence. La chambre a rappelé que la charge de la preuve – et par conséquent, la charge de présenter les faits pertinents – pendant la procédure d'examen, en ce qui concerne les questions relatives aux exigences de brevetabilité, incombe initialement à la division d'examen, qui doit fournir les preuves et les faits à l'appui de son objection (voir T 578/06). Le demandeur peut contester de manière générale une déclaration générique faite par la division d'examen, qui est donc à son tour contrainte de soulever une objection plus détaillée. Afin de donner au requérant une chance équitable de contester les conclusions de la division d'examen, cette dernière devrait en règle générale au moins une fois identifié là où sont divulguées chacune des caractéristiques de la revendication en cause dans le document de l'état de la technique le plus proche (voir par exemple l'opinion incidente dans l'affaire T 70/02).
Dans l'affaire T 1285/21, la chambre a traité la question de la charge de la preuve quant à la démonstration d'un effet technique, en relation avec la question des données expérimentales et de doutes subsistants. Ainsi, dans le cas concret de déterminer si l'invention revendiquée est liée à un effet technique, il appartient au titulaire du brevet de prouver que l'objet revendiqué conduit aux effets avantageux mentionnés dans le brevet litigieux. La chambre n'a pas non plus vu de raison d'assouplir cette règle au cours de la phase d'opposition (par rapport à la phase d'examen), même dans les cas où le brevet contesté présentait des exemples comparatifs liés aux caractéristiques distinctives. Il convient de noter en particulier que de nouveaux documents de l'état de la technique peuvent être invoqués dans la procédure d'opposition, ce qui peut nécessiter d'apprécier complètement une nouvelle fois la nouveauté et l'activité inventive. La division d'opposition et la chambre doivent donc, le cas échéant, réévaluer les exemples du brevet contesté et examiner si ceux-ci rendent vraisemblable un effet technique par rapport à l'état de la technique le plus proche. Ce n'est que lorsqu'un effet technique a été démontré de façon crédible que la charge de la preuve se déplace et qu'il incombe à l'opposant de fournir des preuves de ses allégations contraires. Selon la décision T 1797/09, un problème technique exposé dans un brevet est résolu de manière crédible s'il n'existe aucune raison de supposer le contraire. Inversement, cela signifierait qu'il incomberait en premier lieu à une partie adverse de fournir des motifs pour lesquels le problème à résoudre ne le serait pas (preuve négative), et non au titulaire du brevet de fournir des motifs ou des preuves (preuve positive) de l'existence d'un effet technique. Ainsi, cette décision semble indiquer que la charge de la preuve incombe en premier lieu à l'opposant. Dans ce contexte, la présente chambre a toutefois également souligné que cette décision T 1797/09 part du principe que la présomption d'effet technique qu'elle avance peut être réfutée dans la procédure d'opposition ou de recours. Par conséquent, elle a par la suite refusé l'effet technique simplement allégué compte tenu des moyens de preuve produits par l'opposant.
- T 0449/23
In T 449/23, regarding claim 1 of auxiliary request 1 (claims 1 and 2 being identical to claims 2 and 3 of the main request, after claim 1 of the main request was deleted following a finding of lack of inventive step over D5), the board came to the conclusion that the alleged effects of the distinguishing features were not credible, contrary to the arguments of the patent proprietor. Hence, any alleged effects arising from this comparison could not be taken into account in the formulation of the objective technical problem. The patent proprietor also argued that the burden of proof lay with the opponent to demonstrate that the alleged technical effects were not present. The board disagreed, stating:
(a) that the legal burden of proof was the duty of a party to persuade the deciding body of allegations of facts on which the party’s case rested. In principle, a party must prove alleged facts (assertions) from which it infers a legal consequence, i.e. which establish the basis for the party's legal claims. Thus, the allocation of the burden of proof depends on a party’s substantive case.
(b) that to discharge its legal duty of persuasion, a party must prove the alleged facts by appropriate evidence to the required standard of proof. The party with whom the legal burden of proof lies therefore bears the risk that the alleged facts remain unproven, and thus that the deciding body will decide against that party and reject its legal claims. Thus, the legal burden of proof requires the production of appropriate evidence to persuade the deciding body to the required standard.
(c) that in principle the legal burden of proof does not shift. References in the case law to a shift of burden of proof relate to the so-called evidentiary/evidential burden of proof (see for this distinction T 741/91), the notion of which relates to the state of the evidence produced in the course of proceedings. Once the party bearing the legal burden of proof has adduced sufficient evidence to support its allegations of facts to the required standard of proof, the onus is on the adverse party to rebut the asserted facts with appropriate evidence. Otherwise, the adverse party risks that the deciding body is persuaded of the existence of the facts and allows the claims. Thus, if the party having the legal burden of proof has made a "strong case" by filing convincing evidence, the onus of producing counter-evidence shifts to the adverse party. However, this does not mean that the legal burden of proof is on the adverse party to prove the non-existence or the contrary of asserted factual allegations. It is sufficient that the adverse party raises substantiated doubts that prevent the deciding body from being persuaded of the existence of the alleged facts.
(d) that in opposition and opposition-appeal proceedings, each of the parties carries the legal burden of proof for the asserted allegations of facts on which their respective substantive case rests. As regards an alleged lack of inventive step, the burden is on the opponent to adduce appropriate prior art which – when following the established substantive test, i.e. the problem-solution approach – persuades the opposition division or the board of the obviousness of the solution provided by the subject-matter claimed. On the other hand, if the patent proprietor asserts that, in comparison to the prior art, there is an advantage or effect giving rise to a more ambitious formulation of the objective technical problem than that presented by the opponent and hence to an inventive step, the burden of proving this advantage or effect to the required standard of proof is on the patent proprietor. The mere assertion in the patent specification of an advantage or effect cannot be regarded as evidence of such an assertion.
The board listed a number of decisions (T 97/00, T 355/97, T 1097/09, T 1392/04), in which the underlying circumstances were comparable, confirming these principles. The board also observed that T 1797/09 submitted by the patent proprietor remained a singular decision not followed. The subject-matter of claim 1 of auxiliary request 1 lacked inventive step.