d) Zweideutige Anspruchsmerkmale  

In T 1946/10 befand die Kammer, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung die Fachperson einen Anspruch mit der Bereitschaft auslegt, ihn zu verstehen, um so zu einer Auslegung zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird. Auch wenn er grundsätzlich bestrebt ist, den Anspruch aus dem Wortlaut und den verwendeten Begriffen heraus zu verstehen, kann es sein, dass er bei Unklarheiten die Beschreibung und die Zeichnungen heranziehen muss, um zu einem besseren Verständnis zu gelangen. Ausgehend vom Verständnis des hinzugefügten Merkmals, wie es sich bei dieser Anspruchsauslegung ergab, kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Aufnahme des Merkmals in die ursprüngliche Fassung von Anspruch 1 isoliert vom strukturellen und funktionalen Kontext eine neue, ursprünglich nicht offenbarte technische Lehre darstellt. Im selben Sinne s. T 2350/15 unter Verweis auf T 1592/14.

In T 516/18 erinnerte die Kammer daran, dass der Anspruch von einer zum Verständnis bereiten Fachperson gelesen und ausgelegt werden muss, die den Worten die Bedeutung und den Umfang verleiht, die sie auf dem für die Erfindung relevanten Gebiet der Technik – auch im Hinblick auf den technischen Inhalt des Anspruchs – haben. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern jedoch gilt die Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche als zulässig und sogar erforderlich, wenn die Fachperson bei dem Versuch, den Anspruch mit der Bereitschaft zum Verständnis auszulegen, mit unklaren und/oder widersprüchlichen Merkmalen konfrontiert ist. Nach Auffassung der Kammer war dies hier der Fall.

In T 1127/16 befand die Kammer jedoch wie folgt: Dass ein Patentanspruch mit der Bereitschaft auszulegen ist, ihn zu verstehen (T 190/99), bedeutet nicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen automatisch zu konsultieren sind, damit – wenn der Anspruch ein "zweideutiges" Merkmal enthält (d. h. ein Merkmal, das zumindest theoretisch mehr als eine Auslegung zulässt), oder wenn der Anspruch als Ganzes eine oder mehrere Unstimmigkeiten aufweist – diese Zweideutigkeit oder Unstimmigkeit behoben werden kann. Vielmehr soll der Anspruch im Wesentlichen für sich genommen gelesen und ausgelegt werden (T 1018/02, T 1279/04, T 1404/05, T 197/10). Die Kammer unterstrich, dass ansonsten ein Anmelder (Patentinhaber) unter Umständen darauf verzichten könnte, z. B. im Erteilungsverfahren eine klare und eindeutige Formulierung der Anspruchsmerkmale vorzulegen, um dann im anschließenden Einspruchsverfahren nach Belieben auf eine stärker auf die Beschreibung gestützte Auslegung zurückgreifen zu können. Nach der sprachlichen Analyse von Anspruch 1 des Hauptantrags entschied die Kammer, dass das strittige Merkmal auf eine bestimmte Art gelesen würde. Auf technischer Ebene würde die Fachperson auch schlussfolgern, dass diese Auslegung völlig klar, kohärent und im Einklang mit den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 war. Diese Auslegung des strittigen Merkmals führte jedoch zu einem Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ, weil in der Anmeldung in der eingereichten Fassung kein solches Merkmal offenbart war.

In T 1473/19 betonte die Kammer, dass Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ zwar grundsätzlich erfordert, dass die Beschreibung und die Zeichnungen bei der Auslegung eines Anspruchs berücksichtigt werden, aber der Vorrang der Ansprüche nach Art. 69 (1) Satz 1 EPÜ beschränkt, wie weit die Bedeutung eines bestimmten Anspruchsmerkmals durch die Beschreibung und die Zeichnungen beeinflusst werden kann. Die ständige Rechtsprechung, wonach beschränkende Merkmale, die nur in der Beschreibung, aber nicht im Anspruch enthalten sind, nicht in den Patentanspruch hineingelesen werden dürfen, steht also voll und ganz in Einklang mit Art. 69 EPÜ in Verbindung mit Art. 1 des Protokolls über dessen Auslegung als Rechtsgrundlage für die Bestimmung des Gegenstands eines Patentanspruchs. Der Entscheidung T 1473/19 schloss sich die Kammer in T 367/20 an, die erklärte, dass die Auslegung und Bestimmung des Gegenstands ein und desselben Anspruchs in ein und demselben Einspruchs(beschwerde)verfahren vor dem EPA einheitlich und konsistent sein sollte, so auch für die Zwecke des Art. 123 (2) und (3) EPÜ. Nach dem Erlass von G 1/24 wurde der Vorrang der Ansprüche im Kontext der unzulässigen Erweiterung auch in T 2001/23, T 1071/23, T 873/23 und T 981/23 bestätigt.

In T 981/23 wies die Kammer darauf hin, dass gemäß der Entscheidungsformel in G 1/24 die Beschreibung und die Zeichnungen bei der Auslegung der Ansprüche stets heranzuziehen sind, und nicht nur, wenn die Fachperson einen Anspruch für unklar oder mehrdeutig hält. Dies gilt nach Auffassung der Kammer nicht nur für die Frage der "Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57", sondern auch für Art. 123 (2) EPÜ (T 873/23, T 2048/22; s. auch T 727/23). Ferner stellte sie fest, dass G 1/24 im Übrigen die ständige Rechtsprechung weitestgehend bestätigte, einschließlich des Grundsatzes des Vorrangs der Ansprüche (G 1/24, Entscheidungsformel, erster Satz: "Die Ansprüche bilden den Ausgangspunkt und die Grundlage"; T 1473/19), und betonte, dass der Vorrang der Ansprüche es verbietet, ein Merkmal, das nur in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbart ist, in einen Anspruch hineinzulesen (T 1473/19). Im vorliegenden Fall war der in Anspruch 1 enthaltene Ausdruck anders formuliert als in der Beschreibung. Nach Auffassung der Kammer wäre es mit dem Grundsatz des Vorrangs der Ansprüche unvereinbar, dem beanspruchten Ausdruck automatisch genau dieselbe Bedeutung zuzuweisen wie dem Ausdruck in der Beschreibung, obwohl der Beschwerdeführer im Anspruch eine andere Formulierung gewählt hatte. Entsprechend der gängigen Praxis, einen strittigen Anspruch eher weit als eng auszulegen (T 1886/22), hätte die Kammer für die Zwecke der Beurteilung von Art. 123 (2) EPÜ das betreffende Merkmal so ausgelegt, dass die Bedingung "wenn" nur bei Aktivierung galt. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass dies zu einer unzulässigen Erweiterung geführt hätte.