4.3. Solution du problème technique
4.3.1 Preuve suffisante des avantages allégués
En vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, les prétendus avantages qui sont invoqués par le titulaire du brevet (demandeur) par rapport à l'état de la technique le plus proche, mais qui ne sont pas étayés par des preuves suffisantes, ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le problème à la base de l'invention et donc pour apprécier l'activité inventive (voir p. ex. T 20/81, JO 1982, 217 ; T 181/82, JO 1984, 401 ; T 1051/97 ; T 632/03 ; T 1211/07 ; T 736/12 ; T 2400/12 ; T 1764/16 ; T 225/18 ; T 825/18 ; T 2210/19). Dans la décision T 1027/08, la chambre a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qui repose sur le principe vérifiable selon lequel la revendication d'une solution non évidente ne justifie la délivrance d'un brevet que si cette solution produit effectivement l'effet allégué.
Si le titulaire du brevet (demandeur) fait valoir que l'invention revendiquée améliore un effet technique, c'est sur lui que repose la charge de la preuve (T 355/97, T 1213/03, T 1097/09, T 2418/10, T 1487/16). Vu l'absence de données à l'appui de l'amélioration alléguée, l'effet ne pouvait pas être pris en compte pour formuler le problème technique (T 2044/09). Dans l'affaire T 1616/22, l'intimé (titulaire du brevet) a avancé qu'il appartenait au requérant de montrer que l'effet n'était pas obtenu sur toute la portée de l'invention. La chambre a estimé que bien qu'il appartienne généralement à la partie alléguant un fait en opposition d'en apporter la preuve, si le titulaire du brevet avançait que l'invention revendiquée améliorait un effet technique, la charge de la preuve pour cet aspect lui revenait. Le requérant avait en outre fourni, entre autres, un document représentant les connaissances générales de la personne du métier pour émettre des doutes sérieux sur le fait que l'effet pouvait être obtenu sur l'ensemble de la portée revendiquée. Il appartenait donc à l'intimé de lever ces doutes.
Dans la décision T 524/17, la chambre a considéré qu'il n'était pas crédible que le problème soit résolu sur toute la plage revendiquée. Elle a estimé que lorsque l'état de la technique le plus proche présente déjà des valeurs améliorées pour certaines propriétés que le brevet prétend améliorer, il incombe au titulaire de montrer à l'aide de preuves pertinentes qu'une telle amélioration est bel et bien réelle. En l'absence de telles preuves, il faut conclure qu'il n'y a pas d'amélioration et donc que le problème n'a pas été résolu. Dans l'affaire T 1346/16, la chambre a conclu qu'il était possible de considérer comme plausible le fait que l'objet revendiqué résolvait le problème technique ("techniquement plausible").
Dans l'affaire T 946/16 la chambre a estimé que la formulation du problème choisie par la titulaire qui reposait uniquement sur une définition de qualité en termes absolus ("de qualité élevée") des copolymères obtenus par la méthode revendiquée ne pouvait pas être retenue. Il convenait plutôt afin de définir de manière objective le problème effectivement résolu par rapport à l'état de la technique le plus proche de déterminer si la qualité des copolymères préparés par la méthode revendiquée était par rapport à celle obtenue dans D2 supérieure, comparable, voire même inférieure. Dans le cas d'espèce la cambre a constaté que l'amélioration de qualité des copolymères produits par rapport à la méthode de l'état de la technique le plus proche alléguée par la titulaire n'a pas été rendue crédible au vu des arguments techniques et des moyens de preuve cités.
Dans l'affaire T 2514/16, la chambre a estimé que l'intimé avait montré avec le document D16 qu'un effet existait au moins pour une partie de la revendication en vigueur. En conséquence, il incombait au requérant 1 de prouver que l'effet démontré par l'intimé n'existait pas sur toute l'étendue de la revendication. Le requérant 1 avait fait valoir que la charge de la preuve incombait au titulaire conformément à la décision T 1188/00. La chambre a toutefois estimé que la décision T 1188/00 était parvenue à cette conclusion parce que l'effet revendiqué par le titulaire (amélioration) n'était pas crédible. Les faits n'étaient donc pas comparables à ceux de l'affaire en cause. En l'absence d'essais comparatifs pertinents, l'objection du requérant n'avait donc pas convaincu.
Dans l'affaire T 575/17, la chambre a décidé que lorsque l'ensemble des pièces de la demande ne contient aucune divulgation directe ou plausible de la manière dont l'effet souhaité de l'invention est obtenu et des raisons pour lesquelles les caractéristiques revendiquées résolvent le problème, le mode d'action peut également être dérivé de l'enseignement d'autres documents (publiés antérieurement). En l'occurrence, la chambre a déclaré, en se référant à E1-E3, E5, que l'utilisation d'implants préfabriqués pour améliorer la dissipation de chaleur était connue depuis longtemps et dans le détail. La personne du métier n'aurait aucune difficulté technique à appliquer l'enseignement de ces documents à la technologie IMS qui s'est implantée par la suite. Elle a ajouté qu'il importait peu que ces documents relèvent d'une "technologie ancienne" : ils contiennent l'enseignement technique général selon lequel un corps intégré dans le (substrat de) métal peut être utilisé pour améliorer la dissipation de la chaleur d'un dispositif électrique.
Dans la décision T 2524/19, la chambre a rejeté les arguments de l'intimé fondés sur les décisions T 716/08 et T 578/06 selon lesquelles il n'est pas exigé de fournir la preuve absolue d'un effet technique dans un brevet. La décision T 716/08 traitait de la question de savoir si la solution revendiquée résolvait effectivement le problème technique et non pas si les différences techniques entre l'objet revendiqué et l'état de la technique le plus proche induisaient un effet technique. Dans la décision T 578/06, il a été souligné qu'il n'était pas toujours exigé de divulguer les données expérimentales pour établir que l'objet revendiqué résolvait le problème technique objectif. Aucune des deux décisions n'a soutenu l'argument de l'intimé selon lequel un effet technique ne devait pas nécessairement être attribué aux caractéristiques distinctives entre l'objet revendiqué et l'état de la technique le plus proche. De plus, la présente chambre n'était pas d'accord sur le fait qu'il appartenait au requérant de prouver qu’en l'espèce, la différence technique n'avait pas permis d'améliorer le rendement du titre protéique. Il appartenait plutôt à l'intimé, qui voulait s'appuyer sur l'effet mentionné dans le brevet, de montrer que la méthode revendiquée permettait d'obtenir cet effet présentant un avantage par rapport à l'état de la technique le plus proche.
Dans la décision T 1289/22, la chambre a déclaré que la conclusion figurant dans la décision T 578/06 selon laquelle la CBE n'exigeait pas de résultats et de données expérimentales pour démontrer que l'objet revendiqué résolvait le problème technique objectif ne signifiait pas qu'un effet technique attribué aux caractéristiques distinctives concernant l'état de la technique le plus proche ne devait pas être rendu "plausible" au moyen d'exemples comparatifs ou d'une autre manière.
- T 0449/23
In T 449/23, regarding claim 1 of auxiliary request 1 (claims 1 and 2 being identical to claims 2 and 3 of the main request, after claim 1 of the main request was deleted following a finding of lack of inventive step over D5), the board came to the conclusion that the alleged effects of the distinguishing features were not credible, contrary to the arguments of the patent proprietor. Hence, any alleged effects arising from this comparison could not be taken into account in the formulation of the objective technical problem. The patent proprietor also argued that the burden of proof lay with the opponent to demonstrate that the alleged technical effects were not present. The board disagreed, stating:
(a) that the legal burden of proof was the duty of a party to persuade the deciding body of allegations of facts on which the party’s case rested. In principle, a party must prove alleged facts (assertions) from which it infers a legal consequence, i.e. which establish the basis for the party's legal claims. Thus, the allocation of the burden of proof depends on a party’s substantive case.
(b) that to discharge its legal duty of persuasion, a party must prove the alleged facts by appropriate evidence to the required standard of proof. The party with whom the legal burden of proof lies therefore bears the risk that the alleged facts remain unproven, and thus that the deciding body will decide against that party and reject its legal claims. Thus, the legal burden of proof requires the production of appropriate evidence to persuade the deciding body to the required standard.
(c) that in principle the legal burden of proof does not shift. References in the case law to a shift of burden of proof relate to the so-called evidentiary/evidential burden of proof (see for this distinction T 741/91), the notion of which relates to the state of the evidence produced in the course of proceedings. Once the party bearing the legal burden of proof has adduced sufficient evidence to support its allegations of facts to the required standard of proof, the onus is on the adverse party to rebut the asserted facts with appropriate evidence. Otherwise, the adverse party risks that the deciding body is persuaded of the existence of the facts and allows the claims. Thus, if the party having the legal burden of proof has made a "strong case" by filing convincing evidence, the onus of producing counter-evidence shifts to the adverse party. However, this does not mean that the legal burden of proof is on the adverse party to prove the non-existence or the contrary of asserted factual allegations. It is sufficient that the adverse party raises substantiated doubts that prevent the deciding body from being persuaded of the existence of the alleged facts.
(d) that in opposition and opposition-appeal proceedings, each of the parties carries the legal burden of proof for the asserted allegations of facts on which their respective substantive case rests. As regards an alleged lack of inventive step, the burden is on the opponent to adduce appropriate prior art which – when following the established substantive test, i.e. the problem-solution approach – persuades the opposition division or the board of the obviousness of the solution provided by the subject-matter claimed. On the other hand, if the patent proprietor asserts that, in comparison to the prior art, there is an advantage or effect giving rise to a more ambitious formulation of the objective technical problem than that presented by the opponent and hence to an inventive step, the burden of proving this advantage or effect to the required standard of proof is on the patent proprietor. The mere assertion in the patent specification of an advantage or effect cannot be regarded as evidence of such an assertion.
The board listed a number of decisions (T 97/00, T 355/97, T 1097/09, T 1392/04), in which the underlying circumstances were comparable, confirming these principles. The board also observed that T 1797/09 submitted by the patent proprietor remained a singular decision not followed. The subject-matter of claim 1 of auxiliary request 1 lacked inventive step.