1.3.7 Der "Neuheitstest"

In T 201/83 (ABl. 1984, 481) wird ausgeführt, die Prüfung darauf, ob Art. 123 (2) EPÜ 1973 eingehalten sei, sei im Grunde eine Neuheitsprüfung, d. h. durch die Änderung dürfe kein neuer Gegenstand entstehen (s. auch T 136/88). T 17/86 (ABl. 1989, 297, Korr. 415) ergänzt, dass die Neuheit sowohl in einer Beschränkung, in der Aufnahme eines weiteren Merkmals in den Anspruch als auch in einer Auslassung eines der Bestandteile einer Vorrichtung liegen könne. Gemäß G 2/10 ist zu prüfen, ob die Änderung dazu führt, dass der Fachmann "neue technische Informationen" erhält, und es gilt ein einheitliches Offenbarungskonzept anzuwenden (im Hinblick auf die Art. 54, 87 und 123 EPÜ).

Die Kammern haben die Grenzen dieses Tests aufgezeigt (s. T 194/84, T 133/85, T 177/86, T 118/89, T 187/91, T 288/92 und unten T 873/94). Der "Neuheitstest" findet sich in der jüngeren Rechtsprechung der Beschwerdekammern selten. Er wird etwa in den Entscheidungen T 60/03, T 1374/07, T 2202/08, T 2270/09 herangezogen (s. auch T 1710/09, worin die Kammer auf den Test von T 12/81 Bezug nahm, der für Neuheit entwickelt wurde). Laut T 2537/10 ist der Neuheitstest nicht mehr relevant für die Beurteilung nach Art. 123 (2) EPÜ. Jedoch wird in den Richtlinien H‑V, 3.2 – Stand November 2018 – im Kontext der Aufnahme zusätzlicher Merkmale nach wie vor darauf verwiesen: Ist die resultierende Kombination neu gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, so erfüllt der geänderte Anspruch nicht die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ.

In T 194/84 (ABl. 1990, 59) ging es um Änderungen, die zu einer Verallgemeinerung des Anmeldungsgegenstands oder zur Streichung eines Merkmals führten. Der Patentinhaber hatte argumentiert, die Änderung sei zulässig, weil die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch neuheitsschädlich wäre. Nach Auffassung der Kammer beruhte diese Sichtweise auf einer falschen Anwendung des "Neuheitstests". Die Prüfung auf eine Erweiterung entspreche der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden müsse, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten ließen. Eine Änderung sei nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder, anders ausgedrückt, der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu sei oder wenn – unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet – die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht.

In T 133/85 (ABl. 1988, 441) wurde daran erinnert, dass Sorgfalt geboten sei, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt würden, die sich im Zusammenhang mit Art. 123 (2) EPÜ 1973 stellten. In T 177/86 wird der Neuheitstest als "wenig hilfreich" bei der Prüfung der Frage der Zulässigkeit der Erweiterung eines Anspruchs bezeichnet (s. auch T 150/07 betreffend einen Fall, in dem die bevorzugten Ausführungsformen einer Erfindung mit ihrer allgemeineren technischen Lehre kombiniert worden waren).

Eine distanzierte Haltung zum Neuheitstest wird auch in der Entscheidung T 118/89 eingenommen, wenn dort ausgeführt wird, dass die Zulässigkeit von Änderungen während des Erteilungsverfahrens losgelöst vom Stand der Technik allein aufgrund eines Vergleichs des mit den jeweils gültigen Ansprüchen verfolgten Schutzbegehrens und des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglichen Fassung festgestellt werden könne. Es bestehe somit keine sachliche Notwendigkeit, Neuheitstests bzw. modifizierte Neuheitstests vorzunehmen.

In T 187/91 (ABl. 1994, 572) räumte die Kammer ein, dass eindeutig ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Bewertung der Neuheit und der Beurteilung der Frage bestehe, was eine nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 zulässige Änderung darstelle. Des Weiteren führte sie jedoch aus, dass hinter Art. 123 (2) EPÜ 1973 andere Überlegungen stünden als hinter Art. 54 EPÜ 1973: Art. 123 (2) EPÜ trage unter anderem dem Umstand Rechnung, dass der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung bestimme, für welchen Gegenstand in den Ansprüchen dieser Anmeldung Schutz begehrt werden könne, und der Öffentlichkeit damit einen Hinweis auf den möglichen Schutzumfang eines erteilten Patents gebe. Der Verbindung zwischen den Ansprüchen und dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung liege ferner der Gedanke zugrunde, dass die Ansprüche des erteilten Patents – soweit erforderlich nach entsprechender Änderung – einen angemessenen Schutz für den in der eingereichten Anmeldung enthaltenen erfinderischen Gegenstand gewähren sollten.

In T 288/92 wurde ausgeführt, dass maßgebendes Kriterium für die Prüfung einer Änderung auf ihre Zulässigkeit nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 daher die "Ableitbarkeit" (s. T 383/88) und nicht ein bloßer Vergleich zwischen dem Umfang des geänderten und dem des ursprünglichen Anspruchsgegenstands sei. Die Kammer sah hierin ein schlüssiges Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung. Jeder andere "Test" wie der "Neuheitstest" werfe zwangsläufig hypothetische Fragen auf.

In T 873/94 (ABl. 1997, 456) wurde ausgeführt, dass der Neuheitstest zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung Art. 123 (2) EPÜ 1973 genüge, nicht geeignet sei, wenn die vorgeschlagene Änderung der Anmeldung darauf hinauslaufe, dass einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt werde.

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