1.3.1 Goldstandard: unmittelbar und eindeutig ableitbar

Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) unterliegt dem in Art. 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot und darf daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (G 3/89, ABl. 1993,117; G 11/91, ABl. 1993, 125; G 2/10, ABl. 2012, 376, worin dieser Test als "Goldstandard" bezeichnet wird; für offenbarte Disclaimer bestätigt in G 1/16, ABl. 2018, A70; zu nicht offenbarten Disclaimern s. aber Kapitel II.E.1.7.2 c)). Zu prüfen ist, ob die Änderung dazu führt, dass die Fachperson neue technische Informationen erhält (G 2/10).

Nach Ansicht der Kammer in T 1937/17 hat ein "technischer Beitrag" außer für die in G 1/93 (ABl. 1994, 541) erläuterten Zwecke keine Relevanz, wenn über die Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2) EPÜ entschieden wird. Stattdessen ist der in G 2/10 formulierte "Goldstandard" das einzige anzuwendende Kriterium.

Ebenso wies die Kammer in T 768/20 das vom Beschwerdeführer (Inhaber) vorgebrachte Argument zurück, dass der "Goldstandard" nur Änderungen betreffe, die einen technischen Beitrag leisteten. Auf Grundlage einer eingehenden Analyse der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer kam die Kammer zu dem Schluss, dass der in der Stellungnahme G 3/89 und in der Entscheidung G 11/91 entwickelte und durch die Entscheidung G 2/10 erneut bestätigte "Goldstandard" die allgemeine Regel ist, die bei der Prüfung der Frage der Vereinbarkeit mit Art. 123 (2) EPÜ anzuwenden ist. Nicht offenbarte Disclaimer stellen eine Ausnahme von dieser Regel dar. Wie in G 1/16 bestätigt, unterliegen diese den in der Entscheidung G 1/03 dargelegten Regeln. In Nr. 2 der Entscheidungsformel von G 1/93 (und Nr. 16 der Gründe) scheint es ebenfalls um nicht offenbarte Disclaimer zu gehen, die in der Entscheidung G 1/03 näher untersucht wurden. Die Kammer stellte fest, dass die Begründung von G 1/03 hauptsächlich auf den Zweck des Art. 54 (3) EPÜ abstellt und G 1/03 am ehesten so zu verstehen ist, dass darin eine begrenzte Zahl von Ausnahmen angegeben ist, mit anderen Worten, dass aus Gründen der Einheitlichkeit des europäischen Patentsystems und aus ähnlichen teleologischen Gründen die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ auch dann als erfüllt angesehen werden, wenn die Änderung den "Goldstandard" nicht erfüllt. Diese Auffassung sah die Kammer in G 2/10 bestätigt. Nach bestem Wissen der Kammer sieht die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Zusammenhang mit Art. 123 (2) EPÜ keine weiteren Ausnahmen vor. T 110/20 folgte diesem Ansatz.

Wie der "Goldstandard" zeigt, ist aus der Sicht der Fachperson zu prüfen, ob die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind (s. unten Kapitel II.E.1.3.2 "Sicht der Fachperson").

Der Gegenstand muss zumindest implizit offenbart sein (T 860/00; s. auch G 2/10, ABl. 2012, 376), s. unten Kapitel II.E.1.3.3 "Implizite Offenbarung".

Die Kammern haben im Hinblick auf diverse, für verschiedene Änderungsfälle entwickelte Tests betont, dass diese nur ein Indiz dafür liefern sollten, ob eine Änderung mit Art. 123 (2) EPÜ in der Auslegung gemäß dem "Goldstandard" vereinbar sei. Sie könnten bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Änderung helfen, ersetzten aber nicht den "Goldstandard" und sollten zu keinem anderen Ergebnis führen als dieser.

In T 1535/23, T 1926/23 und T 435/24 stellten die jeweiligen Kammern fest, dass das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts in UPC_CoA_382/2024 denselben Test wie das EPA angewandt hatte, um zu prüfen, ob eine Änderung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Form hinausging, d. h. den "Goldstandard".