3. Anwendung der Richtlinien durch die Beschwerdekammern in Einzelfällen

Dass die Richtlinien für die Kammern nicht bindend sind, impliziert also nicht, dass diese sie bei ihren Entscheidungen nicht berücksichtigen oder sich nicht davon inspirieren lassen. Die in den nachstehenden, hier zur Veranschaulichung der Rechtsprechung angeführten Zusammenfassungen zitierte Fassung der Richtlinien ist die von der jeweiligen Kammer in ihrer Entscheidung angewandte und nicht unbedingt die neuste, aktuell geltende Fassung (Stand April 2025).

In T 651/91 zitierte die Kammer zustimmend die Richtlinien und bestätigte, dass eine generische Offenbarung ein spezielles Beispiel, das unter diese Offenbarung fällt, in der Regel nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt.

In T 523/89 sah die Kammer keine Veranlassung, von dem in den Richtlinien verankerten allgemeinen Auslegungsgrundsatz abzuweichen.

In T 631/97 (ABl. 2001, 13) vertrat die Kammer die Ansicht, dass die angeführte Auslegung der R. 46 (1) EPÜ 1973 (R. 64 EPÜ) mit der Stellungnahme G 2/92 der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehe. Sie kam auch zu dem Schluss, dass die Prüfungsrichtlinien den Maßgaben nach G 2/92 und R. 46 EPÜ 1973 voll entsprächen.

In T 587/98 (ABl. 2000, 497) gelangte die Kammer zu der Feststellung, dass die Ansprüche in dem vorliegenden Fall keine "kollidierenden" Ansprüche im Sinne der Richtlinien seien.

Die Große Beschwerdekammer erklärte in G 3/14 (ABl. 2015, A102), dass weder das EPÜ selbst noch die Ausführungsordnung in Bezug auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ in der Prüfungsphase zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen unterscheiden. Auch die Richtlinien für die Prüfung, die zwar nicht ausdrücklich Teil des rechtlichen Rahmens des EPÜ sind, unterscheiden im Falle von Einwänden wegen mangelnder Klarheit nicht zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen (Richtlinien, F‑IV, 4.1).

Im Ex-parte-Verfahren T 655/13 (Prüfungsabteilung – Begründung auf der Grundlage eines relevanten Dokuments aus dem Stand der Technik in einer Nichtamtssprache) stützte sich die Kammer in ihrer Begründung teilweise auf die Richtlinien.

In T 300/89 (ABl. 1991, 480) befand die Kammer im Zusammenhang mit der Rüge des Beschwerdeführers, der Prüfer sei seiner Bitte um Rückruf nicht nachgekommen, dass die einschlägige Praxis in Bezug auf formlose Rücksprachen in den Richtlinien klar dargelegt sei.

Der Antrag des Anmelders auf eine Entscheidung "nach Aktenlage" sei nicht als Verzicht auf das Recht auf eine vollständig begründete erstinstanzliche Entscheidung auszulegen, auch nicht vor dem Hintergrund des in den Richtlinien beschriebenen Verfahrens (s. T 1309/05, T 1356/05, T 583/04). In T 1709/06 stellte die Kammer fest, dass in den Richtlinien E‑X, 4.4 zwar ein Verfahren für Standardentscheidungen "nach Aktenlage" vorgesehen ist, dass aber in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA darauf hingewiesen worden ist, dass eine solche Standardentscheidung das Erfordernis der Entscheidungsbegründung gemäß R. 68 (2) EPÜ 1973 (R. 111 (2) EPÜ) nicht erfüllt.

In T 1123/04 wies die Kammer darauf hin, dass nach R. 68 (2) EPÜ 1973 (R. 111 (2) EPÜ) Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Die für die "Begründung" maßgeblichen Kriterien werden beispielsweise in den Richtlinien erörtert.

In T 2068/14 musste die Kammer darüber befinden, ob die Entscheidung der Prüfungsabteilung ausreichend begründet war. Die Kammer bekräftigte folgende Aussage in den Richtlinien, weil diese die Rechtsprechung der Beschwerdekammern widerspiegelt: "Es ist insbesondere von Bedeutung, dass auf wichtige Tatsachen und Argumente sorgfältig eingegangen wird, die gegen die getroffene Entscheidung sprechen können. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, dass solche Punkte übersehen worden sind" (in der damals geltenden Fassung vom September 2013; unverändert in der Fassung der EPÜ Richtlinien E‑X, 2.6 – Stand April 2025). In der Entscheidung T 1998/10 (Verwendung des Standardformulars) ergänzte die Kammer ihre Auslegung der R. 111 (2) EPÜ zur Begründung von Entscheidungen ebenfalls mit einem Verweis auf die Richtlinien E‑IX, 5, denen zufolge die in einer Entscheidung genannten Gründe "vollständig und aus sich heraus, d. h. im Allgemeinen ohne Verweisungen verständlich" sein sollten.

In T 833/99 betreffend angebliche Vorbenutzungen erklärte die Kammer, entgegen der Meinung des Beschwerdeführers (Einsprechenden) seien hier nicht die Bedingungen anzuwenden, die im ersten Absatz der Richtlinien D‑V, 3.1.3.1 in der damals geltenden Fassung genannt werden (später behandelt in EPÜ Richtlinien G‑IV, 7.2.1 – z. B. in der Fassung vom April 2025), sondern die im letzten Absatz, letzter Satz angeführten (Wortlaut der Fassung vom April 2025: "... jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten".).

In T 2362/13 wurde unter Verweis auf die Richtlinien G‑II, 3.5.3 und auf T 983/11 befunden, dass Logistik in der Regel unter die nach Art. 52 (2) EPÜ ausgeschlossenen Gegenstände fällt.

In J 12/18 entschied die Kammer, dass die Begründung in der angefochtenen Entscheidung und die darin zitierten Richtlinien (Richtlinien A‑IV, 1.3.4) der Auslegung des Art. 76 (2) EPÜ (nach Maßgabe der anerkannten Auslegungsregeln) entsprachen.

In T 261/15 erklärte die Kammer in Bezug auf das Argument, dass ein ausgewählter Teilbereich unter anderem genügend Abstand von den Eckwerten des bekannten Bereichs haben müsse, ihr seien keine Entscheidungen bekannt, in denen diese Bedingung so allgemein formuliert sei. Es sei zwar richtig, dass in den Richtlinien für die Prüfung, G‑VI, 8 unter Punkt ii) b) dieses Kriterium als Bedingung für die Zuerkennung der Neuheit bei einer Auswahl aus einem Zahlenbereich genannt werde. Allerdings sei diese Bedingung weder in T 198/84 noch in T 279/89, die beide im genannten Abschnitt der Richtlinien angeführt werden, festgeschrieben.

Bei der Auslegung der Regel 116 (1) EPÜ und der Beurteilung, ob sie von der ersten Instanz korrekt angewandt wurde, stützte sich die Kammer in T 1750/14 auf eine wörtliche Auslegung der Bestimmungen in R. 116 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 132 (2) EPÜ entsprechend den Richtlinien für die Prüfung (Richtlinien D‑VI, 3.26 – Stand September 2013, letzter Satz).

In T 2431/19 hatte die Prüfungsabteilung unter Verweis auf R. 137 (5) EPÜ nach ihrem Ermessen entschieden. Der Kammer war klar, dass in den Richtlinien Begriffe wie "Zulassung" und ähnliche Formulierungen in Verbindung mit R. 137 (5) EPÜ verwendet werden (s.  Richtlinien F‑IV, 3.3 – Stand November 2018, vierter Absatz: "solche Änderungen können nicht zugelassen werden"; H‑II, 6.2, dritter Absatz: "so sind die Änderungen nicht zulässig"). Die Kammer befand jedoch, dass R. 137 (5) EPÜ im Gegensatz zu R. 137 (3) EPÜ der Prüfungsabteilung kein Ermessen einräumt.

In T 944/15 war die Kammer nicht mit der vom Beschwerdeführer angeführten Feststellung im letzten Absatz der Richtlinien G‑II, 4.2.1 – Stand November 2019 einverstanden, die da lautete: "Ansprüche für medizinische Vorrichtungen, Computerprogramme und Speichermedien mit einem Gegenstand, der einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder einem Diagnostizierverfahren entspricht, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, fallen nicht unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 c) EPÜ, weil das Verbot nur Verfahrensansprüche betrifft."

Die in der Mitteilung des EPA vom 8. November 2013 betreffend handschriftliche Änderungen genannten Gründe für die Änderung der auch in erster Instanz jahrelang gepflegten und in den "Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt" anerkannten Übung gebieten keine Änderung der etablierten Handhabung im Beschwerdeverfahren und der hierzu ergangenen Rechtsprechung (T 37/12 mit Verweis auf T 1635/10, Nr. 5 der Gründe).

In T 736/14 befand die Kammer zwar, dass das EPÜ nicht explizit regelt, wie bei einem Anmelder vorzugehen ist, dessen Anmeldung nicht einheitlich ist und der auf die Aufforderung der Prüfungsabteilung, genau anzugeben, welche der recherchierten Erfindungen er weiterverfolgen möchte, unklar oder missverständlich reagiert. Die Richtlinien H‑II, 7.1 – Stand 2013 hätten jedoch nach Auffassung der Kammer bei der Nichtzulassung des Hilfsantrags gar nicht angewandt werden dürfen, weil der Anmelder in diesem Stadium des Prüfungsverfahrens nicht klar angegeben hat, welche Erfindung weiterverfolgt werden sollte.

Die Kammer in T 2015/20 befand, dass weder T 609/02 noch die darauf beruhende Rechtsprechung eine Abweichung von der ständigen Rechtsprechung oder eine von den Richtlinien F‑III, 1 abweichende Auslegung erkennen lässt, insbesondere was die ernsthaften Zweifel betrifft, die die Voraussetzung für einen überzeugenden Einwand mangelnder Offenbarung sind.

In der Frage des Beweismaßstabs bei Internet-Veröffentlichungen stützten sich die Kammern bei ihren Entscheidungen auf die Richtlinien (s. EPÜ Richtlinien G‑IV, 7.5.2 – Stand April 2025) und hielten somit am Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit fest (T 2227/11, T 1711/11, T 353/14, T 545/08). In diesen Entscheidungen wurde der vorherigen Entscheidung T 1134/06 widersprochen, wonach auf Internet-Offenbarungen der strengere Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises anzulegen sei.

In T 314/18 entschied die Kammer, dass der schlüssige Nachweis einer angeblichen Vorbenutzung innerhalb der Einspruchsfrist nirgendwo im EPÜ verlangt ist. Die Einspruchsabteilung, die unter Verweis auf die Richtlinien G‑IV, 7.2 und E‑IV, 1.2 argumentiert hatte, dass die unzureichende Begründung der Vorbenutzung in der Einspruchsschrift nicht durch Vernehmung des Zeugen behoben werden könne, hatte die Vorlage von Tatsachen und die für deren Ermittlung erforderlichen Nachweise verwechselt.

In T 967/17 entschied die Kammer wie folgt: Anders als vom Beschwerdeführer impliziert, besagen die Richtlinien F‑IV, 4.14 nicht, dass ein Anspruch, der auf einen ersten Gegenstand gerichtet ist und sich auf einen zweiten Gegenstand bezieht, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, auf eine Kombination dieser beiden Gegenstände ausgerichtet werden kann. Vielmehr muss jeweils im Einzelfall geprüft werden, ob eine solche Kombination mit Art. 123 (2) EPÜ konform ist.

In T 879/18 schloss die Kammer unter Verweis auf die Richtlinien E‑VI.2.2 a) – Stand 2017, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen unangemessen ausgeübt hat, als sie den geänderten Hauptantrag (jetzt Hilfsantrag) in Erwiderung auf den neuen Einwand des Einsprechenden nicht zugelassen hat. Die Kammer entschied, den ersten Hilfsantrag zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Die Kammer in T 1121/17 entschied (Orientierungssatz), dass die in den Richtlinien H‑IV.3.5 – Stand November 2016 genannten Kriterien für die materielle Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zur Beurteilung der Frage geeignet sind, ob die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind.

Bei der Prüfung, ob vor der Prüfungsabteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen hatte (Notwendigkeit der lückenlosen und vollständigen Begründung), stellte die Kammer im Ex-parte-Verfahren T 625/21 fest, dass T 763/04 in vollem Umfang auf den vorliegenden Fall anwendbar war. Darüber hinaus schlug sich die Argumentation in T 763/04 in den Richtlinien nieder (Fassung 2019), und zwar in den die Abfassung von Entscheidungen betreffenden Passagen. Die Entscheidung T 625/21 enthält außerdem Feststellungen zur Akteneinsicht unter Bezugnahme auf die Prüfungsrichtlinien, wonach jeder E-Mail-Austausch ordnungsgemäß in der Akte dokumentiert werden sollte.

In T 2486/22 verwies der Beschwerdeführer in Bezug auf die Zulässigkeit von Änderungen auf die Richtlinien (Abschnitt H‑IV, 2.2), wonach "die Prüfungsabteilung [es] vermeiden [muss], das Augenmerk zu stark auf die Struktur der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu richten statt auf das, was die Fachperson unmittelbar und eindeutig aus dem Gesamtinhalt der Anmeldung ableiten würde." Die Kammer stellte fest, dass diese Erklärung auf der Entscheidung T 2619/11 beruhte. Sie stimmte dem Argument des Beschwerdeführers zu, dass sich die Prüfungsabteilung, entgegen der Anweisung im oben genannten Abschnitt der Richtlinien und somit entgegen der Entscheidung T 2619/11, fast ausschließlich auf die Anspruchsstruktur gestützt habe, um die Behauptung zu begründen, dass die Merkmalskombination von Anspruch 1 des Hauptantrags ursprünglich nicht offenbart worden sei.

In T 1762/21 argumentierte der Beschwerdeführer (Einsprechende), dass eine Reihe von wesentlichen Merkmalen unzulässigerweise weggelassen worden sei, was zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung geführt habe. In seiner Argumentation zitierte der Beschwerdeführer die Richtlinien. Die Kammer rief zunächst ausführlich den "Goldstandard" für die Beurteilung von Änderungen in Erinnerung und befand, dass die Passage in den Richtlinien H‑V, 3.2.1 betreffend Zwischenverallgemeinerungen in diesem Zusammenhang zu verstehen sei.

Zur Auslegung von Art. 109 (1) EPÜ wies die Kammer in T 682/22 unter Bezugnahme auf Art. 20 (2) VOBK darauf hin, dass die Rechtsprechung und die Richtlinien (E‑XII, 7.4.2) nicht miteinander übereinstimmen.

Im Ex-parte-Fall T 3000/19 betreffend eine Zurückweisungsentscheidung auf der Grundlage eines YouTube-Videos als Stand der Technik, das mit Stand vom Datum der Entscheidung der Kammer nicht mehr zugänglich war, stellte die Kammer fest, dass sich mit den in den Richtlinien B‑X, 11.6 (Fassung vom November 2018) empfohlenen Maßnahmen, die die Prüfungsabteilung befolgt hatte, elektronische Beweismittel nicht so bewahren lassen, dass ihre Zugänglichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg gewährleistet ist.

In T 727/19 merkte die Kammer an, dass die Richtlinien E‑XI das Verfahren darlegten, nach dem die Entscheidung eines zuständigen Vorgesetzten über die Zurückweisung eines Vorwurfs der Befangenheit einer Abteilung angefochten werden könne. Dieses Verfahren mache die Entscheidung des zuständigen Vorgesetzten nicht formell anfechtbar. Die in den Richtlinien enthaltene Aussage, dass die Begründung der Entscheidung des Direktors Teil der Endentscheidung und zusammen mit dieser anfechtbar sei, sei leicht misszuverstehen.

In T 222/21 kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Prüfungsabteilung, indem sie bei der Ausübung ihres Ermessens ausschließlich die Richtlinien H‑II, 2.4, d. h. den Umfang per se, herangezogen hatte, den richtigen Faktor außer Acht gelassen hatte, nämlich den Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen und damit die mögliche Verzögerung bei den Vorbereitungen für die Patenterteilung. H‑II, 2.4 sei in Verbindung mit H‑II, 2.5.1 der Richtlinien zu lesen.

In T 111/21 stellte die Kammer fest, dass die Prüfungsabteilung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit lediglich auf Passagen der Richtlinien verwiesen hatte, ohne zu prüfen, ob innerhalb des beanspruchten computerimplementierten Verfahrens durch spezielle Anpassungen der Mechanismen für die Datenübertragung oder -speicherung technische Wirkungen auftreten können (s. G 1/19, Nr. 85 der Entscheidungsgründe).

Im Ex-parte-Fall T 1910/20 schien das Argument der Beschwerdeführer betreffend die Frage der mathematischen Methode und der Erstellung eines Therapieplans auf einer irreführenden pauschalen Aussage zu beruhen, die sie aus den Richtlinien zitiert hatten. Die Kammer befand, dass eine bestimmte Passage der Richtlinien ("dann leisten diese Schritte einen technischen Beitrag, unabhängig davon, welcher Verwendung ihre Ergebnisse zugeführt werden"), zumindest auf ihrer Ebene der Allgemeingültigkeit falsch sei.

In T 1741/22 stellte die Kammer in ihrem Orientierungssatz fest, dass die bloße Generierung weiterer Daten aus bereits am menschlichen Körper erhobenen Messdaten keine technische Wirkung darstellt (abweichend von T 2681/16 und den Richtlinien). Hinsichtlich der Richtlinien (G‑II, 3.3, Ausgabe März 2024) verwies die Kammer in ihren Entscheidungsgründen ferner auf Art. 20 (2) VOBK.