6.3. Heranziehen von Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche
6.3.4 Hineinlesen zusätzlicher Merkmale und Einschränkungen in die Patentansprüche
Bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit kann die Beschreibung nicht herangezogen werden, um ein implizites restriktives Merkmal in den Anspruch hineinzulesen, das dem expliziten Wortlaut des Anspruchs nicht zu entnehmen ist (T 1208/97, T 945/99, T 681/01, T 881/01, T 1105/04, T 223/05, T 1736/06, T 299/09, T 58/13, T 617/18, T 1648/18, T 1266/19, T 530/20, T 1208/21, T 1628/21, T 447/22). Im Verfahren vor dem EPA, in dem der Patentinhaber die Möglichkeit hat, die Ansprüche so zu beschränken, dass sie mit den in der Beschreibung genannten engeren Grenzen übereinstimmen, sollte der Umfang eines Anspruchs nicht dadurch beschränkt werden, dass Merkmale impliziert werden, die nur in der Beschreibung vorkommen, da Ansprüche damit ihrer gewollten Funktion beraubt würden (T 881/01).
In T 121/89 zog die Kammer zwar die Beschreibung zur Auslegung eines mehrdeutigen Begriffes ("loose ignition charge") heran, betonte aber gleichzeitig, dass nur in den Ansprüchen genannte oder aus diesen ableitbare Merkmale geltend gemacht werden können, um die Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen. Die in der Beschreibung eines Patents angeführten Beispiele schränken den Schutzbereich der Ansprüche nur ein, wenn sie in den Ansprüchen ausdrücklich erwähnt werden. S. auch T 544/89.
In T 932/99 war Anspruch 1 auf ein Erzeugnis als solches gerichtet. Der Anspruch definierte lediglich die Struktur einer Membran als solcher unabhängig von ihrem Einbau in eine Vorrichtung zur Gastrennung. Die Kammer wies darauf hin, dass die im Anspruch enthaltene Angabe "geeignet zur Trennung von Sauerstoff aus einem sauerstoffhaltigen Gasgemisch" aus diesem Grund lediglich dazu diene, eine Eignung der beanspruchten Membran zu definieren, ohne irgendwelche Einschränkungen beim tatsächlichen Einsatz der beanspruchten Struktur anzugeben. Die Beschwerdegegner hatten argumentiert, dass diese Einschränkungen offensichtlich würden, wenn Anspruch 1 im Lichte der Beschreibung ausgelegt würde. Dagegen befand die Kammer, dass unterschieden werden müsse zwischen der Tatsache, dass es erforderlich sein könnte, eine in der Beschreibung enthaltene explizite Definition zur Auslegung eines im Anspruch enthaltenen Begriffs heranzuziehen, und dem Versuch, Art. 69 EPÜ 1973 als Grundlage für das Hineinlesen von Einschränkungen aus der Beschreibung in die Ansprüche zu verwenden, um Einwände mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu vermeiden. Das zweite Auslegungsverfahren, bei dem nur in der Beschreibung genannte Merkmale als notwendige Einschränkungen in den Anspruch 1 hineingelesen würden, sei nicht mit dem EPÜ vereinbar (unter Verweis auf T 1208/97). S. auch T 2049/07.
Laut Kammer in T 939/22 konnte die beschränkende Definition des rekombinanten nichtpathogenen Marek-Krankheit-Virus (rMDVnp) in der Beschreibung nichts am allgemeinen Verständnis der Fachbegriffe rekombinantes nichtpathogenes Marek-Krankheit-Virus (rMDVnp) und rekombinantes Truthahn-Herpesvirus (rHVT), wie sie im Anspruch verwendet wurden, ändern. Die Fachperson würde die Begriffe rMDVnp und rHVT so verstehen, dass sie sich auf das Genom eines viralen Vektors beziehen, der von einem nichtpathogenen Stamm eines MDV-Serotyps abstammt. Durch diese Begriffe wurden keine weiteren Beschränkungen impliziert.
In T 1018/02 hob die Kammer hervor, dass ein Anspruch zwar nicht auf eine Weise ausgelegt werden darf, die unlogisch ist oder keinen Sinn ergibt, die Beschreibung jedoch nicht dazu herangezogen werden kann, einem Anspruchsmerkmal, das als solches dem fachmännischen Leser eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittelt, eine andere Bedeutung zu geben. Das gilt auch dann, wenn das Merkmal ursprünglich nicht in der im Anspruch beschriebenen Form offenbart war. Ansonsten könnten sich Dritte nicht auf das verlassen, was in einem Anspruch tatsächlich steht, und Art. 123 (2) EPÜ würde in Bezug auf Anspruchsänderungen bedeutungslos. S. auch T 373/01, T 396/01, T 821/20, T 42/22.
In T 1404/05 befand die Kammer, dass Art. 69 EPÜ und das zugehörige Protokoll dazu gedacht waren, den Patentinhaber darin zu unterstützen, eine breitere Anspruchsinterpretation zu verfolgen, nicht dazu, den Schutzumfang zu verkleinern. Wenn der Patentinhaber in einem Verfahren vor dem EPA einen engen Schutzbereich des Patentanspruchs geltend machen möchte, sollte er dies auf den einfachen Wortlaut des Anspruchs stützen und nicht auf etwas, das nur in der Beschreibung enthalten ist, weil er in einem solchen EPA‑Verfahren die Möglichkeit hat – unter Einhaltung der Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ – den Wortlaut der Ansprüche einzuschränken.
In T 416/87 (ABl. 1990, 415) war hingegen ein Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten, das in der Beschreibung bei richtiger Auslegung als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung ausgewiesen war. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass nach Art. 69 (1) EPÜ 1973 und dem zugehörigen Protokoll die Ansprüche als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden könnten, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nenne (in einem obiter dictum bestätigt in T 717/98). S. auch T 2525/11.
In T 1473/19 führte die Kammer aus, dass bei der Auslegung eines Anspruchs zwar gemäß Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen generell zu berücksichtigen sind, der in Art. 69 (1) Satz 1 EPÜ verankerte Grundsatz des Anspruchsprimats aber begrenzt, inwieweit die Bedeutung eines bestimmten Anspruchsmerkmals durch die Beschreibung und die Zeichnungen beeinflusst werden kann. Die Kammer wies darauf hin, dass dies voll und ganz im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung steht, wonach beschränkende Merkmale, die nur in der Beschreibung, nicht aber im Anspruch enthalten sind, nicht in einen Patentanspruch aufgenommen werden können. Der Vorrang der Ansprüche schränkt auch ein, inwieweit die Beschreibung als Wörterbuch für die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe dienen kann.
Laut T 169/20 beschränkt Art. 84 Satz 2 EPÜ das Heranziehen der Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche implizit auf die Ausnahmefälle, in denen ein solches Heranziehen sowohl notwendig als auch möglich ist. Die Beschreibung sollte nur dann herangezogen werden, wenn der Gegenstand der Erfindung klargestellt werden muss. Darüber hinaus ist ein Heranziehen nur insoweit möglich, als zwischen der Beschreibung und dem Gegenstand der beanspruchten Erfindung eine Übereinstimmung besteht. Die Beschreibung sollte nicht dazu verwendet werden, den Umfang der beanspruchten Merkmale gegenüber dem einzuschränken oder zu ändern, was eine Fachperson beim Lesen dieser Merkmale verstehen würde.
Diese Beschränkungen durch den Grundsatz des Anspruchsprimats wurden in T 73/19, T 2968/19, T 367/20, T 450/20, T 1494/21, T 1628/21 und T 111/22 bestätigt.
In T 450/20 und T 1494/21 betonte die Kammer, dass nach Art. 69 (1) EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen nur für die Auslegung von Merkmalen verwendet werden können, die bereits in den Ansprüchen enthalten sind – nicht jedoch dafür, weitere – positive oder negative – Anspruchsmerkmale hinzuzufügen oder vorhandene Merkmale durch andere zu ersetzen. Die Kammer wies ferner darauf hin, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in der Regel keine Orientierungshilfe für die Auslegung der Ansprüche des Patents in der erteilten Fassung bieten kann.
In T 111/22 führte die Kammer aus, dass der Grundsatz des Anspruchsprimats bei der Auslegung der Ansprüche bedeutet, dass im Falle eines eindeutigen Widerspruchs zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung die Ansprüche Vorrang haben. Versteht eine Fachperson einen Anspruch unter Berücksichtigung der grammatikalischen Regeln, der üblichen Bedeutung der verwendeten Begriffe und des allgemeinen Fachwissens ohne jeden Zweifel in einer bestimmten Weise, so hat diese Auffassung in der Regel Vorrang vor einer nebensächlichen und widersprüchlichen Aussage in der Beschreibung – insbesondere wenn diese Aussage lediglich eine vorgebliche Ausführungsform betrifft. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass das strittige Merkmal nur so verstanden werden kann, dass es sich um Bestandteil ii) – und nicht um die gesamte Menge an Kohlenhydraten in der Zusammensetzung – handelt, die 10-45 Gew.-% Palatinose umfasst. Der erteilte Anspruch 1 umfasse daher eine gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoßende unzulässige Erweiterung. Um diesen Einwand auszuräumen, habe der Beschwerdeführer das strittige Merkmal ersetzt durch: "15-45 Gew.-% des Bestandteils ii), bezogen auf die verfügbare Kohlenhydratzusammensetzung, besteht aus Palatinose". Nach Ansicht des Beschwerdeführers stellte dies keinen Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ dar, weil die Beschreibung bei der Bestimmung des Schutzumfangs des erteilten Patents nach Art. 69 EPÜ zu berücksichtigen sei. Die Kammer widersprach und wies darauf hin, dass Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ nicht dafür herangezogen werden kann, ein Anspruchsmerkmal durch ein anderes Merkmal zu ersetzen, das nur in der Beschreibung enthalten ist. Würde man den betreffenden Abschnitt der Beschreibung in den klaren Wortlaut von Anspruch 1 in der erteilten Fassung hineinlesen, um Übereinstimmung mit Art. 123 (3) EPÜ herzustellen, wäre der Wortlaut dieses Anspruchs nur noch eine leere Hülle. Dies würde den in Art. 69 (1) Satz 1 EPÜ verankerten und in T 1473/19 bekräftigten Grundsatz untergraben, dass die Patentansprüche bei der Bestimmung des Schutzumfangs des europäischen Patents Vorrang haben. Siehe auch Kapitel II.E.2.3.1 c).
- T 2651/22
In T 2651/22 the patent related to impedance matched microwave quantum circuit systems, in particular to a system comprising a parametric amplifier for amplifying a qubit readout. The interpretation of the feature "impedance matching circuit" in claim 1 was relevant to assess inventive step.
The respondent (patent proprietor) submitted that the claim could not be interpreted as covering a single integrated circuit. Feature 1.3 defined a quantum circuit device. Feature 1.4 defined an impedance matching circuit coupled to the quantum device. For the person skilled in the art it was clear that these were two different circuits. The scope of protection did not extend to one integrated circuit with double functionality as that of D8. Had the patentee desired to cover such a circuit it would have worded the claim differently, for instance to define an impedance matched circuit, not an impedance matching circuit. The specification was also consistent in describing two different circuits (figures 5, 6, 8A and 8B), one of which being placed in front of the amplifier and providing only impedance matching functionality and no amplification.
The appellant (opponent) argued that the patentee's intention when drafting the claim was irrelevant. If the claimed technical features could be mapped to the prior art then that was sufficient for the features to be disclosed. In order to establish a difference vis-à-vis D8 the claim should have been limited by inserting features from the specification into the claim, instead of relying on the specification for interpretation.
The board found the position of both parties to be reasoned and reasonable. The problem lay in the inherent difficulty of defining whether and when circuitry which is part of a larger circuitry can be identified as one circuit separate from the rest, or as fulfilling only one function. In the present case for instance, the presence of an impedance matching circuit as described in the specification also influenced the amplifying function; it improved it by reducing losses.
Considering this context, the board was of the opinion that the claim had to be interpreted in the light of the description. On that basis the board concluded that the claimed impedance matching circuit was to be interpreted as a circuit designed specifically for the (sole) purpose of impedance matching of a preexisting quantum device circuit to external circuitry.
It was undisputed that D8 did not disclose such a circuit. Further, the appellant did not argue that under this interpretation the claimed matter was obvious. Accordingly, the board came to the conclusion that claim 1 of the patent as maintained was inventive over D8.
- T 2116/22
In T 2116/22 the interpretation of the terms "coating" and "coated" in claim 1 of the main request was relevant to assess novelty.
The appellants-patent proprietors argued that these terms had to be interpreted taking into account the whole patent. The skilled person would have understood the coating step and the thrombin-coated gelatin granules defined in the claims as being limited respectively to a process as specified in paragraph [0014] of the patent and to thrombin coated gelatin granules prepared thereby.
The board observed that the wording of the claim did not restrict the coating step to the specific coating conditions mentioned in paragraph [0014] of the patent. While the limitation of the final product being a "dry and stable" hemostatic composition may imply some limitations on the process steps, these encompassed any process features resulting in a dry and stable product such as indeed the ones described in paragraph [0014] of the patent but also any other process features providing a dry and stable product. The board further noted that the term "coating" or "coated" had a clear meaning in the field of pharmaceutical preparations and corresponded to the application of a material to the surface of a pharmaceutical solid product. This was usually done by applying the coating material as a solution or suspension to the pharmaceutical solid product and evaporating the vehicle. Paragraph [0014] of the patent did not provide a different definition of the term "coating" or "coated" than the one commonly accepted in the art. The description provided first a description of the process in broad terms as in claim 1 before describing more specific embodiments and preferred features, such as in paragraph [0014]. Whether read alone or in the light of the entire description, the meaning of the coating step or the coated product remained the same.
In the context of the discussion regarding the interpretation of the terms "coating" and "coated", the appellants-patent proprietors had requested that the board stay the proceedings in view of the pending referral G 1/24.
The board stated that the provisions in the EPC concerning a stay of proceedings following a referral to the Enlarged Board only concerned the referring board (Art. 112(3) EPC). There was, however, no legal basis in the EPC nor in the Rules of Procedure of the Boards of Appeal requiring that any other board stay its proceedings to await the outcome of the proceedings before the Enlarged Board. The decision whether or not to stay the proceedings in such cases was thus a discretionary one.
According to the board, the strict approach taken in T 166/84, namely to stay the proceedings whenever the outcome of the proceedings depended entirely on the outcome of the referral, had been applied by some boards (e.g. T 426/00, T 1875/07 and T 1044/07). However, it had also been put into question for lack of a legal basis, and considered not to apply to proceedings before the Boards of Appeal (e.g. T 1473/13 and T 1870/16). The board was of the view that a strict application of the approach taken in T 166/84 would in effect deny a board its discretion as to whether to stay the proceedings. The discretion was however the inevitable consequence of the fact that there was no legal basis for requiring a board that had not referred the relevant questions to the Enlarged Board to stay the proceedings. Moreover, the outcome of the referral G 1/24 was not decisive for the decision in the case at hand.
The board decided not to stay the proceedings in view of the pending referral G 1/24 and concluded that claim 1 of the main request was not novel. During the course of the oral proceedings, the appellants-patent proprietors filed an objection under R. 106 EPC. The board reiterated that the decision to stay the proceedings remained a discretionary one. The appellants-patent proprietors had had ample opportunities to present their comments on the issue of a stay of the proceedings, so that no violation of their right to be heard occurred (Art. 113(1) EPC). Moreover, the outcome of the referral G 1/24 was not decisive for the decision in the present case, including on novelty of the main request. Therefore, the board dismissed the objection under R. 106 EPC.