2.3.1 Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ
In T 177/08 verwies die Kammer bezüglich Art. 123 (3) EPÜ auf Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Es stelle sich die Frage, ob eine solche Auslegung der Ansprüche anhand des Inhalts der Beschreibung auf Fälle beschränkt sei, in denen die Ansprüche auslegungsbedürftig seien, zum Beispiel wegen funktioneller oder unklarer Merkmale, oder ob sie auch im vorliegenden Fall anzuwenden sei, in dem die allgemein bekannte und anerkannte Bedeutung eines Begriffs verworfen und durch eine neue, in der Beschreibung gegebene Definition ersetzt worden sei. Nach Auffassung der Kammer war Art. 69 EPÜ nicht auf Fälle anwendbar, in denen die eindeutige und allgemein anerkannte Definition eines in den Ansprüchen verwendeten Begriffs durch eine andere, in der Beschreibung zu findende Definition ersetzt werden soll (dieser Ansatz wurde in T 2461/17 bestätigt). Wenn beabsichtigt sei, einem in keiner Weise auslegungsbedürftigen Begriff eine neue Bedeutung zuzuschreiben, müsse dessen Definition in die Ansprüche aufgenommen werden. Von Dritten könne nicht erwartet werden, dass sie jeden einzelnen Begriff in den Ansprüchen auf eine mögliche abweichende Bedeutung hin prüften, die irgendwo in der Beschreibung verborgen sein könnte.
In T 1172/08 stellte die Kammer fest, Anspruch 1 in der erteilten Fassung und Anspruch 1 des Hauptantrags schützten, wenn man sie für sich genommen lese, unterschiedliche Gegenstände. Der Patentinhaber räumte ein, dass eine derartige Verschiebung des Schutzumfangs normalerweise nicht zulässig sei. Der vorliegende Fall sei jedoch ganz besonders, weil die erteilten Ansprüche den Gegenstand des einzigen Beispiels der Patentschrift nicht umfassten. Die Kammer bezweifelte nicht, und von den Beteiligten wurde nicht bestritten, dass dendritische Zellen und Monozyten unterschiedliche Zelltypen sind, die sich durch unterschiedliche Merkmale auszeichnen. Um in Anspruch 1 die Auslegung des Patentinhabers hineinzulesen, müsste die Fachperson den Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 völlig außer Acht lassen, der per se nicht technisch bedeutungslos sei, mit der Folge, dass der Wortlaut von Anspruch 1 nichts weiter wäre als eine leere Hülse. Dies sei eindeutig weder im Sinne des Art. 69 EPÜ noch im Sinne des Protokolls zu seiner Auslegung. Würde die vom Patentinhaber vorgeschlagene Auslegung zugelassen, bliebe das Interesse Dritter an Rechtssicherheit außerdem völlig außen vor. Dieser Ansatz wurde in T 111/22 ebenfalls bestätigt.
In T 2284/09 hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) sich auf die Entscheidung T 108/91 (ABl. 1994, 228) gestützt, wonach es bei einem Widerspruch zwischen dem Anspruch und der Gesamtoffenbarung zulässig ist, auf die Beschreibung Bezug zu nehmen und sich nach Art. 69 (1) EPÜ auf die Offenbarung der Beschreibung zu stützen, um den Anspruch zu ändern. T 108/91 war im vorliegenden Fall aber nicht anwendbar, da es zwischen dem Anspruch des erteilten Patents und der Beschreibung keinen Widerspruch gab. Zudem war in G 1/93 (ABl. 1994, 541) entschieden worden, dass es bei einer nicht offenbarten Beschränkung, die (wie im vorliegenden Fall) im Prüfungsverfahren eingeführt wird, nicht zulässig ist, diese zu streichen, wenn dadurch der Schutzbereich erweitert würde. In G 1/93 war auch die Rolle des Art. 69 (1) EPÜ geprüft und dann entschieden worden, dass die Beschreibung insbesondere für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung und für die Ermittlung des Schutzbereichs der Ansprüche heranzuziehen ist. Es gibt aber keine Feststellung in G 1/93, die die Meinung des Beschwerdeführers stützt, dass die Beschreibung als Reservoir genutzt werden könne, aus dem Änderungen der Ansprüche hergeleitet werden können, selbst wenn solche Änderungen gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoßen würden. Siehe auch T 195/09, in der die Kammer erklärte, dass T 108/91 in dieser Hinsicht durch G 1/93 verworfen wurde.
In T 1736/09 betonte die Kammer, dass es für die Prüfung nach Art. 123 (3) EPÜ irrelevant ist, ob das erteilte Patent den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ oder des Art. 76 (1) EPÜ genügt. S. auch T 2186/12.
In T 1896/11 trug der Beschwerdeführer vor, dass Art. 69 EPÜ Rechnung zu tragen und die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sei. Da der durch Anspruch 5 des Patents in der erteilten Fassung verliehene Schutz sich notwendigerweise auf den Inhalt der Beschreibung erstrecke, könne Anspruch 5 ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ so berichtigt werden, dass er deren Inhalt widerspiegle. Die Kammer stellte jedoch fest, dass die Beschreibung im fraglichen Fall nicht herangezogen werden könne, um einem beanspruchten Verfahrensschritt, der als solcher der Fachperson eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittle, eine andere Bedeutung zu verleihen. Andernfalls könnten sich Dritte nicht auf das verlassen, was tatsächlich im Anspruch stehe. Um festzustellen, ob der beanspruchte Verfahrensschritt als solcher eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittle, müsse geprüft werden, "ob a) der beanspruchte Schritt als solcher technisch gesehen sinnvoll und plausibel sei und b) ob prima facie eine grundsätzliche Unvereinbarkeit mit den übrigen Anspruchsmerkmalen bestehe" (s. T 1202/07). Im vorliegenden Fall war das betreffende Merkmal technisch gesehen sinnvoll und plausibel. Dieser Ansatz wurde beispielsweise in T 626/16 bestätigt.
In T 131/15 betonte die Kammer jedoch, dass für die Frage, ob die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ 1973 erfüllt sind, eine isolierte Betrachtung der Ansprüche nicht ausreicht. Wie vorzugehen ist, ist in G 2/88 (ABl. 1990, 93) unter Bezugnahme auf Art. 69 (1) EPÜ 1973 und das zugehörige Auslegungsprotokoll beschrieben, und in Anbetracht dieser Grundsätze kam die Kammer zu folgendem Schluss: Wenn eine Formulierung in einem erteilten Anspruch bei wörtlicher und isolierter Auslegung bewirkt, dass alle offenbarten Ausführungsformen aus dem Schutzbereich ausgeschlossen werden, sich aber aus dem Patent selbst eine Definition dieser Formulierung herleiten lässt, der zufolge die offenbarten Ausführungsformen (oder zumindest einige davon) unter den Anspruch fallen würden, so sollte der Schutzbereich bei der Beurteilung, ob die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ erfüllt sind, in der Regel so ausgelegt werden, dass er zumindest das umfasst, was gemäß dieser Definition – sofern sie angesichts der normalen Bedeutung der in der Formulierung verwendeten Worte nicht offensichtlich sinnwidrig ist – unter den Anspruch fallen würde.
- T 0439/22
In T 439/22 of 11 December 2025 the board applied the conclusions of the Enlarged Board in G 1/24 to interpret the term "gathered sheet" in claim 1 of the referring case.
The board held that in interpreting the language used in a claim, "consulting", "referring to", "using" and "taking into account" the description and figures are synonyms for the act of deriving the necessary information from the patent as a whole to understand which meaning a person skilled in the art would attribute to the terms used in the claim.
Furthermore, the board stated that claim interpretation was the result of both reading the claims and consulting the description and drawings as a unitary process. It explained that this holistic approach followed from the Order of the Enlarged Board, according to which, if, on the one hand the claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Art. 52 to 57 EPC, the interpretation of the claims requires, on the other hand, that "the description and drawings shall always be consulted when assessing the patentability of an invention under Art. 52 to 57 EPC". Moreover, this was confirmed in point 17 of G 1/24, which provides that "the finding that the language of a claim is clear and unambiguous is an act of interpretation, not a preliminary stage to such an interpretative act".
The board was of the view that a skilled person aiming to correctly determine the subject-matter for which protection was sought and reading the patent specification with a mind willing to understand would attribute considerable weight to any definition of a term used in the claims. Having cross-checked that the claim in itself and in the context of the other claims made technical sense and was in line with the information presented in other passages of the description, the person skilled in the art would have no reason to disregard such definitions and to give the defined terms a different meaning in the claim. In the case in hand the definition of "gathered" given in paragraph [0035] did not contradict but rather encompassed the commonly accepted meaning of the term "gathered sheet", namely a sheet that is folded and convoluted to occupy a three-dimensional space. The definition was simply not restricted to folded sheets but included other forms of transverse constrictions of the extension of a sheet. The board concluded that the wound tobacco sheet of D1 equated to the "gathered sheet" feature of claim 1 when this term was correctly interpreted according to paragraph [0035] of the description. Hence, the subject-matter of claim 1 of the main request lacked novelty over the content of document D1.
The sole amendment in the auxiliary request was the deletion of paragraph [0035] from the description of the contested patent, which read as follows: "As used herein, the term 'gathered' denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod". The appellant submitted that said deletion altered the interpretation of the term "gathered sheet" in claim 1 and, consequently, the scope of the protection conferred. In the absence of the broader definition provided in paragraph [0035], the term "gathered sheet" no longer encompassed other limiting features, namely that the gathered tobacco sheet was "compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod".
The board noted that, in line with the Enlarged Board's holistic approach to claim interpretation in G 1/24, a person skilled in the art reading the claim in the context of the description and figures would try to take a definition found in the description at face value. As long as the definition was technically reasonable and complied with the overall teaching expressed in the claims, description and figures, the skilled person would read the terms in the claim in the sense of the definition, taking into account both the broadening and limiting aspects found in that definition. It was therefore not permissible to consider only the broadening aspects contained in a definition and disregard any limiting aspects. As set out by the Enlarged Board in G 1/24, point 20 of the Reasons, Art. 84 EPC may require that limiting or broadening aspects are expressed in the claim to avoid any unclarity, but a granted claim had to be read in light of all aspects of a definition found in the description. Therefore, the board concluded that the auxiliary request did not comply with the requirement of Art. 123(3) EPC.