6. Mehrere Erfindungen – weitere Recherchengebühren

Wird von der Recherchenabteilung oder der ISA ein Einwand der Uneinheitlichkeit erhoben, so ist gemäß R. 64 (1) EPÜ (R. 46 (1) EPÜ 1973) bzw. Art. 17 (3) a) PCT jeweils für jede weitere Erfindung, die den Recherchenbericht erfassen soll, eine weitere Recherchengebühr zu entrichten (zu Euro-PCT-Anmeldungen in der europäischen Phase s. dieses Kapitel, II.B.6.2.).

In W 2/10 wies die Kammer darauf hin, dass in W 4/85 (ABl. 1987, 63) und in vielen darauf folgenden Entscheidungen festgestellt worden sei, dass die Angabe von Gründen in einer Aufforderung gemäß Art. 17 (3) a) PCT ein so wesentliches Erfordernis sei, dass eine Aufforderung ohne Begründung als nicht rechtswirksam anzusehen sei. Dies treffe auch auf den ihr vorliegenden Fall zu, so dass die zusätzlichen Recherchengebühren zurückgezahlt werden müssten. S. auch ABl. 2017, A20 zur vorläufigen Stellungnahme, die nun zusammen mit dem teilweisen Recherchenbericht ergeht.)

Entrichtet der Anmelder die Gebühr fristgerecht, so kann er diejenige Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen auswählen, die er in der (Stamm-)Anmeldung weiterverfolgen will. Nach T 158/12, mit Verweis auf G 2/92 kann die einmal erfolgte Auswahl nach Aufnahme der Prüfung dieser Erfindung nicht mehr geändert werden.

In T 736/14 stellte die Kammer fest, dass das EPÜ nicht explizit regelt, wie bei einem Anmelder vorzugehen ist, dessen Anmeldung nicht einheitlich ist und der auf die Aufforderung der Prüfungsabteilung, genau anzugeben, welche der recherchierten Erfindungen er weiterverfolgen möchte, unklar oder missverständlich reagiert. Die Kammer stellte weiterhin fest, dass in einer solchen Situation nicht automatisch davon ausgegangen werden kann, dass der Anmelder die im Hauptantrag enthaltene Erfindung ausgewählt hat. Vielmehr muss die Prüfungsabteilung z. B. über eine weitere Mitteilung klären, welche der recherchierten Erfindungen der Anmelder tatsächlich prüfen lassen möchte.