5.1.2 Änderungen, die durch einen Einspruchsgrund veranlasst sind – Regel 80 EPÜ
(i) Einreichung neuer abhängiger Patentansprüche (Unteransprüche)
Wie bereits in T 829/93 und T 317/90 erläutert, sei die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar, da der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand hierbei weder beschränkt noch geändert wird. Dass abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, dass der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen. Siehe auch T 313/98, in der T 829/93 im Zusammenhang der R. 57a EPÜ 1973 angeführt wird.
In T 340/10 rief die Kammer in Erinnerung, dass gemäß R. 80 EPÜ und gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern Änderungen am Text eines erteilten Patents während des Einspruchsverfahrens nur dann als sachdienlich und erforderlich, und damit als zulässig, angesehen werden, wenn sie einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ ausräumen (siehe z. B. T 317/90, T 794/94, T 674/96). Im Einklang mit früherer Rechtsprechung stellte sie jedoch klar, dass das Hinzufügen abhängiger Ansprüche keine Antwort auf den Einwand mangelnder Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstandes ist, da diese keinen Einfluss auf den Umfang des entsprechenden unabhängigen Anspruchs haben, dessen Gegenstand dadurch weder eingeschränkt noch geändert wird und sah in den Änderungen einen Verstoß gegen R. 80 EPÜ.
(ii) Einreichung neuer unabhängiger Patentansprüche
In T 610/95 verwies die Kammer auf die Entscheidung G 1/84 (ABl. 1985, 299), aus der klar hervorgehe, dass das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche missbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, dass ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe. Siehe auch T 2063/15 (nachstehend zusammengefasst).
In T 223/97 bestätigte die Beschwerdekammer, dass die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werde könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere – beispielsweise zwei – unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei allerdings zulässig, wenn dies durch Einspruchsgründe veranlasst sei. Siehe auch T 428/12.
Mit Hinweis auf diese Entscheidung führte die Kammer in T 181/02 aus, nur in Ausnahmefällen könne der Ersatz eines erteilten einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche durch einen Einspruchsgrund veranlasst werden, zum Beispiel in Fällen, in denen ein erteilter unabhängiger Anspruch zwei bestimmte Ausführungsformen abdeckt. Eine solche Situation kann sich auch ergeben, wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche (z. B. Ansprüche 2 und 3) parallel mit einem einzigen unabhängigen Anspruch (Anspruch 1) verbunden sind. Dann kann die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen (z. B. mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 sowie 1 und 3) möglich sein, wobei dadurch zusätzlich die Zahl der Ansprüche reduziert wird. In der Regel reiche es allerdings aus, dass der Patentinhaber bei einem einzigen unabhängigen Anspruch bleibt und den erteilten Anspruch nur einmal ändert, indem er in den einzigen unabhängigen Anspruch in der erteilten Fassung ein oder mehrere Merkmale aufnimmt. Siehe auch T 1689/12; s. außerdem T 1810/14, wo die Kammer eine weitere Situation definiert hat, in der der Ersatz eines erteilten einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei unabhängige Ansprüche zulässig sein kann. In T 1764/17 betonte die Kammer, dass eine Ausnahme vorliegen kann, wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche parallel mit einem einzigen unabhängigen Anspruch verbunden sind. Dann kann die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen mit jeweils einer der zwei parallelen Anspruchskombinationen möglich sein, und separate Fragmente des Schutzumfangs des Patents bleiben so erhalten. Diese Ausnahme gilt aber nicht für die Hinzufügung eines unabhängigen Anspruchs, der auf einen nicht im erteilten Anspruchssatz enthaltenen Aspekt der Erfindung gerichtet ist.
Unter Hinweis auf die vorstehende Rechtsprechung fügte die Kammer in T 263/05 (ABl. 2008, 329) hinzu, bei der Prüfung der Änderungen braucht sie nicht darüber zu befinden, ob der Austausch eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs gegen zwei unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch den Einspruchsgrund veranlasst wäre; vielmehr muss je nach Einzelfall die Frage beantwortet werden, ob die vorgeschlagenen Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung des Widerrufs des Patents sind, sodass sie als durch die Einspruchsgründe bedingt anzusehen sind. Siehe auch T 428/12 T 2063/15 und T 431/22 (nachstehend zusammengefasst).
In T 937/00 fand die Kammer grundsätzlich nichts daran zu beanstanden, dass ein Patentinhaber seine Ansprüche auf einen Einspruch hin so ändert, dass sie mehrere unabhängige Ansprüche für verschiedene Gegenstände umfassen, die ursprünglich in einem einzigen generischen Anspruch einer bestimmten Kategorie enthalten waren, wenn dieser nicht aufrechterhalten werden kann. Sie stellte jedoch fest, dass die Einreichung mehrerer, auf verschiedene Erfindungen gerichteter unabhängiger Ansprüche das Einspruchsverfahren unnötig erschweren und verzögern kann, vor allem wenn noch eine Reihe weiterer Änderungen eingereicht wird. Eine effiziente und möglichst vollständige Prüfung des Einspruchs kann zum Beispiel praktisch unmöglich werden, wenn spätere Änderungen nach und nach eingereicht werden, anstatt dass auf alle von der Gegenpartei erhobenen Einwände sofort eingegangen wird. Siehe auch T 2290/12, in der die Kammer es als legitim ansah, Teilbereiche eines erteilten aber von der Einspruchsabteilung für nicht erfinderisch befundenen Anspruchs mittels mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken, solange kein Verfahrensmissbrauch vorliegt oder eine unangemessen große Zahl von unabhängigen Ansprüchen eingereicht wird (s. auch T 123/22).
In T 1/05 hielt die Kammer die Einführung von Product-by-Process-Ansprüchen nicht für eine durch einen Einspruchsgrund veranlasste Änderung. Die Einreichung solcher Ansprüche machte deutlich, dass diese Änderungen nicht auf den Einspruchsgrund Bezug nehmen, sondern die Folgen einer anderen, auf den Einspruchsgrund gerichteten Änderung, nämlich der Streichung der Erzeugnisansprüche, kompensieren sollten.
In T 2063/15 umfasste der strittige Antrag zwei unabhängige Ansprüche. Während allerdings Anspruch 2 auf eine Kombination der Ansprüche 1 und 9 in der erteilten Fassung gestützt war, basierte Anspruch 1 auf einer Kombination der Ansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung mit zusätzlichen, der Beschreibung entnommenen Merkmalen. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung für nicht neu befunden worden war, war es zwar möglich – so die Kammer –, einen oder mehrere unabhängige Ansprüche auf der Grundlage einer Kombination aus dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und Merkmalen von erteilten, von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen als durch den Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ veranlasst zu sehen. Unter Verweis auf G 1/84 (ABl. 1985, 299), T 610/95 und T 223/97 befand die Kammer jedoch, dass die Aufnahme des zusätzlichen unabhängigen Anspruchs 1, nicht mehr nur durch einen Einspruchsgrund veranlasst war, weil auf diesen Grund bereits mit der Einreichung des unabhängigen Anspruchs 2 reagiert worden war; der zusätzliche unabhängige Anspruch 1 führte ferner einen beanspruchten Gegenstand ein, der keine Entsprechung in den Ansprüchen des erteilten Patents hatte.
In T 431/22 entschied die Kammer, dass R. 80 EPÜ keine Vorgaben darüber enthält, wie Änderungen vorgenommen werden sollen, um einen Einspruchsgrund auszuräumen. Änderungen, die notwendig und zweckmäßig seien, um einen Einspruchsgrund zu überwinden seien „veranlasst" im Sinne der R. 80 EPÜ. Es sei zulässig, einen unabhängigen Anspruch durch mehrere unabhängige Ansprüche zu ersetzen, sofern deren Inhalt im Vergleich zum erteilten Anspruch eingeschränkt oder geändert sei (s. auch T 123/22). Die Kammer betonte jedoch, dass eine Grenze gezogen werden müsse, wenn das Ersetzen eines unabhängigen Anspruchs als Versuch der Fortführung des Erteilungsverfahrens oder sonst verfahrensmissbräuchlich erscheine. Im vorliegenden Fall wurden die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche 1 und 14 durch die unabhängigen Ansprüche 1 bis 4 ersetzt und zusätzlich beschränkt, so dass diese im Wesentlichen Kombinationen aus dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 mit von diesem abhängigen Ansprüchen darstellten. Einen Verfahrensmissbrauch konnte die Kammer nicht feststellen.
- T 0561/23
In T 561/23 wies die Kammer darauf hin, dass es laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern grundsätzlich zulässig ist, einen erteilten unabhängigen Anspruch, der im Einspruchsverfahren als nicht neu oder nicht erfinderisch angesehen wurde, durch mehrere unabhängigen Ansprüche zu ersetzen, sofern diese jeweils auf Gegenstände gerichtet sind, die bereits in den erteilten abhängigen Ansprüchen definiert waren.
Der Hilfsantrag XIb' wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht, nachdem die Kammer im Verlauf der Diskussion ihre vorläufige Auffassung geändert hatte. Die Kammer hielt dies für eine angemessene Reaktion der Patentinhaberin auf den Verfahrensverlauf und entschied, den Antrag gemäß Art. 13(2) VOBK in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
Die Kammer stellte zunächst fest, dass Anspruch 1 dieses Antrags auf Anspruch 1 des Hilfsantrags I basiert, und dahingehend geändert wurde, dass mindestens eines der Merkmale (a) und (b) erfüllt sein muss. Diese Merkmale entsprachen den Alternativen (c) und (d) des im Beschwerdeverfahren zurückgezogenen Hilfsantrags III. Sie gingen auf den erteilten abhängigen Anspruch 7 bzw. auf die letzte Alternative des erteilten abhängigen Anspruchs 12 zurück. Damit definierte Anspruch 1 im Grunde zwei unabhängige Ansprüche. Der erteilte unabhängige Anspruch 1 wurde im Einspruchsverfahren als nicht neu im Sinne von Art. 54(3) EPÜ angesehen. Die Kammer erachtete es daher für zulässig, diesen durch mehrere unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die unterschiedliche, bereits in den erteilten abhängigen Ansprüchen definierte Ausführungsformen betreffen. Zudem waren die Ansprüche 7 und 12, auf denen die Alternativen (a) und (b) beruhen, in der erteilten Fassung als parallel zu Anspruch 1 abhängige Ansprüche formuliert. Damit entsprach die vorliegende Situation der Kammer zufolge der in T 181/02 beschriebenen Ausnahme, in der eine erhöhte Anzahl unabhängiger Ansprüche durch die Einspruchsgründe veranlasst sein kann.
Demgegenüber stellt die von der Einspruchsabteilung herangezogene Entscheidung T 1138/02 nach Ansicht der Kammer eine Einzelfallentscheidung dar, der generell nicht zu folgen ist. Die Kammer führte aus, dass R. 80 EPÜ lediglich verlangt, dass eine Änderung durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist, d. h. darauf abzielt, einen solchen Einwand auszuräumen und damit den Widerruf des Patents zu vermeiden. Aus der fehlenden Neuheit von Anspruch 1 kann sich zwar ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit ergeben. Mangelnde Einheitlichkeit stellt jedoch keinen Einspruchsgrund dar. Zudem hat die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren nicht die Möglichkeit, unterschiedliche Erfindungen durch Teilanmeldungen weiterzuverfolgen. Die Kammer befand daher, dass unter diesen Umständen kein Anlass besteht, die Patentinhaberin zu verpflichten, zwischen mehreren parallel zu Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen auszuwählen.
Die Kammer stellte ferner klar, dass auch die Verwendung von "und/oder"-Formulierungen in abhängigen Ansprüchen der Vereinbarkeit von Hilfsantrag XIb' mit R. 80 EPÜ nicht entgegenstand. Eine "und/oder"-Formulierung kann zwar dazu führen, dass mögliche Rückzugspositionen im erteilten Anspruchssatz schwer vorhersehbar sind und Fragen hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung aufwerfen. Solche Fragen betreffen jedoch gegebenenfalls Art. 84 oder Art. 123(2) EPÜ und sind für die Beurteilung nach R. 80 EPÜ ohne Bedeutung.
Auch hinsichtlich des Anspruchs 12 folgte die Kammer der Argumentation der Beschwerdeführerin. Dieser Anspruch betraf ein Fenster mit einem Jalousiesystem entsprechend Anspruch 1 des Hilfsantrags I, welches dem Jalousiesystem der erteilten Ansprüche 1, 2 und 4 entsprach. Die vorgenommenen Änderungen bestanden lediglich darin, dass Merkmale, die zuvor durch Verweis auf andere Ansprüche einbezogen waren, nun ausdrücklich im Anspruch wiedergegeben werden.
Die Kammer gelangte daher zu dem Ergebnis, dass die im Hilfsantrag XIb' vorgenommenen Änderungen durch die Einspruchsgründe veranlasst waren und den Anforderungen der R. 80 EPÜ entsprechen. Die Angelegenheit wurde an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.
- T 2108/22
In der angefochtenen Entscheidung in der Sache T 2108/22 wurde der damalige erste Hilfsantrag (jetziger Hauptantrag) nicht zum Verfahren zugelassen, "da er keine notwendige und zweckmäßige Antwort auf einen Einspruchsgrund sei (R. 80 EPÜ)". Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 mit zwei unterschiedlichen Alternativen eingeschränkt. Es war unstrittig zwischen den Parteien, dass jede der beiden Alternativen A und B des Anspruchs 1 für sich alleine betrachtet durch Hinzufügung von Merkmalen so geändert wurde, dass sie jeweils dem Erfordernis der R. 80 EPÜ genügte..
Nach Ansicht der Kammer, ergibt sich die Gesamtwirkung einer Änderung, die sich aus mehreren Einzeländerungen zusammensetzt, nicht nur aus der Summe der Wirkungen der Einzeländerungen für sich einzeln betrachtet, sondern es ist auch zu berücksichtigen, wie sich die Einzeländerungen im Zusammenhang mit dem insgesamt geänderten Anspruchssatz auswirken. Im vorliegenden Fall besteht diese Gesamtwirkung u.a. auch darin, dass anstelle eines einzigen unabhängigen Anspruchs, der eine einzige Erfindung definiert, nun zwei Alternativen A und B in dem Anspruch definiert sind, die zwei unabhängigen Ansprüchen entsprechen. Das Vorhandensein als solches von zwei Alternativen in Anspruch 1 erfüllt keine der Anforderungen, die nach der Rechtsprechung an eine Änderung im Einklang mit R. 80 EPÜ zu stellen sind, und stellt daher einen Verstoß gegen R. 80 EPÜ dar.
Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Hinzufügung einer einzigen der beiden, den beanspruchten Gegenstand einschränkenden ODER-Alternativen, z.B. Alternative A, zum erteilten unabhängigen Anspruch 1 als ausreichende und abschließende Reaktion auf einen Neuheitseinwand zu werten sei. Diese Änderung entspreche dem Erfordernis der R. 80 EPÜ. Die Hinzufügung der Merkmale der zweiten Alternative B, die inhaltlich komplett unterschiedlich von der ersten Alternative A ist, kann jedoch nicht dazu beitragen, den Neuheitseinwand zu beseitigen, der zur Hinzufügung der ersten Alternative A geführt hat. Die Hinzufügung der Alternative B zum geänderten Anspruch 1 mit der Alternative A könne also nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein (R. 80 EPÜ), sondern nur durch den von der Patentinhaberin vorgebrachten Wunsch nach einem "angemessenen breitestmöglichen [Schutz]". Eine Änderung mit dem Ziel des Erreichens des größtmöglichen Schutzumfangs ist jedoch nicht im Einklang mit dem Erfordernis der R. 80 EPÜ..
Eine zweite Alternative in Anspruch 1 führt zu einer erhöhten Komplexität des Verfahrens, zu einer Verzögerung des Verfahrens bei Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, zur weiteren Bearbeitung und zu einer Verschlechterung der Verfahrensökonomie. Die Einsprechende forderte daher eine ausgewogene und faire Abwägung zwischen ihrem eigenen und dem Begehren der Patentinhaberin.
Die Kammer kam unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche nach R. 80 EPÜ nicht ausdrücklich zulässig ist, und unter Abwägung der gegenläufigen Interessen der Beteiligten zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 mit zwei Alternativen gegen die Vorschrift der R. 80 EPÜ verstößt.
Die Patentinhaberin zitierte mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern (z.B. T 937/00, T 181/02, T 263/05, T 428/12), wonach die Patentinhaberin ein Recht auf größtmöglichen Schutz habe und daher das Ersetzen eines einzigen unabhängigen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche zulässig sei. Die Kammer überzeugte dieses Argument nicht. Keine der von der Patentinhaberin zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammern besagt, dass eine Änderung eines Anspruchs, die darin besteht, einen einzigen unabhängigen Anspruch durch mehrere unabhängige Ansprüche zu ersetzen, in jedem Fall nach R. 80 EPÜ zulässig ist. Vielmehr besteht in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein allgemeiner Konsens darüber, dass "jeder Fall für sich genommen betrachtet werden muss" (T 263/05).