5.1.2 Modifications apportées pour répondre à un motif d'opposition – règle 80 CBE
(i) Dépôt de nouvelles revendications dépendantes (sous-revendications)
Comme l'expliquent déjà les décisions T 829/93 et T 317/90, l'ajout d'une revendication dépendante ne saurait en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué, puisqu'il ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée. Voir également T 313/98, qui cite la décision T 829/93 au regard de la règle 57bis CBE 1973.
Dans la décision T 340/10, la chambre a rappelé que, conformément à la règle 80 CBE et selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les modifications apportées au texte d'un brevet délivré au cours de la procédure d'opposition ne sont considérées comme utiles et nécessaires, et donc recevables, que si elles permettent de répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE (voir p. ex. T 317/90, T 794/94, T 674/96). Cependant, conformément à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, la chambre a précisé que l'ajout de revendications dépendantes ne saurait en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué, puisqu'elles n'ont pas d'incidence sur la portée de la revendication indépendante correspondante, dont elles ne limitent ni ne modifient l'objet, et a considéré que ces modifications constituaient une violation de la règle 80 CBE.
(ii) Dépôt de nouvelles revendications indépendantes
Dans l'affaire T 610/95, citant la décision G 1/84 (JO 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré. Voir aussi T 2063/15 (résumée ci-dessous).
Dans la décision T 223/97, la chambre de recours a confirmé que l'addition en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. Cependant, une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (deux, par exemple) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition. Voir aussi T 428/12.
En se référant aux décisions ci-dessus, la chambre saisie de l'affaire T 181/02 a indiqué qu'un motif d'opposition ne peut occasionner le remplacement de la seule revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux ou plusieurs revendications indépendantes que dans certains cas exceptionnels, par exemple lorsque la revendication indépendante du brevet tel que délivré englobe deux modes de réalisation particuliers. Une telle situation peut également se produire si deux revendications dépendantes du brevet tel que délivré (p. ex. les revendications 2 et 3) sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique (la revendication 1). En ce cas, il est possible de déposer deux revendications indépendantes (qui incluent, par exemple, les caractéristiques des revendications 1 et 2, et des revendications 1 et 3) et ce d'autant plus qu'il en résulte une diminution du nombre des revendications. Toutefois, il suffit normalement que le titulaire du brevet maintienne une seule revendication indépendante, en modifiant une fois la revendication du brevet tel que délivré, c.-à-d. en ajoutant une ou plusieurs caractéristiques à l'unique revendication indépendante du brevet tel que délivré. Cf. également T 1689/12 ; voir en outre la décision T 1810/14, dans laquelle la chambre a défini une situation supplémentaire dans laquelle le remplacement de la seule revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux revendications indépendantes peut être admissible. Selon la décision T 1764/17, une exception peut ainsi se présenter si deux revendications dépendantes du brevet délivré sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique. Le dépôt de deux revendications indépendantes comprenant chacune des deux combinaisons de revendications parallèles peut alors être possible, ce qui permet de retenir des fragments distincts de l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré. Cependant, cette exception n'est pas applicable en cas d'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui ne figurait pas dans le jeu de revendications du brevet délivré.
Se référant à cette jurisprudence, la chambre, dans l'affaire T 263/05 (JO 2008, 329), a ajouté que dans le cadre de l'examen des modifications, ce n’est pas à elle de décider si c'est seulement dans des "cas exceptionnels" que le remplacement d'une seule revendication indépendante délivrée par deux revendications indépendantes découle d'un motif d'opposition. Il convient bien plutôt de se demander, dans chaque espèce, si les modifications envisagées constituent une réponse appropriée et nécessaire visant à éviter la révocation du brevet, au sens où il peut être considéré qu'elles découlent de motifs d'opposition. Voir aussi T 428/12, T 2063/15 et T 431/22 (résumée ci-dessous).
Dans l'affaire T 937/00, la chambre a estimé qu'il n'y avait en principe pas d'objection à ce que le titulaire d'un brevet modifie ses revendications en réponse à une opposition de manière à formuler plusieurs revendications indépendantes concernant différents objets qui, à l'origine, étaient couverts par une seule revendication générique relevant d'une catégorie donnée, lorsqu'une telle revendication ne peut pas être maintenue. Cependant, la chambre a fait observer que le dépôt d'une multitude de revendications indépendantes se rapportant à différentes inventions peut retarder et compliquer indûment la procédure, en particulier lorsque ce dépôt est suivi d'une série de nouvelles modifications. Il pourrait ainsi devenir pratiquement impossible d'effectuer un examen efficace et si possible complet de l'opposition lorsque des modifications ultérieures sont proposées au coup par coup, au lieu de répondre immédiatement à toutes les objections soulevées par la partie adverse. Voir également la décision T 2290/12, dans laquelle la chambre a estimé qu'il était légitime d'insérer dans plusieurs revendications indépendantes des parties d'une revendication appartenant à un brevet délivré mais considérée comme dénuée d'activité inventive par la division d'opposition, tant qu'il n'y a pas de vice de procédure ou qu'il n'a pas été présenté un nombre excessif de revendications indépendantes (voir aussi T 123/22).
Dans l'affaire T 1/05, la chambre n'a pas considéré l'introduction de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention comme une modification apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Le dépôt de ces revendications démontrait que ces modifications ne visaient pas à répondre à un motif d'opposition, mais à compenser les effets d'une modification qui avait été apportée pour répondre à un tel motif, à savoir la suppression des revendications de produit.
Dans l'affaire T 2063/15, la requête en litige comprenait deux revendications indépendantes. Cependant, tandis que la revendication 2 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 9 du brevet tel que délivré, la revendication 1 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré, ainsi que de caractéristiques supplémentaires tirées de la description. Selon la chambre, étant donné que l'objet de la revendication 1 tel que délivré avait été jugé dépourvu de nouveauté, il était possible de considérer qu'une ou plusieurs revendications indépendantes basées sur une combinaison de la revendication 1 du brevet tel que délivré et de caractéristiques de revendications du brevet tel que délivré dépendantes de la revendication 1 avaient été apportées pour pouvoir répondre au motif d'opposition visé à l'art. 100a) CBE. Cependant, faisant référence aux décisions G 1/84 (JO 1985, 299), T 610/95 et T 223/97, la chambre a retenu que la nouvelle revendication indépendante 1, n'était plus simplement occasionnée par un motif d'opposition, étant donné que ce motif était déjà traité par le dépôt de la revendication indépendante 2. La nouvelle revendication indépendante 1 introduisait en outre un objet qui n'avait pas son pendant dans les revendications du brevet tel que délivré.
Dans la décision T 431/22, la chambre a considéré que la règle 80 CBE ne contient aucune disposition relative à la manière d’apporter les modifications afin de lever un motif d’opposition. Les modifications nécessaires et appropriées pour surmonter un motif d’opposition sont "apportées" pour pouvoir répondre à celui-ci au sens de la règle 80 CBE. Il est admissible de remplacer une revendication indépendante par plusieurs revendications dépendantes dans la mesure où leur contenu est restreint ou modifié par rapport à la revendication délivrée (voir aussi T 123/22). La chambre a cependant souligné qu’il convient de fixer une limite lorsque le remplacement d’une revendication indépendante semble constituer une tentative de poursuivre la procédure de délivrance ou paraît constituer un abus de procédure. En l’espèce, les revendications indépendantes initiales 1 et 14 avaient été remplacées par les revendications indépendantes 1 à 4 et de surcroît limitées, de sorte que celles-ci représentaient pour l’essentiel des combinaisons entre la revendication indépendante 1 délivrée et des revendications dépendantes de celle-ci. La chambre n’a pas pu constater d’abus de procédure.
- T 2108/22
In der angefochtenen Entscheidung in der Sache T 2108/22 wurde der damalige erste Hilfsantrag (jetziger Hauptantrag) nicht zum Verfahren zugelassen, "da er keine notwendige und zweckmäßige Antwort auf einen Einspruchsgrund sei (R. 80 EPÜ)". Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 mit zwei unterschiedlichen Alternativen eingeschränkt. Es war unstrittig zwischen den Parteien, dass jede der beiden Alternativen A und B des Anspruchs 1 für sich alleine betrachtet durch Hinzufügung von Merkmalen so geändert wurde, dass sie jeweils dem Erfordernis der R. 80 EPÜ genügte..
Nach Ansicht der Kammer, ergibt sich die Gesamtwirkung einer Änderung, die sich aus mehreren Einzeländerungen zusammensetzt, nicht nur aus der Summe der Wirkungen der Einzeländerungen für sich einzeln betrachtet, sondern es ist auch zu berücksichtigen, wie sich die Einzeländerungen im Zusammenhang mit dem insgesamt geänderten Anspruchssatz auswirken. Im vorliegenden Fall besteht diese Gesamtwirkung u.a. auch darin, dass anstelle eines einzigen unabhängigen Anspruchs, der eine einzige Erfindung definiert, nun zwei Alternativen A und B in dem Anspruch definiert sind, die zwei unabhängigen Ansprüchen entsprechen. Das Vorhandensein als solches von zwei Alternativen in Anspruch 1 erfüllt keine der Anforderungen, die nach der Rechtsprechung an eine Änderung im Einklang mit R. 80 EPÜ zu stellen sind, und stellt daher einen Verstoß gegen R. 80 EPÜ dar.
Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Hinzufügung einer einzigen der beiden, den beanspruchten Gegenstand einschränkenden ODER-Alternativen, z.B. Alternative A, zum erteilten unabhängigen Anspruch 1 als ausreichende und abschließende Reaktion auf einen Neuheitseinwand zu werten sei. Diese Änderung entspreche dem Erfordernis der R. 80 EPÜ. Die Hinzufügung der Merkmale der zweiten Alternative B, die inhaltlich komplett unterschiedlich von der ersten Alternative A ist, kann jedoch nicht dazu beitragen, den Neuheitseinwand zu beseitigen, der zur Hinzufügung der ersten Alternative A geführt hat. Die Hinzufügung der Alternative B zum geänderten Anspruch 1 mit der Alternative A könne also nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein (R. 80 EPÜ), sondern nur durch den von der Patentinhaberin vorgebrachten Wunsch nach einem "angemessenen breitestmöglichen [Schutz]". Eine Änderung mit dem Ziel des Erreichens des größtmöglichen Schutzumfangs ist jedoch nicht im Einklang mit dem Erfordernis der R. 80 EPÜ..
Eine zweite Alternative in Anspruch 1 führt zu einer erhöhten Komplexität des Verfahrens, zu einer Verzögerung des Verfahrens bei Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, zur weiteren Bearbeitung und zu einer Verschlechterung der Verfahrensökonomie. Die Einsprechende forderte daher eine ausgewogene und faire Abwägung zwischen ihrem eigenen und dem Begehren der Patentinhaberin.
Die Kammer kam unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche nach R. 80 EPÜ nicht ausdrücklich zulässig ist, und unter Abwägung der gegenläufigen Interessen der Beteiligten zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 mit zwei Alternativen gegen die Vorschrift der R. 80 EPÜ verstößt.
Die Patentinhaberin zitierte mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern (z.B. T 937/00, T 181/02, T 263/05, T 428/12), wonach die Patentinhaberin ein Recht auf größtmöglichen Schutz habe und daher das Ersetzen eines einzigen unabhängigen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche zulässig sei. Die Kammer überzeugte dieses Argument nicht. Keine der von der Patentinhaberin zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammern besagt, dass eine Änderung eines Anspruchs, die darin besteht, einen einzigen unabhängigen Anspruch durch mehrere unabhängige Ansprüche zu ersetzen, in jedem Fall nach R. 80 EPÜ zulässig ist. Vielmehr besteht in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein allgemeiner Konsens darüber, dass "jeder Fall für sich genommen betrachtet werden muss" (T 263/05).