2.2.1 Invitation à remédier à des irrégularités et à proposer des modifications (règle 71(1) CBE)

La réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche, requise par la règle 70bis CBE (ou déposée volontairement en réponse aux avis au stade de la recherche ne nécessitant pas de réponse) sera prise en considération par la division d'examen lorsqu'elle établira la première notification (CBE Directives C‑II, 3.1 version d'avril 2025 – version d'avril 2025).

Selon la règle 71(1) CBE (règle 51(2) CBE 1973), dans toute notification émise conformément à l'art. 94(3) CBE, la division d'examen invite le demandeur, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit.

L'art. 94(3) CBE dispose que, s'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'art. 123(1) CBE, à modifier la demande.

Dans l'affaire T 301/10, la chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante développée par rapport à l'art. 96(2) CBE 1973 et applicable également à l'art. 94(3) CBE, l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" figurant dans cet article signifie que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation qui doit être exercé objectivement, à la lumière des circonstances propres à l'espèce (voir T 162/82, JO 1987, 533 ; T 300/89, JO 1991, 480 ; T 726/04). Voir aussi T 1734/10.

Ni l'art. 113(1) CBE 1973 ni l'art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE) n'exigent que le demandeur se voie accorder plusieurs occasions de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen lorsqu'il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen (T 84/82, JO 1983, 451 ; T 161/82, JO 1984, 551 ; T 162/82, T 243/89, T 958/99). Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position, après l'envoi d'une première notification motivée signalant des irrégularités, que si l'on peut estimer, au vu de la réponse du demandeur, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet (voir T 84/82, T 161/82, T 162/82, T 243/89, T 300/89, T 793/92, T 516/93, T 201/98).

Dans l'affaire T 17/22, la division d'examen avait émis une notification intitulée "Invitation au titre de la règle 137(4) CBE et de l'art. 94(3) CBE". La division d'examen avait, dans l'annexe de cette notification, soulevé une objection au titre de l'art. 123(2) CBE et avait ajouté : "NB : la modification ne semble par ailleurs pas propre à remédier aux irrégularités". La décision de rejet de la demande s'appuyait sur l'art. 123(2) CBE ainsi que sur un manque de nouveauté, d'activité inventive et de clarté. La chambre a estimé que ladite notification ne pouvait pas être considérée comme une notification quant au fond au titre de l'art. 94(3) CBE ni comme une notification éliminant la nécessité d'une telle notification. La notification au titre de la règle 137(4) CBE, assortie d'un délai de réponse d'un mois, était d'une nature formelle. Le demandeur était simplement invité à préciser les modifications et à indiquer les éléments de la demande telle que déposée sur lesquels celles-ci s'appuyaient, indépendamment de la question de leur conformité avec l'art. 123(2) CBE. L'objection au titre de l'art. 123(2) CBE soulevée par la division d'examen dans l'annexe de la notification au titre de la règle 137(4) CBE ainsi que l'ajout de la remarque selon laquelle la modification ne semblait pas propre à remédier aux irrégularités ne donnaient pas à cette notification le caractère d'une notification quant au fond au titre de l'art. 94(3) CBE et de la règle 71(1) CBE, en particulier considérant que le délai de réponse était toujours limité à un mois. La simple mention de l'art. 94(3) CBE dans l'intitulé de la notification ne modifiait en rien cette conclusion. L'omission d'une notification au titre de l'art. 94(3) CBE constituait selon la chambre un vice substantiel de procédure, car elle privait le demandeur de l'occasion de réagir à une telle notification. Voir également le chapitre III.B.2.5.3 concernant la violation du droit à être entendu.