4.1.2 Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen

Dans l'affaire T 1515/07, la chambre a constaté que dans des circonstances normales, une recherche additionnelle devait être effectuée si aucune recherche n'avait été accomplie au titre de la règle 63 CBE. La jurisprudence autorise un pouvoir d'appréciation à ce sujet, mais elle est limitée aux cas particuliers de caractéristiques notoirement connues, ou aux caractéristiques que le demandeur considère explicitement comme connues. Dans tous les autres cas, il convient d'effectuer une recherche additionnelle. La division d'examen a estimé qu'il n'était pas "nécessaire" de procéder à une recherche, puisqu'elle pouvait de toute façon statuer. La chambre a jugé que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE en ne procédant pas à une recherche additionnelle, qui était à l'évidence nécessaire. Le remboursement de la taxe de recours était donc équitable.

Dans l'affaire T 1242/04 (JO 2007, 421), la chambre a considéré qu'une recherche ne peut être refusée en vertu de la règle 45 CBE 1973 que lorsqu'il est absolument impossible d'en effectuer une. La question de savoir si la division de la recherche estime que le résultat d'une recherche sera utile pour l'examen quant au fond ne joue aucun rôle. Toutefois, au cas où une recherche n'aurait pas été effectuée, alors cela aurait été possible (et nécessaire), la division d'examen n'est pas tenue de réaliser une recherche additionnelle pour des raisons purement formelles, si elle estime justifié de rejeter la demande sur la base d'un état de la technique qui est si bien connu qu'il ne nécessite manifestement pas de preuve écrite ou si le demandeur reconnaît que cet état de la technique est connu. Dans tous les autres cas, une recherche additionnelle doit être effectuée.

Dans l'affaire T 690/06, relative à la procédure devant la division d'examen, la chambre a jugé que la division d'examen aurait dû effectuer une recherche additionnelle, étant donné que les caractéristiques portant sur le partitionnement d'une base de données et sur le contrôle d'accès à celle-ci n'étaient ni dépourvues de caractère technique, ni notoires. Suivant les principes définis dans la décision T 1242/04, la chambre a estimé que tant qu'une recherche n'a pas été effectuée, une division d'examen ne devrait normalement pas rejeter une demande pour absence d'activité inventive si l'invention telle que revendiquée comprend au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire. Le terme "notoire" devait être interprété de façon restrictive. Voir aussi T 918/14.

Dans l'affaire T 1411/08, la chambre a interprété le terme "notoires" comme impliquant que les détails techniques ne sont pas pertinents. La chambre a indiqué que lorsqu'une division de la recherche a décidé de ne pas effectuer de recherche, la division d'examen n'est pas toujours tenue d'effectuer une "recherche additionnelle" avant d'élever une objection pour absence d'activité inventive. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est possible de soulever une objection de défaut d'activité inventive en l'absence d'état de la technique matérialisé par des documents … Ceci doit alors être possible lorsqu'une telle objection se fonde sur des connaissances techniques "notoires", ou qui relèvent incontestablement des connaissances générales de la personne du métier (T 1242/04). De tels cas sont toutefois exceptionnels, et une recherche est nécessaire le reste du temps. En l'espèce, la division d'examen aurait pu et aurait dû s'assurer qu'une recherche avait été effectuée avant de rejeter la demande pour absence d'activité inventive. La chambre a considéré que l'absence de "recherche additionnelle" constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire T 929/18, la chambre, se référant à la décision T 1411/08, a estimé qu'un appareil mobile destiné aux utilisateurs et appartenant à un groupe de partage de données pair-à-pair constituait une caractéristique technique de l'infrastructure du système, ce qui allait au-delà d'un système de traitement de données notoire. Elle a donc renvoyé l'affaire à la division d'examen afin que cette dernière effectue une recherche additionnelle (CBE Directives C‑IV, 7.2 version de mars 2022 – version de mars 2022). La chambre a relevé que les Directives ne précisaient pas les éléments qu'une telle recherche additionnelle devait inclure. Selon elle, dans un cas tel que celui-là, dans lequel aucune recherche n'avait été effectuée, la recherche additionnelle devait être aussi complète qu'une recherche ordinaire sur l'état de la technique effectuée au titre de l'art. 92 CBE. Par ailleurs, les résultats de la recherche devaient figurer dans le dossier public, soit dans un document séparé, soit dans une notification de la division d'examen. À tout le moins, le domaine de la recherche et les documents pertinents devaient être précisés. Dans le cas où la recherche ne produirait aucun document pertinent, une déclaration à cette fin permettrait au demandeur, à une chambre de recours et aux tiers de conclure que la recherche a été menée à son terme.

Dans l'affaire T 1924/07, la chambre a estimé que le fait que le demandeur déclare, dans la demande initiale, qu'un état de la technique donné est connu, n'est généralement pas un motif suffisant pour ne pas effectuer de recherche additionnelle. Il ne peut être renoncé à une recherche additionnelle que si toutes les caractéristiques techniques d'une revendication correspondent à un état de la technique notoire.

Dans l'affaire T 2299/10, la décision attaquée se fondait, entre autres, sur l'objection selon laquelle l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. L'OEB brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale avait émis une déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale en vertu de l'art. 17.2)a) PCT. Aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'avait non plus été établi. La division d'examen avait examiné la demande bien qu'aucune recherche n'ait été effectuée. Cela n'est toutefois possible que dans des cas exceptionnels et, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il ne peut être renoncé à une recherche additionnelle concernant un état de la technique pertinent que si les caractéristiques techniques des revendications sont considérées comme "notoires", c'est-à-dire génériques et connues au point de ne pouvoir être raisonnablement réfutées (voir T 1411/08). La chambre a estimé que les caractéristiques techniques allaient au-delà des simples connaissances générales de la personne du métier et qu'elles ne pouvaient être considérées comme "notoires". Le fait qu'un demandeur déclare, dans la demande initiale, qu'un état de la technique donné est connu, n'est généralement pas un motif suffisant pour ne pas effectuer de recherche additionnelle, étant donné que de telles déclarations peuvent être retirées ou atténuées – ce qui est d'ailleurs souvent le cas. De plus, cela ne pourrait s'appliquer que si toutes les caractéristiques techniques de la revendication étaient présentées comme connues (voir T 1924/07). Or, en l'espèce, le requérant n'avait pas déclaré que les caractéristiques pertinentes de la revendication 1 étaient connues. La nouveauté et l'activité inventive de la revendication 1 ne pouvaient donc être appréciées de façon définitive sans que l'on ait connaissance de l'état de la technique pertinent, matérialisé par des documents. Il était donc nécessaire que la requête fasse l'objet d'une recherche sur l'état de la technique. Par conséquent, il convenait de renvoyer l'affaire pour que soit effectuée une recherche additionnelle et pour que l'examen soit poursuivi.

Dans l'affaire T 359/11, la chambre a estimé que lorsque l'administration chargée de la recherche a déclaré, soit dans un rapport de recherche, soit dans une déclaration selon laquelle il ne serait pas établi de rapport de recherche, qu'il n'est pas nécessaire de citer de preuves documentaires concernant l'état de la technique, au motif que toutes les caractéristiques techniques sont notoires, il appartient toujours à la division d'examen de juger si une recherche additionnelle doit être effectuée, en appliquant le critère selon lequel, si l'invention telle que revendiquée contient au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire, la demande ne devrait normalement pas être rejetée pour absence d'activité inventive sans qu'une recherche additionnelle soit effectuée (voir T 690/06). Dans l'affaire en cause, la décision prise par la division d'examen de trancher la question de l'activité inventive sans effectuer de recherche additionnelle ne pouvait être considérée comme justifiée que si l'objet revendiqué ne comprenait pas de caractéristiques techniques non notoires.

Dans l'affaire T 2249/13, le requérant a mis en doute la légitimité du communiqué de l'OEB, en date du 1^er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques (JO 2007, 592), qui annonçait que les revendications portant sur une méthode en vue de faire des affaires ne donneraient pas lieu à une recherche. Le requérant a estimé qu'une telle discrimination n'était pas justifiée et que l'OEB s'était indûment enrichi en percevant la taxe de recherche sans effectuer la recherche. De plus, la déclaration de la division d'examen selon laquelle elle n'avait pas effectué de recherche ne pouvait être considérée comme un rapport de recherche européenne en vertu de la règle 63(2) CBE, étant donné que la division de la recherche n'avait pas appliqué la règle 63(1) CBE en n'invitant pas le requérant à déposer une déclaration indiquant les éléments qui devaient faire l'objet de la recherche. La chambre a souligné qu'elle appliquait la CBE et les dispositions connexes telles qu'elles existaient. Le règlement relatif aux taxes ne prévoyait pas le remboursement de la taxe de recherche dans le cas où il était émis, en vertu de la règle 63 CBE, une déclaration selon laquelle il n'était pas effectué de recherche. La règle 63(2) CBE dispose qu'une telle déclaration est considérée comme le rapport de recherche européenne. De plus, le fait que la division de la recherche ne s'était pas conformée à la règle 63(1) CBE (absence de notification à l'intention du requérant) ne changeait en rien la situation juridique. Les actes de la division de la recherche n'étaient pas susceptibles de recours auprès de la chambre (art. 106(1) CBE). Pour cette même raison, le fait que la division de la recherche s'était appuyée sur le communiqué de l'OEB, en date du 1^er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques, n'était pas davantage susceptible de recours. La chambre a donc jugé que la requête en remboursement (partiel) de la taxe de recherche n'était pas recevable.

Dans l'affaire T 1895/13, se ralliant à la décision T 2249/13, la chambre a souligné qu'elle ne pouvait qu'appliquer la CBE et les dispositions connexes telles qu'elles étaient libellées. L'art. 9(1) RRT ne prévoit un remboursement de la taxe de recherche que si la demande de brevet européen est retirée avant que l'OEB n'ait commencé à établir le rapport de recherche, et non dans le cas d'une déclaration selon laquelle il ne peut être effectué de recherche en vertu de la règle 63 CBE. En outre, il y a lieu de supposer que la division de la recherche a analysé le jeu de revendications avant de décider d'émettre une déclaration selon laquelle il ne pouvait être effectué de recherche ; on ne saurait donc faire valoir que l'OEB s'est indûment enrichi. La chambre a expliqué qu'elle n'avait par ailleurs pas compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la procédure de délivrance de brevets (cf. J 14/87, JO 1988, 295).