a) Généralités 

Conformément à la règle 80 CBE (règle 57bis CBE 1973), les revendications d'un brevet délivré peuvent être modifiées dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant. Avant l'introduction de la règle 57bis CBE 1973 (entrée en vigueur le 1^er juin 1995, voir décision du Conseil d'administration, JO 1995, 9), il avait été précisé par la jurisprudence qu'au cours de la procédure d'opposition (recours), le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, qui peut refuser de prendre en compte les modifications proposées, si elles ne sont ni opportunes ni nécessaires (voir p. ex. T 406/86, JO 1989, 302). Pour des exemples de décisions ultérieures mentionnant ces critères dans le cadre de la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE), voir T 17/97, T 313/98, T 994/03, T 263/05, JO 2008, 329, T 323/05, T 340/10, T 2063/15.

Il est souligné dans l'affaire T 256/19, quant aux notes relatives à l'introduction de la règle 57bis CBE 1973 (communiqué en date du 1^er juin 1995, JO 1995, 409), que la règle 80 CBE constitue une pure disposition de fond régissant le droit du titulaire de modifier le brevet et ne précise pas jusqu'à quelle date les modifications peuvent être apportées (concernant les "modifications présentées tardivement" et en particulier le pouvoir d'appréciation s'agissant de leur admission, voir chapitre IV.C.5.1.4 ci-après). De l'avis de la chambre, le libellé de la règle 80 CBE (notamment la formulation "peuvent être modifiés dans la mesure où") indique que les revendications peuvent être modifiées dans la mesure où les modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition ; les revendications ne peuvent être modifiées pour une autre raison. L'exigence prévue à la règle 80 CBE est par conséquent semblable à celle de l'art. 123(2) CBE (voir notamment "ne peut être modifié de manière que"). Aussi la chambre a-t-elle estimé que la règle 80 CBE ne prévoit aucun pouvoir d'appréciation, mais contient une exigence de fond portant sur l'admissibilité d'un brevet tel que modifié et non sur sa recevabilité (voir aussi T 123/22).

Conformément à l'affaire T 323/05, qui portait sur une requête visant à adapter la description, la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) fixe une limite aux modifications susceptibles d'être apportées au brevet. L'art. 84 CBE 1973 et la règle 57bis CBE 1973 sont les deux dispositions qui doivent guider le titulaire du brevet lorsqu'il est invité par la division d'opposition à adapter la description. En d'autres termes, les modifications doivent être appropriées et nécessaires, et rien de plus.

Dans l'affaire T 750/11, la chambre a fait observer qu'une modification au titre de la règle 80 CBE est recevable lorsqu'elle peut être considérée comme une tentative de bonne foi de répondre à un motif d'opposition (voir aussi T 123/22). Une modification qui limite encore l'objet d'une revendication indépendante est ainsi conforme à la règle 80 CBE du point de vue de la forme. La question de savoir si une telle modification répond effectivement à un motif d'opposition ne doit être tranchée qu'au cours de l'examen quant au fond. Il a ainsi été reconnu que le demandeur avait tenté de bonne foi de répondre aux objections dans, par exemple, les décisions T 1175/11 et T 1797/16. Un contre-exemple est donné dans l'affaire T 1833/15 (dans laquelle la modification ne changeait pas l'objet de la revendication, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de bonne foi). Dans l’affaire T 276/20, la chambre a interprété la règle 80 CBE comme exigeant au moins une tentative de bonne foi visant à surmonter un motif d’opposition, c’est-à-dire lorsqu’il semble à tout le moins plausible que la modification puisse changer la portée de la revendication et donc remédier potentiellement à des objections au titre d’un ou de plusieurs motifs d’opposition.

Dans l'affaire T 993/07, la chambre a rappelé que la règle 80 CBE représente un régime juridique spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition, à l'instar de la règle 137 CBE pour les modifications apportées au cours de la procédure d'examen. La chambre a interprété la règle en ce sens que pendant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet n'a le droit de modifier le brevet, par exemple ses revendications, que pour remédier à une objection fondée sur un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, de manière à éviter le cas échéant une révocation du brevet (ce qui a été confirmé dans la décision T 21/16 et considéré comme jurisprudence constante). La chambre a indiqué, dans le droit fil de cette interprétation, que la procédure d'opposition n'est pas censée offrir au titulaire d'un brevet l'occasion de remédier à ce qu'il considère comme des carences de son brevet, par exemple lorsque celui-ci comporte un nombre de revendications indépendantes et/ou dépendantes insuffisant pour définir l'ensemble des modes de réalisation ayant une valeur commerciale. Il est évident que ni la règle 80 CBE, ni la procédure d'opposition n'ont été conçues pour permettre l'ajout d'une ou de plusieurs revendications indépendantes et/ou dépendantes susceptibles d'améliorer les positions de repli en cas de futures actions en nullité auprès d'une juridiction nationale (confirmé dans la décision T 1764/17). La chambre a également fait observer qu'une procédure de limitation en vertu de l'art. 105bis CBE n'était pas soumise à la même exigence que celle énoncée à la règle 80 CBE. Dans l’affaire T 2444/18, la chambre a conclu que l’adaptation au nombre réduit de revendications précédentes découlant d’autres modifications constituait néanmoins une pratique courante qui ne pouvait enfreindre la règle 80 puisque cette adaptation n’entraînait pas un changement de contenu, mais se contentait de préserver les renvois toujours applicables. De plus, la chambre a relevé que la règle 80 CBE concerne la modification d’un brevet européen, à savoir une comparaison entre une version modifiée et la version délivrée et non pas une comparaison entre différentes versions modifiées.

Dans l'affaire T 359/13, la chambre a retenu que la règle 80 CBE ne prévoyait aucune restriction concernant la forme des modifications que le titulaire d'un brevet peut (chercher à) apporter pour répondre à des objections soulevées (en l'occurrence : reformuler la revendication de produit en revendication d'utilisation). Au contraire, le titulaire d'un brevet est libre de rédiger les propositions de modifications à apporter au fascicule de n'importe quelle manière jugée appropriée. Même dans la situation examinée dans l'affaire G 1/99, dans laquelle les exigences du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus imposaient des restrictions quant à la manière de modifier les revendications, un opposant / requérant n'est pas habilité à prescrire la forme des modifications que peut apporter le titulaire du brevet / intimé (cf. T 23/04). Dans l'affaire T 123/22, la chambre a confirmé l’approche de la chambre dans l'affaire T 359/13 et a ajouté, en renvoyant à l'affaire T 750/11, qu'aux fins d'apprécier s'il est satisfait à l'exigence prévue par la règle 80 CBE, le seul critère déterminant est de savoir si la modification a été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Aux fins de déterminer si une modification des revendications au sens de la règle 80 CBE a été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition, il importe donc peu de savoir si les caractéristiques supplémentaires introduites dans une revendication contestée proviennent de revendications dépendantes ou de la description.

Dans l'affaire T 1285/15, la chambre a souligné que la formulation même de la règle 80 CBE ("… apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition…") montre clairement qu'il convient de tenir compte de la situation au moment de la modification pour déterminer si cette disposition a été respectée. Le fait que, comme c'est le cas en l'espèce, les revendications aient été modifiées à nouveau à un stade ultérieur et que, par conséquent, la suppression de la phrase n'était plus nécessaire ne permet pas de conclure que la modification de la description enfreignait rétroactivement la règle 80 CBE. La modification initiale pouvait encore être considérée comme ayant été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition.

Dans l'affaire T 946/16, la chambre a observé que l'objection soulevée par les opposantes reposait sur une interprétation erronée de la règle 80 CBE. Les modifications mentionnées dans cette règle ne sont pas celles par rapport à une version précédente, différente du brevet tel que délivré. Une telle interprétation de la règle 80 CBE conduirait à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE. Elle mènerait entre autres à l'impossibilité pour la titulaire de pouvoir surmonter une objection de clarté à l'encontre d'une modification remplissant elle-même les dispositions de la règle 80 CBE.