9.1. Allgemeine Grundsätze

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel voraus. Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in Inter-partes-Verfahren liegt zunächst beim Einsprechenden, der nachweisen muss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen. Die Beweislast kann vom Einsprechenden auf den Patentinhaber übergehen, wenn der Einsprechende seiner Beweislast genügt hat.

Ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung setzt ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel voraus (s. z. B. Entscheidung T 19/90, ABl. 1990, 476, und Entscheidung T 890/02, ABl. 2005, 497). Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in Inter-partes-Verfahren liegt beim Einsprechenden, der nachweisen muss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen (s. Entscheidung T 182/89, ABl. 1991, 391). Unter Verweis auf T 182/89 erklärte die Kammer in T 406/91, dass eine bloße Erklärung des Einsprechenden, wonach die einmalige Wiederholung eines von mehreren in einem Patent enthaltenen Beispielen "genau nach der Beschreibung" nicht die im Patent beanspruchten Ergebnisse erbracht habe, zur Erfüllung der Beweispflicht grundsätzlich nicht ausreicht (s. T 406/91 sowie T 418/91, T 548/91, T 588/93, T 465/97, T 998/97, T 499/00, T 751/00 und T 967/09).

Die Kammer in T 642/22 stellte fest, dass T 19/90 (erfolgreicher Einspruch aufgrund ernsthafter, durch nachprüfbare Fakten erhärteter Zweifel) nicht bedeutet, dass der Einsprechende notwendigerweise Beweismittel wie Versuchsdaten dafür vorlegen muss, dass die beanspruchten Furangehalte nicht erreicht werden können. Vielmehr könne das Vorhandensein nachprüfbarer Fakten, die Zweifel an der Vollständigkeit der Offenbarung begründen könnten, aus dem Patent selbst oder aus dem allgemeinen Fachwissen abgeleitet werden (T 2038/19; T 1187/20).

Zur Frage der Beweislast im Beschwerdeverfahren siehe auch T 1138/20 allgemein und T 1076/21 spezifisch in Bezug auf Einwände gemäß Art. 83 EPÜ.

Aufgrund der in T 1076/21 erörterten Fragen, der darin enthaltenen Bestätigung und Klarstellung von Schlüsselkonzepten und Erörterung der genannten Konzepte, insbesondere zu Art. 83 EPÜ / Art. 100 b) EPÜ und zum Beweisrecht, soll diese jüngere Entscheidung hier ausführlich zusammengefasst werden.

Bestätigung und Klarstellung der Grundsätze des Beweisrechts in Bezug auf Art. 83 EPÜ in T 1076/21.

In T 1076/21 argumentierte der Beschwerdegegner (Einsprechende) unter Verweis auf T 585/92, dass der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Beweislast für die ausreichende Offenbarung des Patents trage, weil die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen habe. Der Beschwerdeführer bestritt, dass der Beschwerdegegner seiner anfänglichen Beweislast genügt habe. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Beweislast für die Tatsachen und Beweismittel in der Sache (die zunächst beim Einsprechenden lag) nicht allein deshalb auf den Patentinhaber überging, weil das Patent wegen einer angeblich unzureichenden Offenbarung widerrufen worden war. Sie erinnerte daran, dass ein Einwand gegen eine Anmeldung (oder ein Patent) wegen unzureichender Offenbarung nur dann erhoben werden kann, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel vorliegen (T 19/90). Nach der Patenterteilung besteht die Rechtsvermutung, dass das Patent den Erfordernissen des EPÜ genügt. Diese Annahme kann widerlegt werden. Die Frage, wie gewichtig die Vorbringen sein müssen, um die Rechtsvermutung zu widerlegen, hängt davon ab, wie stark diese Rechtsvermutung ist. Eine starke Vermutung erfordert ein substanzielleres Vorbringen als eine schwache Vermutung. Beim Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung hängt die Stärke davon ab, wie die Erfindung im Patent offenbart ist (T 63/06, T 55/18). Die Beweislast für Tatsachen und Beweismittel zur Stützung einer Behauptung der unzureichenden Offenbarung kann vom Einsprechenden auf den Patentinhaber übergehen, wenn der Einsprechende seiner Beweislast genügt und ausreichende Tatsachen und Beweismittel vorgelegt hat, um die Vermutung der Rechtsgültigkeit zu widerlegen (T 338/10, T 2218/16). Diese Beweislastumkehr kann allerdings nur durch ausreichendes Vorbringen in der Sache bewirkt werden; formale Gründe alleine, wie etwa das bloße Vorliegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents, führen nicht zu einer Beweislastumkehr in der Sache. Wird die Argumentation in der angefochtenen Entscheidung an sich für falsch befunden, kann sich die Beweislast in der Sache nicht umkehren (T 499/00, T 1608/13).

Mit der Beweislast verbunden ist die Substantiierungslast ("burden to substantiate a case"). Der Einsprechende muss somit zunächst Tatsachen vorbringen und begründen, warum diese Tatsachen seine Behauptung stützen (T 182/89). Auf diese Substantiierungslast von Tatsachen und Beweismitteln folgt dann die Beweislast für diese Tatsachen, der in der Regel durch Vorlage von Beweismitteln genügt wird. Nur im Ausnahmefall einer schwachen Vermutung der Rechtsgültigkeit wegen mangelnder Informationen im Patent kann die Vorlage von plausiblen Argumenten allein ausreichend sein (T 63/06, T 1558/11). Häufig werden beide Aspekte zusammen als Beweislast bezeichnet.

Dies hat möglicherweise zu der fälschlichen Annahme geführt, dass ein Befund der unzureichenden Offenbarung stets dazu führen würde, dass die Beweislast auf den Patentinhaber übergeht. Bei der Unterscheidung zwischen der "Substantiierungslast" und der "Beweislast in der Sache" stellte die Kammer fest, dass sich aus der Rechtsprechung klar ableiten lässt, dass nach einer Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Gewährung eines Einwands wegen unzureichender Offenbarung der Patentinhaber dafür zuständig ist, im Beschwerdeverfahren zu substantiieren, warum diese Entscheidung falsch war. Die Beweislast in der Sache (und folglich das Risiko der Nichterweislichkeit der betreffenden Tatsache) kehrt sich jedoch nur um, wenn sich die Einschätzung der Einspruchsabteilung, dass die vorgelegten Tatsachen und Beweismittel ausreichend gewesen seien, um der Beweislast des Einsprechenden zu genügen, als richtig herausstellt. Die Substantiierungslast lag beim Beschwerdeführer. Die Kammer merkte jedoch an, dass ein Beschwerdefall nicht zwingend durch die Vorlage von Tatsachen und Beweismitteln substantiiert werden muss, die diejenigen des Einsprechenden widerlegen. Stattdessen kann auch begründet werden, warum die Argumentation der Einspruchsabteilung zur unzureichenden Offenbarung falsch war und warum die Beweislast in der Sache weiterhin beim Einsprechenden liegt.

Der Patentinhaber in T 1076/21 substantiierte seine Beschwerde. Der Beschwerdegegner reichte keine Nachweise dafür ein, dass die Anleitung im Patent unzureichend war, und wies auch nicht nach, dass der angeblich ungewöhnliche Parameter tatsächlich ungewöhnlich war; er kam also seiner Beweislast in der Sache nicht nach. Die Einspruchsabteilung konnte ihre Entscheidung nicht wie erforderlich auf überprüfbare Fakten stützen, und die Beweislast ging nicht auf den Patentinhaber über. Hinsichtlich eines weiteren Aspekts kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Parteien einander widersprechende, aber unsubstantiierte Aussagen zu den Tatsachen gemacht hatten und deshalb der Sachverhalt im Zweifelsfall im Sinne des Patentinhabers ausgelegt werden sollte (T 72/04).

- Anwendung von T 1076/21 durch die Rechtsprechung:

In T 127/22 befand die Kammer unter Verweis auf T 1076/21, dass die Beweislast nicht allein dadurch auf den Patentinhaber übergeht, dass das Patent im Einspruchsverfahren wegen angeblich unzureichender Offenbarung widerrufen wurde. Im vorliegenden Fall sei der Übergang der Beweislast auf den Patentinhaber jedoch durch weitere Gründe gerechtfertigt gewesen. Wenn das Patent keine Informationen dazu enthalte, wie ein Merkmal der Erfindung umzusetzen ist, bestehe nur eine schwache Vermutung, dass die Erfindung ausreichend offenbart ist. In diesem Fall könne der Einsprechende sich seiner Beweislast entledigen, indem er plausibel argumentiert, dass das allgemeine Fachwissen die Fachperson nicht befähigen würde, dieses Merkmal in die Praxis umzusetzen. Im vorliegenden Fall bestand nur eine schwache Vermutung zugunsten des Patentinhabers. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass es in Ermangelung eines Hinweises oder einer klaren Anleitungen zu den Prüfbedingungen nicht möglich war, die relativen Gasflüsse in den verschiedenen Zonen des Katalysatorgegenstands zuverlässig und genau zu bestimmen.

In T 1708/22 (angeblich ungenau definierter Dichteparameter – aber verschiedene Verfahren bekannt – zugängliches Handelsprodukt, dessen Zusammensetzung bestimmt werden konnte – mangelhafte Beweismittel des Einsprechenden) entschied die Kammer unter Bezugnahme auf T 1076/21, dass die Beweislast nicht auf den Beschwerdeführer (Patentinhaber) übergeht, nur weil die Einspruchsabteilung zu dem Schluss gelangt ist, dass das Patent nicht den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ entspricht.

In den folgenden Abschnitten werden bestimmte Aspekte im Zusammenhang mit der Beweislast behandelt. Zum konkreten Fall der Parameter siehe auch dieses Kapitel II.C.5.5.3. Zur zweiten medizinischen Verwendung siehe Kapitel II.C.6.8 "Nachveröffentlichte Dokumente" und vorstehend II.C.7.2 sowie z. B. die jüngsten Entscheidungen T 1394/21, T 2790/17, T 1210/20, und T 1779/21 mit Verweis auf G 2/21 (ABl. 2023, A85, Nrn. 74 und 77 der Gründe).