6. Exécution de l'invention
6.8. Documents publiés ultérieurement (post-published documents)
Un exposé suffisant doit, en principe, exister à la date de priorité du brevet, tandis que les documents publiés ultérieurement peuvent être utilisés uniquement dans certaines circonstances comme preuve que l’exposé peut être reproduit sans effort excessif. La question des preuves publiées ultérieurement a donné lieu dans T 116/18 (JO 2022, A76) à la saisine de la Grande Chambre der recours (voir décision G 2/21, JO 2023, A85). La saisine portait essentiellement sur la question de l’activité inventive (art. 56 CBE), le titulaire renvoyant à une preuve publiée ultérieurement pour établir que le problème était résolu et que l’effet technique allégué était atteint. La chambre y définit le terme de moyens de preuve publiés ultérieurement. Dans l’affaire T 116/18, la chambre identifie trois grandes lignes de jurisprudence : T 1329/04, T 609/02, T 488/16, T 415/11, T 1791/11 et T 895/13 du 21 mai 2015 date: 2015-05-21 (plausibilité ab initio – la plausibilité a été finalement niée dans ces décisions) ; T 919/15, T 578/06, T 2015/20, T 536/07, T 1437/07, T 266/10, T 863/12, T 184/16 (défaut de plausibilité ab initio – la plausibilité a été finalement reconnue dans ces décisions) ; T 31/18, T 2371/13 (ligne de jurisprudence "sans plausibilité").
La Grande Chambre de recours, dans l’affaire G 2/21 (JO 2023, A85), a notamment énoncé aux points 10 et 11 que la chambre dans l’affaire T 116/18 avait explicitement jugé que le motif d’opposition tiré de l’art. 100b) CBE n’était pas pertinent pour trancher le recours. Les questions soumises ne pouvaient donc, selon la Grande Chambre de recours, pas être reformulées par l’ajout d’une référence à la suffisance de l’exposé et à l’art. 83 CBE. La Grande Chambre de recours avait néanmoins connaissance de la jurisprudence, en particulier concernant les revendications relatives à une seconde application thérapeutique où la notion de “plausibilité” a été utilisée ; elle a cité les principales décisions de jurisprudence (points 73-77 des motifs) et a déclaré que la possibilité de recourir à des moyens de preuve publiés ultérieurement est beaucoup plus étroite dans le cadre de la suffisance de l’exposé (art. 83 CBE) que dans le cadre de l’activité inventive (art. 56 CBE). La Grande Chambre de recours a déclaré que pour satisfaire à l’exigence selon laquelle l’invention doit être exposée d’une manière suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l’exécuter, la preuve d’un effet thérapeutique revendiqué doit être fournie dans la demande telle qu’elle a été déposée, en particulier si, en l’absence de données expérimentales dans la demande telle qu’elle a été déposée, il ne serait pas crédible pour la personne du métier que l’effet thérapeutique est obtenu. Une lacune à cet égard ne peut pas être comblée par des moyens de preuve publiés ultérieurement (point 77 des motifs).
Le fait que des données expérimentales n'ont été publiées qu'après la date de dépôt de la demande en cause ne remet pas en cause leur qualité de preuve d'un phénomène physique qui existe indépendamment de toute date de publication (T 416/14). A rapprocher de G 2/21, point 91 des motifs, selon lequel les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet ne peuvent être écartés au seul motif que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et ont été produits après cette date.
Même si la suffisance de l'exposé doit, en principe, être établie à la date de priorité, les documents publiés ultérieurement peuvent être utilisés comme éléments de preuve attestant que le concept revendiqué peut être mis en pratique. En conséquence, la chambre a décidé de prendre en compte ces documents, bien qu'ils aient été produits tardivement (T 1164/11 à propos d'une invention allant contre les principes scientifiques généralement admis).
Dans l'affaire T 2070/13, la chambre a constaté que D16 – un fascicule de brevet – ne donnait aucune directive sur la manière de déterminer l'anti-adhérence ; le document ayant été publié ultérieurement par rapport au brevet en cause, sa divulgation était donc sans pertinence pour la suffisance de l'exposé.
Voir aussi T 2037/22 (preuve d’un effet technique revendiqué non thérapeutique).
Voir aussi le présent chapitre II.C.7.2. "Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – effet crédible". La jurisprudence avant G 2/21 se trouve dans la JCR, 10e éd. 2022.
- T 0867/23
In T 0867/23 the board decided on the basis of the patent as granted (main request). Claim 1 was worded as a purpose-limited product claim in accordance with Art. 54(5) EPC. The treatment of "primary negative symptoms of schizophrenia" was a functional feature of claim 1.
The parties were in dispute regarding whether the application as filed made the claimed therapeutic effect plausible, and whether post-published evidence could be taken into account. The question was whether, on the basis of the evidence contained in the application as filed, cariprazine was demonstrated to have the claimed therapeutic effect on primary negative symptoms of schizophrenia.
In support of its reasoning, the board cited G 2/21 (point 77 of the Reasons), in which the Enlarged Board had explained that, in order to meet the requirement of sufficiency of disclosure, "[…] the proof of a claimed therapeutic effect has to be provided in the application as filed, in particular if, in the absence of experimental data in the application as filed, it would not be credible to the skilled person that the therapeutic effect is achieved. A lack in this respect cannot be remedied by post-published evidence..
In the board's view, this statement of the Enlarged Board did not set a new standard for reliance on post-published evidence in the context of sufficiency of disclosure, i.e. a standard which would depart from the previously cited case law summarised in G 2/21 (as noted in T 979/23). Following G 2/21, a reliance on post-published evidence was not ruled out generally in the context of sufficiency of disclosure for second medical use claims. The reliance on post-published evidence could also not be limited to situations in which it served no useful purpose, i.e. cases in which the effect was already convincingly proven in the application to such an extent that the use of post-published evidence, as a superfluous confirmation of the already proven effect, would be of no relevance. The board explained that, in other words, the scope of reliance on post-published evidence was not zero.
In the case in hand, the board considered that the application as filed contained experimental data reflecting an effect on primary negative symptoms of schizophrenia, and thus disclosed the suitability of cariprazine for the claimed therapeutic indication (see T 609/02). Under these circumstances, the board established that post-published evidence D13 could be taken into account to back up the findings in the application as filed.
The board found that D13 confirmed the findings of the patent, and showed improvements in negative symptoms while excluding indirect effects related to positive, depressive, or EPS (extrapyramidal) symptoms as causal factor. Accordingly, D13 supported the conclusion that cariprazine was effective on primary negative symptoms and refuted the appellants' objection that the improvement could relate to secondary negative symptoms. Therefore, the criteria of sufficiency of disclosure were satisfied.