1.9.1 Principes

Selon la jurisprudence constante (résumée p. ex. dans les décisions T 219/09, T 1944/10 ou T 3069/19), il n'est normalement pas permis de modifier une revendication en puisant des caractéristiques isolées dans un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine uniquement de façon combinée, par exemple un mode de réalisation particulier dans la description ou des dessins de la demande initiale (T 1067/97, T 714/00, T 25/03, T 2095/12, T 1365/16).

Un objet modifié qui est une généralisation d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine et qui se trouve intermédiaire entre ce mode particulier de réalisation et la définition de l'invention en termes généraux d'origine est souvent désigné par l'expression "généralisation intermédiaire" (voir p. ex. T 461/05, T 191/04 ; voir aussi T 2311/10) et parfois par l'expression "restriction intermédiaire" (voir T 461/05, T 879/09, T 2537/10). Dans d'autres décisions, l'expression "généralisation intermédiaire" s'entend d'une combinaison non divulguée – et donc inadmissible – de caractéristiques sélectionnées se situant quelque part entre une divulgation initialement large et une divulgation spécifique plus limitée (T 1408/04). Une généralisation intermédiaire se différencie du cas d'une simple généralisation (comme p. ex. dans les décisions T 910/03, T 404/03) car dans le premier cas une définition de l'invention en termes généraux fait partie de la divulgation d'origine (T 461/05).

Dans la décision T 1238/08, la chambre a fait observer qu'il serait contraire à la finalité de l'art. 123(2) CBE d'admettre des généralisations intermédiaires non divulguées au seul motif que la demande telle que déposée initialement ne mentionnait aucune position de repli appropriée.

Une généralisation intermédiaire n'est justifiée qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste entre les caractéristiques de la combinaison particulière (voir p. ex. T 1067/97, T 25/03, T 876/05, T 1587/12, T 1561/14, T 2003/14, T 879/18) ou si la caractéristique extraite n'est pas indissociablement liée à ces caractéristiques (voir p. ex. T 714/00, T 2154/11 et T 2287/11, T 775/17). Voir également p. ex. les décisions T 1397/09, T 2172/11, T 2095/12, T 2489/13, T 2313/13, T 1469/15, T 152/16 et T 1365/16, qui font référence à ces deux critères, voir aussi les résumés des décisions T 1500/07 et T 500/11 ci-dessous.

La chambre, dans l'affaire T 962/98, a constaté qu'une telle généralisation intermédiaire n'est admissible que si la personne du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que ces caractéristiques ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général (souvent citée, voir par ex T 1144/08, T 313/09, T 879/09, T 2185/10, T 500/11, T 2489/13, T 1002/14, T 978/15). En d'autres termes, pour être admissible, cette généralisation intermédiaire doit résulter des informations non ambiguës que la personne du métier tirerait de la lecture de l'exemple et du contenu de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire T 461/05, la chambre a constaté que la revendication 4 telle que modifiée définissait un objet moins général que l'objet défini par la revendication 1 dans la version originale, mais plus général que le mode particulier de réalisation correspondant au cas 2a tel que divulgué dans la description et l'objet de la revendication 6 déposée à l'origine. La modification comportait l'omission de certaines caractéristiques de la combinaison de caractéristiques du mode particulier de réalisation. La chambre a énoncé que les dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 ne s'opposent à une telle modification que dans le cas où la modification présente à la personne du métier des informations nouvelles qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande dans la version originale. Or, une restriction d'une revendication par l'addition d'un certain nombre de caractéristiques d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine n'apporte pas de telles informations nouvelles. Par contre, l'omission des caractéristiques restantes du mode de réalisation introduirait de nouvelles informations dans le cas où les caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution du mode particulier de réalisation de l'invention. Dans l'affaire en instance, la chambre ne voyait pas de raison pour laquelle ces caractéristiques omises seraient nécessaires pour la réalisation de l'invention. La revendication 4 telle que modifiée était donc conforme à l'art. 123(2) CBE. Voir aussi T 273/10.

Dans l'affaire T 1906/11, la chambre a souligné que le fait de classer une modification comme une "généralisation intermédiaire" ou autrement, par exemple comme une "omission d'une caractéristique initialement revendiquée" ou une "sélection multiple à partir de deux groupes de caractéristiques alternatives", ne permettait pas, en soi, de tirer une quelconque conclusion concernant l'admissibilité de cette modification au titre de l'art. 123(2) CBE. Selon cette décision, il importe uniquement de savoir si une personne du métier tirerait du texte modifié de la demande ou du brevet des informations supplémentaires pertinentes sur le plan technique, par rapport à une personne du métier qui ne prendrait connaissance que du texte divulgué à l'origine. Il n'y a violation des dispositions de l'art. 123(2) CBE que si l'on peut constater l'existence d'informations supplémentaires pertinentes sur le plan technique (cité dans la décision T 802/13). Dans l'affaire T 248/12, la chambre a énoncé, à propos de la "pertinence technique" de l'information supplémentaire, que l'affaire T 1906/11 ne peut être comprise comme définissant un nouveau critère pour juger des modifications au regard de l'art. 123(2) CBE, puisque cela serait en contradiction avec la "norme de référence" ("gold standard" ; voir G 2/10, JO 2012, 376). Voir également la décision T 1791/12, dans laquelle la chambre a estimé que la décision T 1906/11 ne fait apparaître aucune interprétation divergente des principes énoncés dans la décision G 2/10 concernant l'analyse des modifications. Dans l'affaire T 1471/10, la chambre a considéré que c'est la "norme de référence" ("gold standard") qui reste la norme ultime pour apprécier s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE en cas de généralisation intermédiaire (comme énoncé au chapitre II.E.1.3.1; voir également T 2392/10, T 1791/12, T 1762/21). Cette approche a été appliquée dans l’affaire T 321/23 où la chambre a fait observer que, dans le contexte des généralisations intermédiaires également, les divers tests élaborés pour différents types de modifications, peuvent aider, mais ne peuvent pas remplacer la "norme de référence" ("gold standard") et ne devraient pas aboutir à un résultat différent.

Selon la décision T 2311/10, dans le cas d'une généralisation intermédiaire, le test du caractère essentiel ou test en trois points est peu utile, voire trompeur. Voir également les décisions T 1840/11, T 2095/12 et T 2489/13. Concernant le test en trois points ou test du caractère essentiel en général, voir le chapitre II.E.1.4.4 ci-dessus. De même, dans l’affaire T 9/19, la chambre a estimé que le degré de pertinence ou le caractère essentiel d’une caractéristique n’est pas le test pertinent pour apprécier si une modification entraîne une extension de l’étendue de la demande.

Dans l'affaire T 1387/05, la chambre a constaté que les mêmes principes s'appliquent à la fois à l'art. 76(1) CBE et à l'art. 123(2) CBE 1973. Il s'ensuit qu'il n'est normalement pas permis, aux termes de l'art. 76(1) CBE 1973, d'extraire des caractéristiques d'un ensemble de caractéristiques qui ont été initialement exposées dans une demande antérieure les unes combinées aux autres uniquement, et de revendiquer dans une demande divisionnaire ces caractéristiques isolées de leur contexte, à savoir de la combinaison divulguée dans la demande antérieure. Voir également le résumé des affaires jointes T 1500/07, T 1501/07 et T 1502/07 dans le chapitre II.E.1.9.2 ci-dessous.