a) Einreichungszeitpunkt – zur Frage, ob neues Vorbringen früher hätte eingereicht werden müssen 

(i) Pflicht der Beteiligten zur ordnungsgemäßen Verfahrensführung 

In T 1014/17 war die Kammer der Auffassung, dass der Beschwerdeführer unter den gegebenen Umständen ausreichend Anlass gehabt hätte, spätestens zusammen mit der Beschwerdebegründung seine Position bezüglich der Klarheit des vorliegenden Anspruchs 1 zu überdenken und entsprechende Einwände einzureichen. Dies wäre im Hinblick auf die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Verfahren, das die Beteiligten verpflichtet, alle Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so frühzeitig und vollständig wie möglich einzureichen (Art. 12 (2) VOBK), und auch aus Gründen der Fairness gegenüber dem Beschwerdegegner (Patentinhaber), für den so rechtzeitig wie möglich ersichtlich sein soll, in welchem Umfang das Streitpatent angefochten wird und welche Gründe dafür sprechen, geboten gewesen. Die Kammer ließ diesen Einwand nach Art. 13 (1) VOBK sowie Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007 nicht in das Verfahren zu.

(ii) Reaktion auf vom Patentinhaber vorgelegte neue Beweismittel 

In T 23/17 hielt die Kammer im Rahmen der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK das Vorbringen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) für plausibel und nachvollziehbar, dass die Einreichung neuer Dokumente (nach Einreichung der Beschwerdebegründung, aber vor der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung) in Reaktion auf die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) in seiner Beschwerdeerwiderung vorgelegten Versuchsdaten erfolgte und damit "zur Lösung der von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise aufgeworfenen Fragen" im Sinne von Art. 13 (1) VOBK. Die Kammer vermochte nicht zu erkennen, dass es einen Grund gegeben hätte, diese Dokumente zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens einzureichen.

Auch in T 446/16 wurde der Versuchsbericht D35 vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) nach seiner Beschwerdebegründung aber vor der Ladung eingereicht, um die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Versuchsergebnisse D33 des Beschwerdegegners (Patentinhabers) zu widerlegen. Die Begründung, dass diese Reaktion auf D33 nicht früher hätte eingereicht werden können, überzeugte die Kammer. Sie befand, dass dem Beschwerdeführer nicht verwehrt werden könne, auf diese Weise zu versuchen, die Ergebnisse von D33 in Zweifel zu ziehen.

Siehe aber auch T 2688/16 als Beispiel für einen Fall, in dem die Versuchsberichte, deren späte Einreichung nicht ausreichend begründet war, nicht zugelassen wurden (s. Kapitel V.A.4.4.4 b)).

In T 1759/17 reichte der Beschwerdeführer (Einsprechende) neue Unterlagen ein, mit denen er unmittelbar auf die vom Beschwerdegegner vorgelegte Beschwerdeerwiderung und insbesondere auf die neuen Beweismittel reagierte. Da der Beschwerdegegner (Patentinhaber) keine Einwände gegen die Zulassung dieser Unterlagen erhob, beschloss die Kammer, sie zum Verfahren zuzulassen.

(iii) Reaktion auf neue Anspruchsanträge, die mit der Erwiderung eingereicht wurden, nachdem der Einspruch zurückgewiesen wurde 

In der Sache T 1038/18 reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) mit seiner Beschwerdeerwiderung neue Anträge ein. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) trug in seiner Replik erstmalig im Verfahren vor, dass die Priorität des Patents nicht wirksam in Anspruch genommen worden sei und dass folglich Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Dokumenten D1 und D3 beruhe, wobei letzteres in Anbetracht des ungültigen Prioritätsanspruchs den Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ darstelle. Der Hilfsantrag 2 entsprach aber den Ansprüchen eines bereits im erstinstanzlichen Verfahren gestellten Antrags. Der Beschwerdegegner argumentierte daher, dass der neue Angriff früher hätte erfolgen müssen, doch die Kammer stimmte dem nicht zu. Sie verwies darauf, dass der Einspruch von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen worden war und der Beschwerdeführer daher in den Beschwerdegründen lediglich substantiiert vortragen musste, warum er die von der Einspruchsabteilung in Bezug auf das Patent in seiner erteilten Fassung angeführten Gründe für nicht überzeugend hält. Die Frage der Gültigkeit der Priorität und des Status des Dokuments D3 als Stand der Technik wurde erst relevant, als der Beschwerdegegner daraufhin in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung die geänderten Ansprüche des Hilfsantrags 2 einreichte.

(iv) Notwendigkeit der Erwiderung auf einen detaillierten Vortrag des Patentinhabers in seiner Beschwerdebegründung 

In T 329/16 verwies die Kammer auf Art. 12 (3) VOBK und kam zu dem Schluss, dass für den Einsprechenden die Obliegenheit bestanden hätte, seine Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit in seiner Beschwerdeerwiderung substantiiert vorzutragen, obwohl die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 verneint hatte. In diesem Zusammenhang war zu berücksichtigen, dass der Patentinhaber in seiner Beschwerdebegründung zur Frage der Neuheit des betreffenden Gegenstands eingehend vorgetragen hatte. Im Hinblick auf diesen Vortrag konnte der Einsprechende nicht darauf vertrauen, dass sich die Kammer der Auffassung der Einspruchsabteilung anschließen würde.

(v) Neue Angriffslinien basierend auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichten Dokumenten  

In T 256/17 musste die Kammer entscheiden, ob sie zwei neue auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegründete Angriffslinien gegen Anspruch 1 des Patents wie erteilt zuließ, die der Beschwerdeführer (Einsprechende) auf die Erwiderung des Beschwerdegegners hin eingereicht hatte. Beide Linien stützten sich auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen, wobei eine der Angriffslinien die erstmalige Kombination zweier zuvor als nächstliegender Stand der Technik erörterter Dokumente beinhaltete und die andere ausgehend von einer bekannten Kombination eine abweichende technische Aufgabe zugrunde legte. Der Beschwerdeführer begründete nicht, warum er diese Einwände erstmals nach Einreichung der Beschwerdebegründung erhob, und auch die Kammer konnte keine Gründe erkennen. Sie wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer durch seine Vorgehensweise verhindert hatte, dass der Beschwerdegegner während des Einspruchsverfahrens auf den Angriff reagieren und die Einspruchsabteilung über die Sache entscheiden konnte. Mit seiner verspäteten Einreichung hatte der Beschwerdeführer die Kammer und den Beschwerdegegner mit einem neuen Vorbringen ("fresh case") konfrontiert, was dem eigentlichen Ziel des Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft (vgl. Art. 12 (2) VOBK). Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen auszuüben, die neuen Angriffslinien nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 12 (2), (4) VOBK 2007, Art. 25 (2) VOBK und Art. 13 (1) VOBK, Art. 25 (1) VOBK).

(vi) Verteidigung, die vor der Einspruchsabteilung hätte vorgebracht werden müssen 

In T 1303/18 entschied die Kammer, die Verteidigung des Beschwerdeführers (Patentinhabers), die dieser erstmals nach Einreichung der Beschwerdegründe und der Erwiderungen unter Berufung auf das Recht auf Teilpriorität vorgebracht hatte, nicht zum Verfahren zuzulassen. Der Beschwerdeführer hatte argumentiert, dass dem Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß der Entscheidung G 1/15 zumindest eine Teilpriorität von D49 zustehen sollte. Die Kammer wies darauf hin, dass die Beschwerdegegner bereits in ihren Einspruchsschriften Einspruch gegen die Gültigkeit der beanspruchten Priorität von D49 erhoben hatten. Die Entscheidung G 1/15 wurde im Amtsblatt des EPA veröffentlicht, bevor die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stattfand. Somit hätte die Verteidigung des Beschwerdeführers, die ein Recht auf Teilpriorität beanspruchte, spätestens in die Beschwerdebegründung aufgenommen werden können und müssen. Außerdem handelte es sich bei der neuen Verteidigung nicht nur um die Darlegung eines neuen Arguments zur Auslegung des Rechts; vielmehr enthielt sie eine neue Tatsachenbehauptung. Die Kammer beschloss, sie nicht zum Verfahren zuzulassen, da die erforderliche neue Tatsachenfeststellung komplex gewesen wäre und der Beschwerdeführer keine Rechtfertigung für diese späte Änderung geliefert hatte.

(vii) Allgemeines Fachwissen 

In T 2741/19 ließ sich die Kammer nicht von der Begründung des Beschwerdeführers (Einsprechenden) überzeugen, dass das Dokument erst bei der Vorbereitung des Einspruchs gegen ein Patent aufgefunden worden sei und aus einer Teilanmeldung stamme, die in Verbindung mit dem vorliegenden Patent eingereicht wurde. Die Kammer wies darauf hin, dass das Dokument öffentlich zugänglich war. Auch das Argument des Beschwerdeführers, das Dokument sei als Beweis für das damalige allgemeine Fachwissen der Fachperson vorgelegt worden, ließ die Kammer nicht gelten. Selbst wenn es sich um allgemeines Fachwissen handelte, bedeutet dies nicht, dass es zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens eingereicht werden kann. Nachweise zum allgemeinen Fachwissen können nur dann in einem späteren Stadium eingereicht werden, wenn sie der Untermauerung einer bereits vorgetragenen Argumentation dienen.

In T 1333/20 vertrat die Kammer die Auffassung, dass der Beschwerdegegner (Einsprechende) sein vollständiges Beschwerdevorbringen, einschließlich des behaupteten Nachweises zum allgemeinen Fachwissen für die Untermauerung seiner Einwände gegen das Patent in seiner erteilten Fassung wegen unzureichender Offenbarung, zumindest bei der Formulierung seines Beschwerdevorbringens in seiner Beschwerdeerwiderung hätte vorlegen können und müssen. Der Beschwerdeführer hatte bereits im Einspruchsverfahren und in der Beschwerdebegründung unzureichende Beweise in Bezug auf Art. 100 b) EPÜ geltend gemacht.

In T 1417/18 hingegen wurde D10, ein Lehrbuch, auf das sich der Beschwerdeführer innerhalb der von der Kammer in ihrer Mitteilung gemäß R. 100 (2) EPÜ gesetzten Frist bezog, berücksichtigt. D10 war bereits im Einspruchsverfahren vom Einsprechenden (späterer Beschwerdeführer) eingereicht, aber nicht zugelassen worden. Die Kammer war der Ansicht, dass D10 zur Bewertung des allgemeinen Fachwissens relevant sei. Zudem berücksichtigte die Kammer, dass D10 beiden Parteien bereits bekannt war. Dass D10 im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden war, erachtete sie in diesem Zusammenhang für unerheblich.

(viii) Entwicklungen in Parallelverfahren 

In T 1038/19 ließ die Kammer einen neuen Einwand der unzulässigen Erweiterung des Gegenstandes von Anspruch 1 des Hauptantrages in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK zu. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) hatte diesen Einwand vorgebracht, kurz nachdem in einem Parallelverfahren (T 1773/18) ein analoger Sachverhalt zu seinen Gunsten entschieden worden war. Die Kammer sah in den Einwänden eine adäquate Reaktion, vor allem in Hinblick auf die Entwicklungen in dem parallelen Beschwerdefall. Sie berücksichtigte auch, dass die anderen Verfahrensbeteiligten ausreichend Zeit hatten, sich mit dem Einwand auseinanderzusetzen.

Ein Gegenbeispiel ist T 1808/21. In diesem Fall legten die Beschwerdeführer 2 und 3 Präsentationsfolien und eine Zusammenstellung von Tatsachenbehauptungen, die Gegenstand anhängiger Parallelverfahren im Vereinigten Königreich waren, erst nach Einreichung ihrer jeweiligen Beschwerdebegründungen vor. Die Beschwerdeführer machten geltend, dass es unmöglich gewesen sei, diese Beweismittel in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens vorzulegen, da sie im englischen Verfahren noch nicht angeführt worden seien. Die Kammer verwies jedoch auf die Möglichkeit, die Zustimmung des Patentinhabers oder die Erlaubnis des englischen Gerichts einzuholen. Vor diesem Hintergrund war die Kammer der Überzeugung, dass keine rechtlichen Hindernisse vorlagen und dass es vielmehr die Entscheidung der Beschwerdeführer war, die Unterlagen nicht früher vorzulegen.

(ix) Spätes Auffinden von Dokumenten 

In T 603/21 machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung (aber vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung) neue Angriffe auf die erfinderische Tätigkeit gestützt u. a. auf zwei neue Dokumente geltend. Er argumentierte, die Dokumente seien erst kurz zuvor zufällig im Rahmen einer Recherche zu einem anderen Fall zutage getreten und prima facie relevant. Die Kammer betonte aber, dass das zufällige Auffinden als Rechtfertigung für die späte Einreichung nicht genüge, da die grundsätzliche Zulassung solcher Änderungen die Möglichkeit böte, den Verfahrensgegenstand gegenüber dem Einspruchsverfahren willkürlich auszuweiten, was dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens gemäß Art. 12 (2) VOBK zuwiderliefe. Insbesondere würde damit die Maßgabe von Art. 12 (6) VOBK ausgehebelt und etwaige diesbezügliche Versäumnisse eines Beteiligten würden einseitig zu Lasten der Gegenseite gehen. Ähnlich T 1684/17 (zusammengefasst in Kapitel V.A.4.4.6 d)) und T 2741/19 (die Tatsache, dass das Dokument nicht leicht aufzufinden war, wurde nicht als Rechtfertigung für die späte Einreichung angesehen).

Siehe aber auch T 1213/19 date: 2022-09-23 (ebenfalls in Kapitel V.A.4.4.6 c) (ii) zusammengefasst) und T 463/19 (in der die Kammer sogar auf der dritten Konvergenzstufe ein verspätet eingereichtes Dokument zuließ, das objektiv schwer auffindbar und zweifellos nicht absichtlich zurückgehalten worden war, prima facie zum Stand der Technik gehörte und prima facie sehr relevant war; zusammengefasst in Kapitel V.A.4.5.5 m)).

(x) Neues, vom Patentinhaber stammendes Dokument eingereicht vom Beschwerdeführer-Einsprechenden  

In T 533/17 machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) geltend, dass ein Plakat (D19) und zwei dazugehörige Dokumente, die nach seiner Beschwerdebegründung eingereicht wurden, berücksichtigt werden sollten, da der Beschwerdegegner (Patentinhaber) diese frühere eigene Veröffentlichung offenbar verheimlicht habe. Die Kammer stellte jedoch fest, dass R. 42 (1) (b) EPÜ den Anmelder nicht streng dazu verpflichtet, den ihm bekannten Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung anzugeben. Deshalb stellte die Nichterwähnung von D19 im Streitpatent keinen ausreichenden Grund für die Zulassung dieses Dokuments im Beschwerdeverfahren dar. Darüber hinaus hatte der Beschwerdeführer nicht überzeugend begründet, warum es bei der Vorbereitung des vorliegenden Falls in der Einspruchsphase nicht möglich war, D19 zu finden. Deshalb wurden die neuen Dokumente gemäß Art. 13 (1) VOBK und Art. 25 (3) VOBK nicht berücksichtigt.

(xi) Offenkundige Vorbenutzungen 

In T 552/18 ließ die Kammer weitere Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung, die in Reaktion auf ihre Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 vorgelegt worden waren, aus folgenden Gründen nicht zu: Diese Dokumente waren in einem sehr späten Stadium des Verfahrens eingereicht worden und warfen neue Fragen auf. Zwar hatte der Beschwerdeführer 2 (Einsprechende) begründet, warum die Dokumente erst zu diesem Zeitpunkt aufgefunden wurden, doch die Kammer vertrat die Auffassung, dass es keinen Grund gab, warum diese Dokumente nicht hätten eher bereitgestellt werden können, wenn man sich ausreichend bemüht hätte. Die Kammer kam außerdem zu dem Schluss, dass die Zulassung dieser Dokumente der in Art. 13 (1) VOBK niedergelegten Verfahrensökonomie abträglich wäre. Zudem konnten die aufgeworfenen Fragen auch mit den vorgelegten Dokumenten nicht, wie nach Art. 13 (1) VOBK erforderlich, geklärt werden. Die Kammer betonte überdies, dass die Relevanz dieser Fragen bereits im Einspruchsverfahren bekannt war.

Auch in T 1117/16 sah es die Kammer als unerheblich an, ob der Beschwerdeführer von der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung – in dieser Sache eines Dritten – tatsächlich erst einige Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung Kenntnis erlangt hatte. Sie betonte, dass die Suche nach möglichen Entgegenhaltungen in den Verantwortungsbereich des Einsprechenden fällt. Die Tatsache, dass dieser einen Stand der Technik nicht rechtzeitig entdecke, rechtfertige nicht, das Gebot der Verfahrensökonomie oder das Prinzip der Fairness gegenüber anderen Beteiligten zu missachten. Auch weitere in Art. 13 (1) Satz 4 VOBK genannte Kriterien für die Ermessensausübung sprachen nach Ansicht der Kammer gegen eine Zulassung zum Verfahren (siehe die Zusammenfassung in Kapitel V.A.4.4.6 b).

Hingegen hielt die Kammer in T 34/18 die Einreichung neuer Beweismittel zu einer Vorbenutzung (Verhandlungsprotokoll einer Technischen Abteilung des österreichischen Patentamts und schriftliche Erklärungen eines Zeugen), die das Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung belegen sollten, für zulässig nach Art. 13 (1) VOBK. Die Kammer berücksichtigte insbesondere, dass die Einspruchsabteilung vom Fehlen einer solchen Vereinbarung ausging, die Beweismittel somit prima facie relevant waren, dass die Zulassung der Verfahrensökonomie nicht abträglich zu sein schien und dass nach dem überzeugenden Vortrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers) die neuen Beweismittel nicht früher hätten vorgelegt werden können.