3. Clarté des revendications
3.10. Principes liés aux catégories de revendications
Dans la décision T 688/91, la chambre a constaté que bien que des revendications appartenant à des catégories différentes soient considérées comme étant des revendications indépendantes, il n'est pas interdit dans ce cas de renvoyer à d'autres revendications indépendantes. Toutefois, elle a estimé qu'il convient alors de préciser clairement si cette référence est destinée ou non à tenir lieu de l'exposé de caractéristiques. Dans l'affirmative, il convient par souci de clarté que cette référence tienne lieu de l'exposé de toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle il est renvoyé, dans la négative, qu'elle ne tienne lieu d'aucune d'elles.
Dans l'affaire T 410/96, qui portait sur un système de traitement de données, il se posait la question de savoir si une revendication relative à un système pouvait faire référence à une revendication de procédé. La chambre a estimé que même si la règle 29(4) CBE 1973 ne prévoit la possibilité de faire référence à une autre revendication que dans le cas où une revendication comprend toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle elle fait référence, cela n'impliquait pas obligatoirement, a contrario, qu'une référence qui ne remplissait pas cette condition n'était pas autorisée. Pour la chambre, une revendication indépendante qui tirait certaines de ses caractéristiques de revendications précédentes appartenant à une catégorie de revendications différente n'appelait pas a priori d'objection au titre de l'art. 84 CBE 1973. Par conséquent, les caractéristiques essentielles étaient incluses, par le biais de cette référence, dans la revendication en litige, si bien que celle-ci satisfaisait aux exigences de la règle 29(3) CBE 1973 (règle 43(3) CBE).
Dans l'affaire T 1722/11, une revendication se rapportant à un programme d'ordinateur stocké sur un support déchiffrable par ordinateur était définie par référence à une revendication de méthode. L'exécution de cette méthode nécessitait une interaction coordonnée entre différentes ressources d'un réseau de communication. Ces ressources étant situées à des endroits différents, éloignés les uns des autres, la chambre a considéré qu'il n'apparaissait pas clairement de quelle manière la méthode à laquelle il était fait référence pouvait être mise en œuvre seulement par un programme d'ordinateur (unique) lorsqu'il était exécuté sur un ordinateur. La revendication manquait donc de clarté.
Dans les décisions T 418/92 et T 453/90, les chambres ont confirmé qu'une revendication pouvait couvrir à la fois une activité et une entité physique, en particulier dans le cas d'inventions de procédé qui ne sont complètement exposées à la personne du métier que si les caractéristiques d'un dispositif sont incluses dans la définition. Dans l'affaire T 1046/05, la chambre a également admis la clarté d'une caractéristique de dispositif dans une revendication de procédé.
Dans la décision T 426/89 (JO 1992, 172), la chambre a décidé qu'une revendication ayant pour objet un "procédé pour faire fonctionner" un appareil ne peut être considérée comme "claire" (art. 84 CBE 1973) si les caractéristiques indiquées dans la revendication ne décrivent en fait que le mode de fonctionnement de l'appareil.
Dans la décision T 841/95, la chambre a constaté que lorsqu'une revendication portant sur un appareil visait à définir l'invention en faisant référence aux caractéristiques de l'utilisation à laquelle l'appareil était destiné, il pouvait en résulter un manque de clarté. Cependant, si l'objet de la demande est un appareil et que ce dernier ne puisse être défini avec pertinence autrement que par référence à ladite utilisation, une revendication d'appareil peut être claire dès lors qu'elle porte sur une combinaison de l'appareil et de son utilisation et qu'elle définit l'appareil sans ambiguïté.
Le fait d'introduire dans une revendication de dispositif le renvoi "en vue de l'exécution d'un procédé" ne modifie pas sa nature de revendication indépendante, en tant que catégorie distincte de celle du procédé, mais elle représente une limitation du dispositif revendiqué au sens d'une aptitude à l'exécution du procédé auquel il est fait référence (T 1017/98).
Dans l'affaire T 952/99, la revendication contenait deux aspects différents d'une revendication d'utilisation : elle définissait l'utilisation d'une entité physique particulière pour obtenir un "effet", d'une part, et élaborer un produit, d'autre part. Bien qu'une revendication d'utilisation entre normalement dans l'une ou l'autre catégorie, la chambre a estimé qu'une distinction claire et nette était impossible en l'espèce. La revendication contenait à la fois des caractéristiques d'utilisation et de procédé, et il existait une affinité technique entre l'étape additionnelle du procédé et le "cœur" de l'invention. Les caractéristiques d'utilisation et de procédé étaient donc des caractéristiques techniques de l'invention de sorte que leur combinaison n'enfreignait pas la règle 29(1) CBE 1973, qui est le critère pertinent pour apprécier dans quelle mesure la combinaison d'une revendication d'utilisation avec des caractéristiques de procédé est admissible du point de vue de la clarté. La chambre a établi une distinction par rapport à la décision T 796/91, dans laquelle il avait été considéré que la combinaison hétérogène de caractéristiques de procédé et d'utilisation rendait la revendication fondamentalement ambiguë. Cette affaire concernait la combinaison d'une revendication de procédé et d'une revendication d'utilisation sans aucune revendication de procédé. Contrairement au cas d'espèce, les caractéristiques de procédé n'avaient apparemment pas d'affinité avec les caractéristiques d'utilisation, ce qui rendait impossible de réunir ces deux types de caractéristique technique dans une même revendication.
Dans l'affaire T 921/11, la chambre a estimé que les revendications prises dans leur ensemble et interprétées à la lumière de la description étaient dépourvues de clarté quant au sens du terme "système", et ce au point que la personne du métier n'était en mesure de reconnaître ni la nature de l'objet revendiqué ni la catégorie à laquelle appartenait la revendication 1.
S'agissant des particularités des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, voir le présent chapitre, II.A.7.
- T 1096/23
In T 1096/23 opponent 1 (appellant) raised among other things a clarity objection against auxiliary request 2. In this request, features of granted claim 6, which had originally been disclosed only as a dependent method claim, had been included in the independent apparatus claim 11. Opponent 1 submitted that clarity of these features had to be assessed, since G 3/14 did not apply when the category of the (dependent) claim was changed. As there was no disclosure of an apparatus which was configured to carry out these method steps, it was unclear how the method steps were implemented in the apparatus. Therefore, the subject-matter of independent apparatus claim 11 did not meet the requirements of Art. 84 EPC.
The board agreed with the patent proprietor (appellant) that according to G 3/14, when "complete dependent claims" have been added to the corresponding independent claim, the patent must not be examined for compliance with the requirements of Art. 84 EPC. But the board agreed with the reasoning of opponent 1 that this did not apply in the present case to the implementation of the method of the dependent method claim in the apparatus defined in claim 11. However, when a complete granted dependent claim is incorporated into an independent claim of another category (here: method step -> method step carried out by an apparatus), then only the amendments related to the change of category can be examined for clarity under G 3/14.
The board held that in the case of a sub-step of a method, which was (implicitly) executed in a computer program, it made no difference for the purposes of clarity whether this method step was part of a (computer-implemented) method or was implemented in computational means in an apparatus claim, so that no ambiguity could arise. Consequently, adding the features of the original dependent method claim 6 to the wording of apparatus claim 11 did not result in any ambiguity for the skilled person. Claim 11 of auxiliary request 2 met the requirements of Art. 84 EPC.