b) Signification de l'expression "sélection dans deux listes" 

La chambre dans l'affaire T 1374/07, se référant à la décision T 811/96, a énoncé qu'une sélection de deux composants (en l'espèce des graisses et des enzymes) d'une liste est en fait équivalente à une sélection dans deux listes identiques (cf. également T 2375/09 et T 1506/13). Par conséquent, la chambre a conclu que l'ajout de la caractéristique "graisses et enzymes" dans la revendication 1 contrevenait à l'art. 123(2) CBE).

Dans l'affaire T 197/08, la chambre a indiqué que la caractéristique "EIF à titre d'ingrédient actif unique" n'était pas mentionnée en tant que telle dans la demande initiale. L'intimé (opposant) avait fait valoir que l'introduction des termes "à titre d'ingrédient actif unique" en combinaison avec l'EIF, qui était sélectionné dans un groupe de composés dont il n'était pas l'ingrédient actif préféré, constituait une sélection non admissible à partir de deux listes. La chambre a estimé que l'EIF était sélectionné à partir d'une liste de six ingrédients actifs particulièrement préférés dans le cadre d'une monothérapie (à titre d'ingrédient actif unique), laquelle était de facto l'unique mode d'administration envisagé dans la demande initiale. La caractéristique ne résultait donc pas de deux sélections à partir de listes différentes, puisqu'en principe, il n'était nécessaire d'opérer qu'une seule sélection, à savoir la sélection d'EIF, pour parvenir à ladite caractéristique. Par conséquent, il était satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire T 236/08, la caractéristique qui était énoncée dans la revendication 1, et selon laquelle la composition était "appropriée pour une administration par inhalation", ne figurait pas dans les revendications déposées à l'origine. Cette caractéristique était toutefois mentionnée dans une liste présente dans la description, en tant que mode d'administration parmi plusieurs autres modes possibles. Or, cela impliquait notamment que la combinaison de l'objet de la revendication 1 avec l'objet d'une des revendications dépendantes, qui était lui aussi le résultat d'une sélection parmi différentes possibilités, constituerait une sélection non admissible dans des listes multiples.

Selon la chambre dans l'affaire T 2134/10, il n'y avait pas de combinaison de caractéristiques indépendantes issue de deux listes. La chambre a constaté qu'un degré spécifique d'identité de séquence (dans la revendication 1(d) : "au moins 95%") n'était pas une propriété qui, en combinaison avec une molécule particulière choisie dans le tableau 1 (décrivant 113 cadres de lecture ouverts codant pour des peptides potentiellement antigéniques de S. pneumoniae), permettait d'individualiser une molécule particulière ou conférer des propriétés à l'objet revendiqué ne pouvant être dérivées directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire T 1581/12, la revendication 1 visait une combinaison de séquences SEQ ID NO 4, 6 avec une longueur de fragment de "20 acides aminés consécutifs ou plus" et une sélection de ces fragments contenant un épitope de ces séquences. Dans la demande antérieure, les séquences SEQ ID NO 4, 6 ont été divulguées en tant que membres d'une liste de plusieurs centaines de séquences. De même, la longueur de fragment indiquée dans la revendication 1 a été divulguée dans la demande antérieure dans une longue liste de longueurs à sélectionner "en fonction de la séquence particulière". La chambre, faisant une distinction entre l'affaire qu'elle instruisait et les affaires T 583/09 et T 2134/10, a fait observer qu'une personne du métier comprendrait que les valeurs de la longueur de fragment divulguées dans la demande antérieure s'appliquent à chacun des membres de la liste des séquences d'acides aminés divulguées (SEQ ID NOs), dans lequel la longueur supérieure de ces fragments variait "en fonction de la séquence particulière" ; la liste des longueurs de fragments n'était en réalité pas indépendante de la liste des séquences d'acides aminés. La combinaison de la valeur "20 acides aminés consécutifs ou plus" avec les séquences d'acides aminés SEQ ID NOs 4, 6 ne limite donc que la divulgation originale dans la demande antérieure. Cette limitation n'a pas créé de nouvel objet.

Dans l'affaire T 119/15, une distinction a été faite par rapport à l'affaire T 1511/07 (cf. résumé au point a) ci-dessus), puisqu'elle n'avait pas pour objet des listes au sens de la décision T 1511/07. De même, dans l'affaire T 2695/16, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel la combinaison des modifications résultait d'une sélection dans deux listes de composés.

Dans l’affaire T 1442/19, la chambre a fait observer que le concept de listes n’exige pas qu’une liste présente un format particulier. L’aspect crucial est l’information transmise à la personne du métier. Si la personne du métier est confrontée à une indication d’éléments de même préférence, cette indication d’éléments constitue une énumération ou une liste. La présente affaire T 1442/19 se distingue de T 2635/18, où la chambre avait estimé que le fait de partir du mode de réalisation d’une revendication dépendante de la demande telle que déposée ne constituait pas une sélection. Or, s’agissant de cette revendication dépendante, il n’existait pas d’autres revendications dépendantes au regard desquelles une sélection aurait dû être opérée, contrairement à l’affaire T 1442/19, où les revendications 19 à 21 constituaient une liste. La chambre a estimé que le simple fait que le cobicistat était individualisé dans la revendication 20 ne pouvait pas être compris comme un indice en faveur de ce composé, comme le prétendait l’intimé; ce point de vue aurait éventuellement pu être accepté si le cobicistat avait été le seul composé mentionné dans les revendications.

En ce qui concerne la longueur de la liste, voir l’affaire T 1442/19, où la chambre a considéré que même l’existence de listes jugées très courtes ne rendait pas une sélection superflue, alors que dans la décision T 2037/17, la chambre avait estimé que la sélection de deux options indépendantes et individuelles à partir d’une liste très courte ne générait aucun enseignement nouveau.