a) Principes 

Dans l'affaire T 727/00, la chambre a considéré deux listes de caractéristiques et la combinaison d'un élément de chacune d'elles, qui ne reposait sur aucune indication de la demande telle que déposée ; la chambre a estimé que l'objet de la revendication résultant d'une telle combinaison était logiquement compris dans la demande telle que déposée, mais qu'elle n'y était pas divulguée sous cette forme spécifique. Rien que pour cette raison, la revendication 1 de la requête principale n'avait pas de fondement dans la description et enfreignait l'art. 123(2) CBE. Voir aussi T 714/08, T 1267/11 et T 3035/19.

Selon la décision T 1621/16, il est de jurisprudence constante que les modifications basées sur des sélections arbitraires multiples à partir de listes constituent, dans certaines circonstances, une extension du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'art. 123(2) CBE. La chambre a toutefois noté que la plupart des décisions suivant cette approche bien établie concernaient des modifications basées sur des listes de variantes non convergentes. La chambre a estimé que les sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes ne doivent pas être traitées de la même manière que les sélections effectuées à partir de listes de variantes non convergentes (cf. résumé de cette décision au point d) ci-dessous). Voir également T 1133/21.

Dans l'affaire T 1937/17, la chambre a estimé que, hormis pour les fins envisagées dans la décision G 1/93 (JO 1994, 541), la "contribution technique" n'est pas pertinente lorsqu'il est statué sur l'admissibilité de modifications au regard de l'art. 123(2) CBE. L'unique critère qui doit être appliqué est en réalité la "norme de référence" exposée dans la décision G 2/10 (JO 2012, 376). Voir aussi T 795/21.

Dans la décision T 1511/07, la chambre a constaté que bien que la sélection de valeurs limites explicitement divulguées définissant plusieurs (sous-)intervalles dans le but de former un sous-intervalle (plus étroit) n'était pas contestable au titre de l'art. 123(2) CBE lorsque les intervalles appartiennent à la même liste, la combinaison d'un intervalle individuel pris dans cette liste avec un autre intervalle particulier issu d'une seconde liste et se rapportant à une autre caractéristique n'était pas considérée comme divulguée dans la demande telle que déposée, sauf si une telle combinaison était clairement suggérée (T 1731/18, T 1408/21, T 1050/22). Selon la décision T 1149/20, il est de jurisprudence constante qu'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement de manière séparée ou sélectionnées à partir de plusieurs listes est malgré tout susceptible d'être déduite directement et sans ambiguïté de la demande initiale si celle-ci comporte, de manière explicite ou implicite, des indications ("pointers") concernant cette combinaison précise. Des décisions appliquant ce critère sont traitées ci-dessous au chapitre II.E.1.6.2c).

Dans l'affaire T 783/09, la chambre a considéré que, dans le cas d'espèce, la personne du métier reconnaîtrait directement et sans ambiguïté 44 combinaisons spécifiques, dont les trois combinaisons "de base" mentionnées dans la revendication 1. La chambre s'est référée à la décision T 12/81 (JO 1982, 296, où ce critère a été utilisé dans le contexte de la nouveauté ; cf. également ci-dessus chapitre I.C.6.2.), selon laquelle si "la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau". La chambre a noté que compte tenu de l'emploi du terme "peut", la présentation d'un objet donné sous forme d'éléments choisis dans des listes n'empêche pas nécessairement la divulgation directe et non ambigüe de cet objet. Par conséquent, pour déterminer si un tel objet a été divulgué ou non, il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et de répondre en définitive à la question de savoir si pour la personne du métier cet objet découle clairement et sans ambiguïté du document pris dans son ensemble.

Dans l'affaire T 1710/09, la chambre a toutefois souligné que, conformément à la jurisprudence constante, le terme "peut" tel qu'il est employé dans la décision T 12/81 doit être compris dans le sens de "doit". Étant donné les conséquences qui découlent d'une libre interprétation de ce terme, telle qu'elle a été faite dans la décision T 783/09, il est à craindre que l'on ne puisse, dans ces conditions, garantir l'uniformité de la procédure d'évaluation de la divulgation.

Dans l'affaire T 1255/18, par référence à T 783/09, la chambre a souligné que même si la jurisprudence a développé des principes tels le "principe des deux listes", les conditions énoncées ne constituent pas des exigences supplémentaires ou alternatives, et représentent seulement une aide dans certains cas pour vérifier s'il était satisfait à la "norme de référence" ("gold standard"). La question fondamentale à trancher était donc de savoir si la combinaison revendiquée de caractéristiques pouvait être considérée par la personne du métier comme pouvant être déduite directement et sans ambiguïté du contenu global de la demande initiale telle que déposée.

Dans l'affaire T 3035/19, la chambre a considéré que, même si la notion de sélection à partir de deux listes n'est pas destinée à remplacer la "norme de référence", elle donne une orientation précieuse et est largement appliquée dans la jurisprudence pour l'évaluation des ajouts d'éléments ainsi que de la nouveauté (cf. T 12/81, JO 1982, 296, et JCR, 9^e éd. 2019, I.C.6.2). Par conséquent, la chambre, rappelant qu'il est important d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation aux fins des art. 54 et 123(2) CBE (cf. G 2/10, JO 2012, 376, citant la décision G 1/03, JO 2004, 413), et par là même aux fins de l'art. 76(1) CBE, a estimé qu'il n'est pas indiqué de s'écarter de ce critère établi pour les inventions de sélection lorsque la question de l'ajout d'éléments est évaluée. La chambre a souligné que la combinaison de caractéristiques résultant de sélections à partir de deux listes ou plus, ou se rapportant à des modes de réalisation distincts, n'avait pour effet d'ajouter des éléments qu'en l'absence d'indication relative à ("pointer to") cette combinaison particulière. En d'autres termes, il faut appliquer la notion de sélection dans des listes en tenant dûment compte du contenu global de la demande antérieure telle que déposée.

Dans l’affaire T 2171/21, la chambre a retenu que les considérations sur une sélection à partir de plusieurs listes n’étaient pas censées remplacer la "norme de référence" ("gold standard") (G 2/10, point 4.3 des motifs). Un aspect également évoqué dans G 2/10 était que toute modification qui aurait "pour effet de délimiter un composé ou groupe de composés particulier non mentionné spécifiquement ni divulgué au moins de manière implicite" reviendrait à "ajouter des éléments" (point 4.5.4 des motifs). La chambre a estimé que la revendication 1 de l’affaire en cause effectuait précisément une individualisation d’une combinaison de caractéristiques, puisque la demande antérieure telle que déposée ne contenait pas de préférence ou d’indice en faveur des caractéristiques combinées ou de la combinaison choisie. Le motif d’opposition de l’art. 100c) CBE empêchait donc le maintien du brevet.